신청인: System 48 Plus, Inc., 미국, 플로리다주, 리베라 비치 (Riviera Beach, Florida, United States of America)
신청인의 대리인: Christopher & Weisberg, P.A., 미국
피신청인: Kil Tae Hwang, 대한민국, 대구 (Daegu, Republic of Korea) 2. 도메인이름 및 등록기관
분쟁의 대상이 된 도메인이름은 이고(이하 “분쟁도메인이름”이라고 함), 분쟁도메인이름은 Korea Information Certificate Authority Inc. d/b/a DomainCa.com에 등록되어 있다. 3. 행정절차개요
신청인은 분쟁해결신청서를 2011년 2월 18일 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 함)에 제출하였으며 센터는 2011년 2월 18일에 Korea Information Certificate Authority Inc. d/b/a DomainCa.com에게 분쟁도메인이름과 관련하여 등록인 확인을 요청하는 이메일을 발송하였다. 2011년 2월 21일 Korea Information Certificate Authority Inc. d/b/a DomainCa.com은 센터에 이메일로 보낸 답변을 통해서 피신청인이 등록인으로 기재되어 있음을 확인하고 등록인의 연락처를 제공하였다. 신청인은 분쟁해결신청서에 절차상 흠결이 있다는 센터의 통지에 대한 답변으로서 분쟁해결신청서의 수정본을 2011년 3월 2일 센터에 제출하였다.
센터는 2011년 2월 28일에 절차상 언어를 통지하여 절차상 언어에 관한 당사자들의 의견을 구하였다. 이에 따라 신청인은 2011년 3월 2일 행정절차를 영어로 진행할 것을 요청하였고 피신청인은 2011년 3월 5일 행정절차를 한국어로 진행할 것을 요청하였다. 센터는 2011년 3월 10일 당사자들에게 절차규칙 제11조에 따라 추후 선임될 패널이 절차상 언어를 결정할 권한이 있음을 통지함과 아울러 센터가 1) 영문으로 제출된 분쟁해결신청서를 접수하고 2) 영문 또는 국문으로 제출된 답변서를 접수할 것이며 3) 가능한 경우, 두 언어 모두에 능통한 패널위원을 선정하기로 결정했다는 사실을 통지하였다.
센터는 분쟁해결신청서와 그 수정본이 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 “규정”이라 함), 규정에 대한 절차규칙 (이하 “절차규칙”이라 함) 및 규정에 대한 WIPO보충규칙(이하 “보충규칙”이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.
센터는 절차규칙 제2조(a)항 및 제4조(a)항에 따라 2011년 3월 10일 분쟁해결신청서가 접수된 사실을 피신청인에게 공식적으로 통지하고 행정절차를 개시하였다. 그리고 절차규칙 제5조(a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감일은 2011년 3월 30일이었다. 피신청인은 2011년 3월 30일에 센터에 답변서를 제출하였다.
신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 남호현 변리사를 위촉하였고 패널위원으로서의 수락 성명서 및 공평성과 독립성의 선언서를 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2011년 4월 8일 패널을 적법하게 구성하였다.
행정패널은 양 당사자의 절차상 언어에 관한 주장을 검토한 후 절차상 언어를 영어로 하여 달라는 신청인의 요청에 대한 주장과 자료의 근거가 불충분하여 피신청인이 영어로 접수된 분쟁해결신청서를 이해할 충분한 능력이 있다고 인정할 수 없는 바 절차상 언어를 영어로 결정할 수 없다고 판단하고 절차규칙 제11조의 규정에 따라 등록약관상의 언어인 한국어를 본 절차의 언어로 결정하였다. 이에 따라, 행정패널은 2011년 4월 12일 행정패널 제1차 절차명령을 발부하여 신청인에게 분쟁해결신청서 본문의 한국어 번역본을 2011년 4월 22일까지 제출할 것을 명령함과 동시에 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 날짜를 센터가 분쟁해결신청서의 한국어 번역본을 접수 확인한 날로부터 7일까지로 연기하였고 또한 행정패녈의 결정문의 마감일을 2011년 5월 9일까지로 연기하였다.
동 절차 명령에 따라 신청인은 분쟁해결신청서의 한국어 번역문을 제출 기한 내인 2011년 4월 21일 센터에 제출하였다. 센터는 2011년 4월 26일 그 접수 확인을 하고 분쟁해결신청서의 번역문을 피신청인에게 송부함과 동시에 피신청인이 추가 답변서를 제출하고자 할 경우 그 마감일은 2011년 5월 3일임을 통지하였다. 피신청인은 2011년 5월 3일 추가 답변서를 제출하였다. 4. 사실관계
신청인은 미국 소재 회사로서 미국 특허상표청에 다음의 서비스표(이하 “신청인의 서비스표”)를 등록하여 두고 있다.
서비스표: 2 FIND
등록번호: 2,452,662
지정서비스:
제35류: 정보 분야 즉, 명칭, 주소, 전화 번호 등의 컴퓨터상의 온라인 소매 서비스업
제42류: 개인의 위치 및 기업 연락처, 전화번호 및 웹주소의 조사업
등록일: 2001년 5월 22일
최초사용일: 1999년 6월 15일
피신청인은 한국에 거주하는 개인이다.
분쟁도메인이름은 2001년 12월 10일에 등록되었다. 5. 당사자들의 주장 A. 신청인의 주장
첫째, 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 보유하는 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
둘째, 신청인은 피신청인에게 신청인의 상표나 서비스표를 사용하도록 허락한 바가 없고 2010년 4월 16일 신청인은 피신청인에게 신청인의 권리를 통지하는 서한을 발송하였으나 아무런 답변을 받지 못했으며, 피신청인은 분쟁도메인이름으로 널리 알려져 있지도 않으며, 분쟁도메인이름을 공정하게 사용하고 있지 않으며, 오히려 피신청인은 분쟁도메인이름으로 사용하는 웹사이트를 신청인을 찾는 고객과 일반 사용자를 유인하기 위해 사용하고 있으므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 관하여 여하한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 아니하다.
셋째, 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록한 이후 10년 동안 분쟁도메인이름을 의도적으로 신청인의 서비스와 유사한 서비스를 제공하는 데 사용하여 소비자를 혼동하게 하였으며 분쟁도메인이름을 합법적으로 사용하고자 하는 어떠한 노력도 하지 않았으며, 피신청인은 분쟁도메인이름을 싸이버스쿼팅을 위해서만 등록한 것으로 보이며, 신청인의 서비스표가 피신청인의 분쟁도메인이름을 사용하는 웹사이트에서 사용되고 있고 신청인이 피신청인에게 신청인의 권리를 통지한 이후에도 분쟁도메인이름을 계속해서 사용하고 있는 것으로 보아 피신청인이 신청인의 서비스표를 알고 있었던 것이라는 점에서 피신청인은 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록 및 사용하고 있는 것이다.
따라서 분쟁도메인이름은 신청인에게 이전되어야 한다. B. 피신청인의 주장
피신청인의 최초 답변서 및 그 추가 답변서에서의 주장은 다음과 같다.
첫째, 피신청인은 “to + find” 즉 “찾기”를 연상하는 “2 find” 라는 일반적인 단어의 조합이 마음에 들어 순수한 목적으로 개인적으로 작명한 것이며 이를 분쟁도메인이름으로 등록한 이후 사업성이 좋게 평가되지 않아서 분쟁도메인이름을 사용한 사업을 전개하고 있지는 않으나 그 등록을 유지하고 있다.
둘째, 피신청인은 분쟁도메인이름의 웹사이트 운영의 모습을 갖추기 위해 일일 방문자 데이터 등도 분석을 해주는 “”에 링크를 하여 두었다.
셋째, 피신청인은 2005년 6월 18일에 신청인의 상표권에 관한 통지문을 수신하였으나 그 서비스표권의 내용이 무엇인지 표시되어 있지 않았으며 피신청인이 어떻게 대처해야 하는지도 알지 못하였는데 이는 신청인이 영어를 사용하는 외국인이라 의사소통에 제한이 있었기 때문이다. 그 이후에는 신청인으로부터 어떠한 편지나 이메일도 수신한 바가 없다.
넷째, “”을 이용하여 분쟁도메인이름의 웹사이트의 방문자를 조사 분석한 결과 2006년 4월 2일부터 이 사건 답변서 작성일까지 하루 평균 2.65명의 방문자를 기록하였다.
다섯째, 신청인은 신청인의 상표권 등록이 분쟁도메인이름의 등록일보다 앞선다고 주장하지만 피신청인은 상표권을 어떻게 검색하는지 이해하지 못하고 있었으며 신청인의 서비스표가 존재하는지 조차 알지 못하였다. “”에서 “2find”를 검색하여 보면 그 결과물이 신청인과 관련성이 있는지 전혀 알 수 없으며, 신청인의 상표는 피신청인과 같은 일반인에게는 잘 알려지지 않은 생소한 것이다. 이는 “”을 통한 분석 결과 나타난 극도로 적은 일일 방문자의 수를 보아도 알 수 있다. 극도로 적은 일일 방문자마저 신청인의 상표를 인지하고 있기 때문이라기 보다는 분쟁도메인이름의 “to + find” 즉 “찾기"라는 일반명칭 때문으로 판단된다.
여섯째, 피신청인은 분쟁도메인이름 등록 당시는 물론이고 2005년 6월 18일 신청인으로부터 자신의 권리에 관한 통지문을 받은 이후 현재까지도 신청인이 무엇을 하는 회사인지 그 권리의 범위가 무엇인지조차 이해를 못하고 있다. 피신청인은 분쟁도메인이름을 판매하고자 하는 시도도 하지 않았다. “”에 링크를 걸어둔 목적은 방문자 분석과 웹사이트 운영의 모습을 갖추기 위한 것이지 수익을 올리고자 하는 의도는 없었다. 실제 2006년 4월 2일부터 이 사건 답변서 작성일까지 “”으로부터 제공받은 금액은 총액 미화 22.96달러로 한 해 평균 미화 4.592달러인 바 이는 도메인이름 갱신등록비용에도 미치지 못한다. 이러한 여러 사실로 보아서도 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록한 것이 아니며 부정한 목적으로 소유하고 있는 것도 아니다.
따라서, 신청인의 주장은 근거가 없는 것이므로 기각되어야 한다. 6. 검토 및 판단
규정 제4조 (a)항에 의하면 신청인은 다음 세가지를 모두 입증하여야 한다.
(i) 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 분쟁도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것
(ii) 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것
(iii) 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것 A. 상표와 도메인이름의 동일·유사성
분쟁도메인이름의 구성 중 “.com”은 일반최상위도메인이름의 명칭에 해당하여 상표로서의 식별력이 없는 부분이므로 상표와 도메인이름의 동일 또는 유사성 여부 판단시 이 부분을 제외하고 판단하여야 할 것이다. 이 부분을 제외하면 신청인의 서비스표는 분쟁도메인이름과 동일하므로 분쟁도메인이름은 신청인의 서비스표와 전체적으로 혼동을 일으킬 정도로 유사하다. B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익
신청인은 피신청인에게 신청인의 상표의 사용을 허락한 바도 없고 피신청인이 분쟁도메인이름으로 알려진 바도 없으며 피신청인이 분쟁도메인이름을 정당하게 사용하고 있지도 아니하므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다고 주장하고 있고 이에 대하여 피신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 관하여 상표, 상호 등 권리나 정당한 이익을 가지고 있음을 반증하지 못하고 있으므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있다고 할 수 없다. C. 피신청인의 부정한 목적
신청인의 미국에서의 서비스표 등록일은 2001년 5월 22일이고 동 서비스표 등록원부에 기재된 최초 사용일은 1999년 6월 15일이다. 분쟁도메인이름은 그 보다 다소 늦은 2001년 12월 10일에 등록되었다. 신청인은 신청인의 서비스표 등록일과 그 최초 사용일이 분쟁도메인이름의 등록일보다 앞선다는 점과 신청인이 피신청인에게 2005년 6월과 그 이후에 권리의 통지를 하였으므로 피신청인은 분쟁도메인이름을 신청인의 서비스표의 존재를 알고서도 부정한 목적으로 등록한 것이라고 주장하고 있다. 그러나 신청인의 서비스표 등록일과 그 최초 사용일이 분쟁도메인이름의 등록일보다 다소 앞선다는 이유만으로 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시 신청인의 서비스표의 존재를 알고 있었을 것이라고 추정할 수는 없다. 이는 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록하면서 분쟁도메인이름과 유사한 전세계의 상표 등록 여부를 검색하여야 할 의무는 없는 것이기 때문이다 (규정의 어느 부분도 피신청인이 선등록 상표의 검색을 할 의무가 있는 것으로 해석되지 않는다는 취지의 Allocation Network Gmbh v. Steve Gregory,WIPO Case No. D2000-0016 참조).
이러한 상황에서 피신청인이 분쟁도메인이름 등록 당시 신청인의 서비스표의 존재를 알고 있었을 것이라는 추정이 가능하기 위하여서는 신청인이 미국에서 사용을 개시한 서비스표가 한국에 거주하는 피신청인이 분쟁도메인이름 등록 당시 간단한 인터넷 검색만으로도 그 존재를 인식할 수 있을 만큼 적어도 어느 정도는 알려져 있었다는 사실 등 피신청인이 신청인의 서비스표의 존재를 알고 있었을 만한 정황을 입증하여야 하는데 신청인은 이러한 정황에 대해서 전혀 주장 및 입증을 하지 않고 있으므로 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시 신청인의 서비스표의 존재를 알고 있었을 것이라는 추정은 가능하지 않다. 이와 같은 추정을 더욱 어렵게 하는 것은 피신청인이 제출한 답변서 제출 당시의 “” 검색 결과 마저 “2find”라는 숫자와 문자의 조합과 신청인의 관련성을 알 수 있는 자료가 거의 발견되지 아니한 점과 분쟁도메인이름의 구성 중 “2find”가 “찾기”를 뜻하는 “to + find”의 연상어로서 일반인도 “정보검색”과 관련하여 사용할 수 있는 일반명칭에 가까운 상표로서의 식별력이 비교적 약하다는 점이다.
규정 제4조 (a)(iii)는 등록에 있어서의 부정한 목적과 사용에 있어서의 부정한 목적 모두의 충족을 요건으로 하고 있다 (참조: World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman,WIPO Case No. D1999-0001; Bandon Dunes L.P. v. DefaultD,WIPO Case No. D2000-0431; Interep National Radio Sales, Inc. v. Techncial Staffing Corporation,WIPO Case No. D2000-0175).
이 사건에서 신청인은 피신청인에게 권리의 통지를 한 바 있고 피신청인은 그 통지 이후에도 변함없이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 사용하고 있었다고 주장하나, 피신청인은 2005년 6월 18일에 신청인의 상표권에 관한 통지문을 수신하였음을 인정하면서도 그 통지문에는 신청인이 무엇을 하는 회사인지 그 서비스표권의 내용이 무엇인지 표시되어 있지 않았으며 그 통지문이 외국어로 되어 있어 피신청인이 어떻게 대처해야 하는지도 알지 못하였고 그 이후에는 신청인으로부터 어떠한 통신도 수신한 바가 없다고 주장하고 있는 상황에서 본 패널은 분쟁도메인이름 등록 이후에 하는 사후적 통지만으로는 분쟁도메인이름의 등록 당시의 부정한 목적을 추정하기에는 부족하다고 판단한다. 신청인이 피신청인에게 2005년 6월에 보낸 경고장의 내용에는 신청인의 서비스표 등록 번호 등 권리의 구체적인 내용을 확인할 수 있는 사항이 기재되어 있지 않았으며 피신청인의 행위가 미국법에 따라 상표권 침해에 해당한다고 경고하고 있지만 규정에 따른 분쟁해결절차에서는 상표권의 침해 여부는 판단 대상이 아니다 (권리자의 경고장에 대하여 반드시 답하여야 하는 의무가 없다는 취지의 AFMA, Inc., v. Globemedia,WIPO Case No. D2001-0558 참조).
또한 피신청인이 분쟁도메인이름의 웹사이트 운영의 모습을 갖추기 위해 일일 방문자 데이터를 분석 해주는 “”이라고 하는 광고수입사이트에 링크를 하여 두고 부수적으로 도메인이름 갱신등록비용에도 미치지 않는 1년 평균 약 미화 5달러의 수입금을 받은 사실만으로는 피신청인에게 등록에 있어서의 부정한 목적이 있었음을 추정할 수 없다.
나아가 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용한 웹사이트에서 신청인의 영업 분야와 유사한 각종 검색 카테고리를 제공하고 있고 신청인의 서비스표를 표시하는 것 역시 신청인을 찾는 고객이나 일반인을 자신의 웹사이트로 유인하는 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 사용하는 것이라고 주장하고 있으나 웹사이트에서 검색 카테고리를 제공하는 것은 인터넷 사업에 있어서 흔히 사용되는 일반적인 사용 태양이고 분쟁도메인이름은 그 구성 중 “2find”가 “to + find”즉 “찾기”의 연상어로서 일반인도 “정보검색”과 관련하여 사용할 수 있는 일반명칭에 가까우므로 신청인의 2FIND는 상표로서의 식별력이 비교적 약하다는 점을 고려하면 신청인의 주장은 설득력이 없다 (신청인의 상표등록일 또는 등록되지 않은 상표의 사용일이 분쟁도메인이름의 등록일보다 앞서는 경우에도 분쟁도메인이름 등록 당시의 부정한 목적을 인정하지 아니한 선례 참조: Gold Medal Travel Group plc v. Damir Kruzicevic,WIPO Case No. D2007-1902; Mile, Inc. v. Michael Burg,WIPO Case No. D2010-2011).
따라서 본 패널은 이 사건의 분쟁해결신청서가 규정 제4조(a)(iii)의 요건을 충족하지 못하였다고 판단한다. 7. 결정
앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 절차규칙 제 15조에 따라서 신청인의 신청을 기각한다.
남 호 현
단독패널위원
일자: 2011년 5월 7일
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