La requérante est Cho Yung (Cyprus) Ltd., Limassol, Chypre, représenté par Schillings, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Les défenderesses sont Capozil Sarl, Henri Orgilles, Narbonne, France (Défenderesse 1) et Vitalbio, José Romero, Nice, France (Défenderesse 2). 2. Nomde domaine et unitéd’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH. 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en anglais par Cho Yung (Cyprus) Ltd. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") le 24 février 2011.
Le 25 février 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 28 février 2011, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre, confirmant l’ensemble des données du litige, et précisant que la langue du contrat d’enregistrement est le français.
Parallèlement, en date du 25 février 2011, Monsieur José Romero, gérant et directeur général de la société Vitalbio, a informé le Centre par voie électronique avoir déposé en France auprès de l’INPI la marque CHO YUNG et a par conséquence déclaré s’opposer à l’utilisation de tout nom de domaine correspondant. Le Centre lui a répondu en date du 28 février 2011, l’informant que la Plainte déposée par la Requérante était en cours de vérification quant à sa conformité, et qu’une fois cette vérification réalisée, cette dernière lui serait formellement notifiée par voie électronique avec un délai de vingt jours pour y répondre.
Le 1er mars 2011, le Centre a attiré l’attention des parties sur le fait que la langue de la procédure devait en principe être celle du contrat d’enregistrement, conformément au paragraphe 11 des Règles d’application, soit le français. La plainte ayant été rédigée en anglais, le Centre invitait la Requérante à lui fournir alternativement la preuve d’un accord entre les parties prévoyant que la procédure se déroule en anglais, une plainte traduite en français ou une demande expresse et motivée justifiant que l’anglais soit retenu comme langue de la procédure.
En date du 1er mars 2011, Monsieur José Romero s’est déterminé en demandant que la présente procédure soit instruite en français.
Le 3 mars 2011, la Requérante a déposé sa plainte traduite en français, accompagnée de sa plainte initiale en anglais et de ses annexes.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 8 mars 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur.
En date du 11 mars 2011, Monsieur Philippe Cuny de la société Capozil Sarl s’est adressé au Centre afin d’indiquer que l’enregistrement du nom de domaine litigieux avait été demandé par sa société, mais qu’il aurait dû être effectué en faveur de la société Vitalbio, l’enregistrement actuel en faveur de Capozil Sarl résultant uniquement d’une erreur de la société Protec domains mandatée pour procéder à l’enregistrement.
A la suite de cette communication, la Requérante a fait parvenir au Centre le 23 mars 2011 une communication supplémentaire, affirmant que l’intervention de Monsieur Romero et de la société Vitalbio en qualité de défendeur dans ce litige nécessitait le dépôt de déterminations supplémentaires. La Requérante a dès lors complété sa Plainte par des allégations et des pièces supplémentaires à l’encontre du nouveau Défendeur Vitalbio/José Romero.
Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 mars 2011. Le défendeur a fait parvenir sa réponse le 26 mars 2011.
En date du 1er avril 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Philippe Gilliéron. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
En date du 8 avril 2011, soit après la nomination de la Commission administrative, le Défendeur Vitalbio, José Romero a fait parvenir au Centre une pièce supplémentaire relative à la procédure d’opposition dirigée par la Requérante à l’encontre de sa marque CHO YUNG, à savoir la décision rendue dans le cadre de cette procédure par l’INPI le 29 mars 2011, soit après le délai qui avait été imparti aux Défendeurs pour faire parvenir leur Réponse.
Ce document a été transmis le même jour par le Centre à la Commission administrative. 4. Les faits
La Requérante est une société chypriote immatriculée à Chypre depuis le 21 septembre 2010. Depuis son immatriculation, la Requérante a repris les activités d’une société Cho Yung (UK) Ltd, société de droit anglais et immatriculée en date du 26 octobre 2008.
La Requérante est active dans la vente du Thé Cho Yung au Royaume Uni et à travers l’Europe. La Requérante est détentrice de la marque combinée internationale IR 1063637 CHO-YUNG WEIGHT LOSS TEA, incluant un caractère chinois et une feuille verte, enregistrée le 16 décembre 2010 en classe 30 avec une date de priorité remontant au 1er décembre 2010, date de dépôt d’une demande chypriote enregistrée sous le numéro 78836.
La Défenderesse 1 est une société française active dans la création de sites Internet, représentée par Messieurs Henri Orgilles et Philippe Cuny et agissant en qualité de webmaster de la Défenderesse 2.
La Défenderesse 2 est une société de droit français représentée par son directeur et gérant unique Monsieur José Romero, enregistrée depuis 1996. Elle est active dans la vente de compléments alimentaires naturels et biologiques pour la santé et la minceur et détient la marque verbale française CHO YUNG N° 103783846, déposée le 19 novembre 2010 en classe 30.
La procédure d’opposition diligentée par la Requérante devant l’INPI à l’encontre de la marque précitée de la Défenderesse 2 a été déclarée irrecevable, selon décision rendue le 29 mars 2011 par l’INPI.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré par la Défenderesse 1 le 17 décembre 2010. Le site auquel le nom de domaine renvoie est actuellement en maintenance. 5. Argumentation des parties A. La Requérante
La Requérante allègue en premier lieu que le nom de domaine litigieux est pratiquement identique et est similaire à sa marque CHO YUNG WEIGHT LOSS TEA, ainsi qu’à sa dénomination sociale Cho Yung (Cyprus) Ltd. et à son site web . La Requérante invoque en effet la reprise des termes “Cho Yung” de sa marque qui ont un caractère distinctif, indiquant pour le surplus que le premier terme du nom de domaine litigieux “the” n’est que la traduction française du terme “tea” en anglais.
De plus, la Requérante ajoute dans sa plainte originale que la Défenderesse 1 n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, car elle ne détient aucun droit sur les termes “Cho Yung”. Selon la Requérante, elle serait le seul distributeur autorisé de Thé Cho Yung et la Défenderesse 1 ne serait pas connue sous la dénomination Cho Yung.
S’agissant de la Défenderesse 2, la Requérante allègue que cette dernière a fait une utilisation frauduleuse de la dénomination Cho Yung, et indique avoir entamé une procédure d’opposition à l’enregistrement de la marque CHO YUNG par la Défenderesse 2 en date du 17 février 2011.
Enfin, la Requérante précise que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par la Défenderesse 1 dans le but principal de perturber les activités commerciales de la Requérante, cette dernière étant de son avis la seule au monde à avoir le droit de distribuer des produits sous la dénomination “Cho Yung” et la Défenderesse 1 essayant dès lors de vendre du thé Cho Yung illégalement par le biais de ce nom de domaine.
La Requérante ajoute également s’agissant de la Défenderesse 2 que cette dernière, qui distribue désormais des produits sous la dénomination “Thé Sho Yung”, a changé le nom utilisé suite à des courriers qui lui ont été adressés par le conseil de la Requérante. De plus, la Requérante fait état de certains actes commis par la Défenderesse 2, actes qui relèveraient de la diffamation et risqueraient de porter préjudice à la Requérante. B. Les Défenderesses
La Défenderesse 1 allègue pour sa part être la société en charge de créer et mettre en ligne le site Web de la Défenderesse 2. Elle précise que c’est en cette qualité uniquement qu’elle détient des droits sur le nom de domaine litigieux.
La Défenderesse 2 indique pour sa part être active depuis 1996 dans la vente de produits bio et minceurs, et en particulier de thé pour faire maigrir. Elle indique également détenir des droits sur la dénomination “Cho Yung”, puisqu’elle a déposé la marque verbale française CHO YUNG N° 103783846 le 19 novembre 2010.
Enfin, la Défenderesse 2 mentionne les nombreuses plaintes dont fait l’objet la Requérante, en indiquant que c’est bien au contraire en réalité cette dernière qui l’empêche de développer son activité commerciale, Google ayant cessé de référencer les termes “Cho Yung” suite aux plaintes déposées à l’encontre de la Requérante. 6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir :
I) si le nom de domaine est identique à une marque de produit ou de service appartenant à la Requérante ou suffisamment proche pour engendrer la confusion; et
II) si les Défenderesses n’ont pas un droit ou un intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine; et
iii) si les Défenderesses ont enregistré et utilisé le nom de domaine avec mauvaise foi.
Dans le cas d’espèce, il importe toutefois que la Commission administrative se prononce dans un premier temps sur les questions procédurales posées par la présente cause. A. Langue de la procédure
Le Paragraphe 11(a) des Règles d’application prévoit que, sauf convention contraire, la langue de la procédure entre les parties est celle du contrat d’enregistrement. Toutefois, la Commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.
En l’espèce, il a été confirmé que le contrat d’enregistrement est le français, qui doit donc, sauf exception être la langue de la procédure.
La Requérante a toutefois déposé sa plainte en anglais, demandant à ce que la procédure soit conduite dans cette langue. La Défenderesse 2 s’est opposée à l’usage de l’anglais et la Requérante a par la suite déposé sa plainte traduite en français. La Requérante a également fait intervenir à un certain stade de la procédure des conseils français, chargés de déposer des éléments et documents supplémentaires.
La Requérante n’ayant pas apporté d’arguments suffisants pour convaincre la Commission administrative de procéder en anglais et ayant de plus procédé en français pendant la quasi-totalité de la procédure, la Commission administrative considère qu’aucun élément ne permet en l’espèce de s’écarter de la règle du paragraphe 11(a) et confirme que le français sera bien la langue de la procédure. B. Dépôts supplémentaires
Comme mentionné dans le rappel de la procédure ci-dessus, les parties ont effectué un certain nombre de dépôts supplémentaires en sus de la plainte, la plainte amendée et la réponse formelle, seuls dépôts pourtant prévus par les Règles d’application..
Le Paragraphe 12 des Règles prévoit toutefois que la Commission administrative peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, demander des informations ou documents supplémentaires à chacune des parties dans le cadre de la Procédure.
La question a été discutée par plusieurs commissions administratives de savoir si le paragraphe 12 des Règles devait être interprété comme empêchant les parties d’effectuer tout dépôt supplémentaire non sollicité par la Commission administrative en charge de la procédure.
Dans sa décision Delikomat Betriebsverpflegung Gesellschaft m.b.H. v. Alexander Lehner,Litige OMPI No. D2001-1447, la commission administrative a résumé les différentes opinions rendues à ce sujet, certaines excluant tout dépôt supplémentaire non sollicité (J.P. Morgan v. Resource Marketing,Litige OMPI No. D2000-0035) et d’autres interprétant le paragraphe 12 des Règles plus largement en considérant qu’il ne s’opposait pas à l’acceptation de dépôts supplémentaires (Viz Communications, Inc. v. Redsun dba and David Penava,Litige OMPI No. D2000-0905).
Dans le cas d’espèce, la Commission administrative choisit de faire sienne la position développée dans la décision Delikomat, à savoir qu’un dépôt supplémentaire devrait être admis suivant les circonstances du cas d’espèce, dans la mesure où ce dépôt concerne des éléments que la partie concernée ne pouvait invoquer au moment où elle a déposé son écriture ou dans le délai imparti pour ce faire.
En l’espèce, les dépôts supplémentaires en question sont : premièrement, le courrier électronique adressé au Centre par le conseil français de la Requérante en date du 23 mars 2011 afin de se déterminer sur la Défenderesse 2, laquelle ne faisait pas l’objet de sa Plainte originale et n’avait pas pris part au début de la procédure; secondement, le courrier électronique adressé au Centre par la Défenderesse 2 le 8 avril 2011 afin de communiquer une décision rendue par l’INPI le 29 mars 2011, soit après le délai qui avait été imparti à la Défenderesse pour faire parvenir sa Réponse.
Après avoir analysé le contenu des dépôts supplémentaires susmentionnés, la Commission administrative constate qu’ils ont trait à des éléments qui ne pouvaient être soulevés au moment du dépôt de la Plainte, respectivement de la Réponse. Partant, la Commission administrative considère qu’il y a lieu d’en tenir compte, dans la mesure où ces compléments d’information se révèlent pertinents pour la présente cause. C. Identité ou similitude prêtant à confusion
Conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Requérante doit en premier lieu démontrer la titularité d’une marque, puis démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à cette marque au point qu’il en résulte un risque de confusion.
En l’espèce, la Requérante invoque à l’appui de sa plainte non seulement sa marque combinée CHO YUNG WEIGHT LOSS TEA, mais également sa dénomination sociale ainsi que son nom de domaine .
Le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs se réfère expressément à la notion de “marque”. La Commission administrative est d’avis qu’il convient de s’en tenir à une interprétation littérale de ce paragraphe pour des motifs de sécurité et de prévisibilité juridique. Cette interprétation correspond d’ailleurs à celle retenus par plusieurs commissions administratives ayant considéré qu’un requérant ne pouvait se prévaloir de sa dénomination sociale en lieu et place de sa marque dans le cadre d’une procédure UDRP (voir Emmersan Granit Mermer ve Insaat Taahut Sanazi ve Ticarel A.S. v. Ibrahim Sahin, Litige OMPI No. D2004-0439, 01059 GmbH v. Vartex Media Marketing GmbH/Stefan Heisig,Litige OMPI No. D2004-0541).
La Commission administrative va donc apprécier si le critère du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est rempli sur la base de la seule marque combinée CHO YUNG WEIGHT LOSS TEA.
A cet égard, on relèvera que la dénomination “Cho Yung” est l’élément disposant d’un caractère distinctif pour le public visé par les produits concernés, ces derniers étant distribués majoritairement en Europe d’après la compréhension de la Commission administrative, auprès d’une clientèle n’étant pas en majorité chinoise.
Les autres termes de la marque, “weight loss tea”, sont en revanche purement descriptifs des effets recherchés par les produits vendus, et étant donné le large public européen comprenant un minimum l’anglais, ces termes ne revêtent pas réellement de caractère distinctif.
Le nom de domaine litigieux, reprend clairement la dénomination “Cho Yung” revêtant un caractère distinctif. Le terme “the” utilisé au début du nom de domaine litigieux, pouvant être compris comme le terme “thé” en français ou le simple article “the” en anglais, ne suffit pas à prévenir tout risque de confusion avec la marque combinée de la Requérante.
Compte tenu des explications qui précèdent, la Commission administrative considère qu’il existe bien un risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque de la Requérante. Partant, la Commission administrative considère que le critère posé par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est rempli en l’espèce. D. Droits ou légitimes intérêts
En vertu du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, la Requérante doit établir que les Défenderesses n’ont pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
S’agissant de la preuve d’un fait négatif, la Commission administrative estime que lorsqu’un requérant a allégué avec des documents à l’appui le fait que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine, il incombe au défendeur d’établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour le faire (Do The Hustle, LLC v. Tropic Web,Litige OMPI No. D2000-0624).
Le défendeur peut ainsi renverser la présomption d’absence d’intérêt légitime en démontrant un usage de bonne foi du nom de domaine litigieux, ou bien simplement la titularité d’un droit sur le nom de domaine litigieux.
En l’espèce, la Requérante invoque le fait que la Défenderesse 1 n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, puisqu’elle ne commercialise pas de produits ou services sous cette dénomination ou par le biais du nom de domaine litigieux. Quant à la Défenderesse 2, la Requérante allègue que cette dernière a enregistré sans droit une marque verbale CHO YUNG en France, enregistrement qui a du reste fait l’objet d’une procédure d’opposition de la part de la Requérante.
En réponse aux allégations de la Requérante, la Défenderesse 1 ne nie pas n’avoir aucun intérêt commercial personnel dans le nom de domaine litigieux, ayant enregistré le nom de domaine en faveur et pour le bénéfice de la Défenderesse 2. Cette dernière fait en revanche état d’une marque verbale CHO YUNG enregistrée en France avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux dont elle est titulaire.
Il appert que l’enregistrement de la marque verbale de la Défenderesse 2 a effectivement fait l’objet d’une procédure d’opposition de la part de la Requérante auprès des autorités compétentes, opposition qui a été déclarée irrecevable en date du 29 mars 2011, l’INPI ayant considéré que la prétendue notoriété du signe de la Requérante n’avait pas été établie à satisfaction.
Il n’appartient pas à la Commission administrative de se prononcer sur la validité des enregistrements de marques de chacune des parties, un tel débat allant au-delà de ses compétences et n’étant pas l’objet du présent litige.
La Commission administrative retient dès lors simplement que la Défenderesse 2 a valablement démontré la titularité d’un droit sur le nom de domaine litigieux par sa détention de la marque verbale CHO YUNG. Partant, la Commission administrative considère que le critère posé au paragraphe 4(a)(ii) n’est pas rempli en l’espèce, la Requérante aillant failli à démontrer l’absence de droits ou d’intérêts légitimes des Défenderesses. E. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Pour le surplus, il convient d’examiner rapidement la question de savoir si l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux a été effectué de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
S’agissant de la Défenderesse 1, la Requérante allègue que cette dernière ne pouvait avoir d’autre but que de lui porter préjudice commercialement et de tenter de distraire sa clientèle par l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
La Requérante n’apporte toutefois aucune preuve de cette supposée mauvaise foi de la part de la Défenderesse 1, invoquant simplement l’absence d’intérêt légitime comme menant nécessairement à un enregistrement et un usage de mauvaise foi.
La Requérante invoque à l’encontre de la Défenderesse 2 divers comportements de nature déloyale à son encontre, mentionnant des pratiques diffamatoires afin d’établir l’enregistrement et l’usage de mauvaise foi.
La Commission administrative comprend que la relation conflictuelle existant à ce jour entre les parties s’étend au-delà de la présente procédure et de la question du nom de domaine litigieux, ces dernière étant également en litige s’agissant de l’enregistrement et de l’usage de leurs marques respectives de même que s’agissant de leurs pratiques commerciales. De tels conflits ne sont toutefois pas l’objet d’une procédure UDRP et, en l’espèce, la Commission administrative considère que la Requérante n’a pas établi la mauvaise foi de la Défenderesse 1 ni de la Défenderesse 2.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le critère posé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs n’est pas rempli. 7. Décision
Au regard des éléments développés ci-dessus et conformément aux paragraphes 4 des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne le rejet de la plainte de la Requérante.
Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 16 avril 2011
Full & Egal Universal Law Academy