Le Requérant est la société anonyme MBK Industrie de Saint Quentin, France, représenté par le Cabinet Germain & Maureau, France.
Le Défendeur est la société par actions simplifiées Extens/ Patrick Mendiburu de Saint Quentin, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est 1&1 Internet AG. 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par MBK Industrie auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 22 mars 2011.
En date du 24 mars 2011, 1&1 Internet AG, unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, a répondu à la requête adressée par le Centre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 28 mars 2011 une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 17 avril 2011. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 18 avril 2011, le Centre notifiait le défaut du défendeur.
En date du 27 avril 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Christiane Féral-Schuhl. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits
Le Requérant est l’un des principaux fabricants de véhicules à deux roues en France. Sa marque MBK fait l’objet d’une protection :
- en France, sous le n°1280249 pour les classes de produit 12 déposée le 25 juillet 1984 et renouvelée le 5 mai 2004 et en tant que marque semi-figurative sous le n°99812668 pour les classes de produits 12 déposée le 14 septembre 1999 et renouvelée le 5 août 2009.
- Sur le territoire communautaire, en tant que marque communautaire sous le n°501783, pour les classes de produits 12 déposée le 13 mars 1997 et renouvelée le 17 janvier 2007 er en tant que marque communautaire semi-figurative, sous le n°001493683 pour les classes de produit 12 déposée le 28 janvier 2000 et renouvelée le 29 septembre 2009.
En outre, le Requérant a déposé le nom de domaine le 21 janvier 1997.
Le Défendeur est le Directeur Général de la société Extens ayant pour activité la fabrication, la commercialisation de tous produits et articles en relation avec le sport, les loisirs et la distribution de bicyclettes.
Il a déposé le nom de domaine le 9 décembre 2003 et a renouvelé son dépôt le 10 décembre 2010.
Le Requérant a décidé d’initier la présente procédure aux fins d’obtenir le transfert du nom de domaine . 5. Argumentation des parties A. Requérant
Le Requérant s’attache à démontrer dans un premier temps la similitude du nom de domaine litigieux avec sa marque, similitude, selon lui, de nature à prêter confusion.
Il justifie pour cela de ses droits sur la marque MBK et de la notoriété de la marque auprès des consommateurs français.
Il énonce également que l’adjonction du mot “cycles“ est inopérante, dans la mesure où il s’agit d’un terme dépourvu de caractère distinctif. Au contraire, il considère que, constituant une désignation directe et immédiate des produits en relation avec lesquels les marques du Requérant sont notamment enregistrées, ce terme ne modifie pas le pouvoir attractif et arbitraire de l’acronyme “MBK“ en relations avec les produits visés par les marques antérieures.
Dès lors, l’ajout de ce terme ne permet pas d’éviter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant.
Le Requérant estime par ailleurs que le Défendeur ne justifie d’aucun droit ni d’aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Le Requérant rappelle qu’il a certes entre 2007 et 2009 consenti une licence d’exploitation de sa marque MBK à la société Extens mais que la réservation du nom de domaine a été fait le 9 décembre 2003. A cette date, la société Extens n’existait pas encore. Monsieur Mendiburu, directeur général de la société Extens, aurait donc réservé le nom de domaine litigieux en son nom propre sans aucun droit ou intérêt légitime.
De plus, le Requérant reproduit un article du contrat de licence signé par la société Extens avec la société MBK Industrie qui interdit expressément à la société Extens de réserver un nom de domaine susceptible d’engendrer un risque de confusion avec la marque MBK. Enfin le Requérant prétend qu’en raison du placement en liquidation judiciaire en date du 5 mars 2010 de la société Extens, le contrat de licence serait caduque à la date du dernier renouvellement.
Concernant l’enregistrement de mauvaise foi du nom domaine, le Requérant se fonde sur les termes du contrat de licence qui interdisait tout usage d’un nom de domaine reprenant la marque MBK ou toute marque similaire. Quant au renouvellement du nom de domaine, le Requérant prétend qu’il serait de mauvaise foi en raison de la liquidation judiciaire de la société EXTENS prononcée 9 mois plus tôt.
Concernant l’utilisation de mauvaise foi, le Requérant relève que le site litigieux renverrait les utilisateurs vers des concurrents directs du Requérant. Le nom de domaine serait donc utilisé en vue de perturber les opérations commerciales du Requérant.
A ce titre, le Requérant réclame le transfert du nom de domaine à son profit. B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse dans les délais prévus au paragraphe 5(a) des Règles d’application. 6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs prévoit que le Requérant doit prouver trois éléments de manière cumulative pour obtenir gain de cause, à savoir :
- que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits (A) ; et
- que le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni intérêt légitime qui s’y attache (B) ; et
- que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le défendeur (C). A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est rappelé que l’identité ou la similitude pouvant engendrer un risque de confusion doit porter sur une marque ou une dénomination sur laquelle le Requérant a des droits.
En l’espèce, le Requérant a bien démontré la titularité de ses droits sur la marque MBK, lesquelles font l’objet d’une protection tant en France que sur le territoire communautaire. En outre, le Requérant a prouvé qu’il exploitait le nom de domaine reprenant sa marque . En ce qui concerne le nom de domaine , la Commission administrative relève qu’il n’est pas réservé par la société MBK mais par la société Yamaha, bien qu’il semble identifier les produits de la marque MBK, qui appartient au groupe Yamaha.
Il est toutefois incontestable que le nom de domaine n’est pas identique aux marques détenues par le Requérant. La Commission administrative s’est donc attachée à déterminer s’il existe une similitude de nature à créer une confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant, et ce dans le strict cadre juridique des Principes directeurs..
Le nom de domaine en cause est ainsi constitué du terme “ mbk “ qui est la marque déposée par le Requérant, auquel a été adjoint le terme générique “cycles “. L’adjonction du terme descriptif “cycles“ ne modifie pas le pouvoir attractif du mot “mbk “.
Dans une instance similaire, la commission administrative a estimé que le nom de domaine composé de la marque notoire CARREFOUR et du terme générique “ voyages “ était semblable au point de prêter confusion avec la marque CARREFOUR, Carrefour v. Monsieur Olivier Duchange, Litige OMPI No. D2007-0517.
En l’espèce, si le Requérant ne produit aucune décision judiciaire conférant un caractère notoire à la marque déposée par le Requérant, la Commission administrative ne peut ignorer le fait que la marque MBK est largement connue, en France et dans le monde, auprès des amateurs de deux roues.
La Commission administrative relève aussi que l’adjonction du terme “cycles “ bien que générique identifie les produits vendus par le Requérant. En ce sens la décision Yamaha Motor Corporation, USA v. Danny Crescenzi,Litige OMPI No. D2005-1269.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission administrative estime ainsi qu’il existe une similitude entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux de nature à prêter à confusion dans l’esprit du public, sur l’origine des services et produits fournis via le nom de domaine litigieux.
Par conséquent, la Commission administrative considère que le Requérant a satisfait au critère posé au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs. B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant fait valoir qu’il n’a jamais autorisé le Défendeur au moment de l’enregistrement du nom domaine litigieux à utiliser la marque MBK dont il est le titulaire. Cette affirmation est confirmée par le fait qu’à la date d’enregistrement aucun contrat ne liait le Requérant au Défendeur.
En outre, si un contrat de licence d’exploitation entre le Requérant et la société Extens dont le Défendeur est le Directeur Général, a bien existé entre 2007 et 2009, les pièces communiquées par le Requérant démontrent l’interdiction expresse faite au Défendeur de déposer la marque du Requérant en tant que nom de domaine.
En outre, à la date du renouvellement du nom de domaine par le Défendeur, le 10 décembre 2010, la société Extens, à laquelle le contrat de licence avait été concédé, était tombée en liquidation judiciaire. De surcroît, ce contrat de licence stipulait expressément que la société Extens devait cesser tout usage de marque lorsque le contrat prendrait fin.
Dès lors, l’Expert conclut, en l’absence de réponses du Défendeur, que ce dernier ne disposait à l’époque de la réservation du nom de domaine, et à celle du dernier renouvellement, d’aucun intérêt légitime ou droit sur le nom de domaine litigieux. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
L’enregistrement d’un nom de domaine de mauvaise foi suppose que soit établi à l’encontre du Défendeur la preuve de sa connaissance de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement.
Conformément au paragraphe 4(iii)(iv) des Principes directeurs, l’enregistrement de mauvaise foi est également caractérisé lorsque cet enregistrement est réalisé essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent.
Comme évoqué précédemment, le Défendeur ne pouvait ignorer lorsqu’il a enregistré le nom de domaine en 2003, qu’il violait les droits du Requérant. En effet la marque MBK est largement connue dans le monde des deux roues et le Défendeur qui a développe une activité de vente de bicyclettes par la suite avec la société Extens, ne pouvait ignorer l’activité de la société MBK Industrie.
Le contrat de licence d’exploitation, postérieure à l’enregistrement du nom de domaine ne fait que confirmer la connaissance de la marque du Requérant par le Défendeur. Enfin, à la date du dernier renouvellement, en 2010, le Défendeur ne pouvait de toute manière ignorer la marque du Requérant avec lequel il avait été contractuellement engagé, dans des termes qu’il l’interdisait d’utiliser la marque du Requérant à titre de nom de domaine.
Il ne fait, dès lors, aucun doute pour la Commission administrative que le nom de domaine litigieux a été enregistré et renouvelé de mauvaise foi.
Ce sentiment est confirmé quant à l’utilisation qui est faite du nom de domaine par le Défendeur. Qu’il y’ait eu ou non utilisation active par le Défendeur du nom de domaine litigieux, il s’avère au regard des faits du dossier, que le Défendeur a utilisé le site litigieux pour proposer des liens vers des sites Internet de marques directement concurrentes du Défendeur. Le Défendeur a donc utilisé le site Internet pour détourner la clientèle du Requérant vers certains de ses concurrents directs.
La mauvaise foi du Défendeur s’illustre donc par une intention de nuire, dans la mesure où le Défendeur, ayant exploité les produits du Requérant avant de tomber en liquidation judiciaire, ne pouvait ignorer l’identité des concurrents directs du Requérant. 7. Décision
Au regard des éléments développés ci-dessus et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine soit transféré au Requérant.
Christiane Féral-Schuhl
Expert Unique
Le 11 mai 2011
Full & Egal Universal Law Academy