La Demandante es Casino de Juego Gran Madrid, S.A. con domicilio en Torrelodones, España, representada internamente.
La Demandada es DISVEN2003, S.L., con domicilio en Torrelodones, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de abril de 2011. El 13 de abril de 2011 el Centro envió a Network Solutions, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 13 de abril de 2011 Network Solutions, LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
El 18 de abril, el Centro envió a la Demandante, vía correo electrónico, una comunicación notificándole como deficiencias formales la falta de pago de las tasas previstas en el Párrafo 19(a) del Reglamento, así como que los anexos no se presentaron en formato electrónico tal y como dispone el Párrafo 3(b) del Reglamento y el Anexo E del Reglamento Adicional. Con la misma fecha, el Centro envió a las partes, vía correo electrónico, una comunicación en relación con el idioma del procedimiento. El 2 de mayo, el Demandante solicitó al Centro que prorrogase el término de presentación en favor de la Demandante hasta el 6 de mayo debido a que la Demandante no había recibido las comunicaciones de fecha 18 de abril enviadas, vía correo electrónico, por el Centro. El 2 de mayo, el Centro envió a las partes, vía correo electrónico, una comunicación otorgando la prórroga del término de presentación en favor de la Demandante hasta el 6 de mayo. El 6 de mayo, la Demandante envió al Centro, vía correo electrónico, una comunicación remediando las deficiencias así como solicitando que fuese el idioma español el idioma del procedimiento.
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 10 de mayo de 2011. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de mayo de 2011. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 6 de junio de 2011.
El Centro nombró a María Baylos Morales como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 29 de junio de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Respecto al idioma del procedimiento, teniendo en cuenta que ambas partes son sociedades de nacionalidad y domicilio social españoles, que la mayoría de los documentos se presentaron en esta lengua y que la Demandada no ha comparecido en este procedimiento donde podía haber alegado si estaba de acuerdo en que el idioma fuera el español, el Experto haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 11.a) del Reglamento, estima que el español debe ser la lengua del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante, Casino de Juego Gran Madrid S.A., inició su actividad en el sector de los juegos de azar en 1981.
La Demandante es titular de marcas nacionales españolas en vigor números 877602, 877603, solicitadas el 9 de mayo de 1978, números 1055670, 1055671, 1055672, 1055673, 1055679, solicitadas el 23 de diciembre de 1983. Todas ellas denominadas CASINO GRAN MADRID y en vigor en la actualidad. También es titular de la marca española mixta, en vigor, número 1055685, solicitada el 23 de diciembre de 1983, consistente en la denominación CASINO GRAN MADRID y un gráfico característico de la Demandante.
La Demandante es titular del nombre de dominio desde el 18 de septiembre de 2000.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 27 de noviembre de 2003. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante alega que inició su actividad en el sector de juegos de azar en 1981, siendo actualmente uno de los centros de Europa más importantes por visitantes al año, número de mesas y volumen de máquinas de azar, dando empleo a 750 personas. Además ofrece una apuesta de ocio integral ya que tiene una importante oferta gastronómica con un servicio de restauración de gran nivel y espectáculos de altura (artistas, conjuntos musicales). Por esta razón se ha convertido en el primer casino de la Comunidad de Madrid.
Además alega que es titular de marcas, nombre comercial y rótulo de establecimiento desde 1999 y publicita su actividad desde el sitio Web “www.”, registrado en septiembre de 2000.
Considera que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca CASINO GRAN MADRID de la que es titular por lo que la inscripción de dicho nombre de dominio por la Demandada induce a confusión al consumidor que creerá que el contenido ofrecido por éste pertenece a la Demandante.
La Demanda añade que la Demandante viene realizando un uso continuado de sus marcas en múltiples campañas publicitarias de productos y servicios en diversos medios de comunicación en toda España y, especialmente, en la Comunidad de Madrid, lugar en el que tiene su sede la Demandada. Todo ello lo documenta con informes del departamento de marketing propio, exposición de la marca en televisión y diversos medios impresos y datos de cuantiosas inversiones publicitarias. Asimismo, ha presentado toda la documentación necesaria ante las Autoridades de la Comunidad de Madrid para la homologación de los sistemas para operar on line, siendo la primera empresa española que la obtendría. Estos datos ponen de manifiesto el conocimiento público de la Demandante y el deseo de aprovechamiento por la Demandada de la reputación y notoriedad de la misma y de sus marcas.
La Demandada carece de derechos o intereses legítimos para registrar el nombre de dominio en disputa. Así, no existe ningún dato del que pueda derivarse la titularidad de un derecho o interés legítimo a su favor. Carece de autorización expresa o tácita para utilizar o registrar ningún tipo de marca o nombre de dominio que tenga relación con CASINO GRAN MADRID. Tampoco tiene inscrito un derecho de propiedad industrial que contenga tal expresión.
La Demandante envió a la Demandada una comunicación el 24 de mayo de 2010 para que se pusiera en contacto con ella en relación al nombre de dominio, que no fue contestada por ésta.
Constatada la existencia de indicios que prima facie demuestran la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada, le corresponde a ésta probarlos, al contestar a la Demanda.
En cuanto al registro de mala fe, es un hecho notorio que la Demandante ofrece sus productos y servicios a través de Internet por lo que la Demandada debió conocer que la Demandante era la titular de la marca CASINO GRAN MADRID, especialmente, porque reside, además, en el mismo municipio.
Adicionalmente, recuerda diversas decisiones del Centro que declaran que, en el caso de marcas notorias, el registro de un nombre de dominio confundible con dicha marca se considera realizado de mala fe.
El uso que hace la Demandada del nombre de dominio puede calificarse de pasivo, no contiene actividad alguna. Por tanto, cualquier usuario del sitio Web “www.” podría pensar que la Demandante ha cesado en su actividad, con la trascendencia y perjuicio que supone, al haber solicitado la Demandante autorización para operar on line.
La Demandante termina solicitando que el nombre de dominio le sea transferido. B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
El párrafo 4.a) de la Política exige la concurrencia de los siguientes requisitos para que la Demanda sea admisible:
- Que el nombre de dominio registrado por la Demandada sea idéntico, o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y
- Que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
- Que el nombre de dominio haya sido registrado y se utilice de mala fe.
Teniendo en cuenta que la Demandante es una entidad española y que sus registros de marca son españoles, así como que la Demandada tiene su domicilio social en España, son de especial atingencia, junto con las Reglas de la Política, las Leyes y Principios del Derecho Nacional Español, ello de acuerdo con el parágrafo 15.a) de la Política.
Previo
El Experto desea establecer una introducción respecto al plazo en que se ha entablado la Demanda. Tenemos un nombre de dominio registrado en 2003 y una Demanda presentada en 2011. Se puede afirmar que ha transcurrido demasiado tiempo. Es bien conocida la doctrina del retraso desleal que tiene su origen en la figura de derecho alemán denominada “Verwirkung” que implica que el titular del derecho ha permanecido inactivo durante un largo tiempo, creando en los terceros una situación de confianza de que ese derecho no se ejercitaría. Esa confianza ha podido provocar que el tercero obligado haya realizado negocios o haya hecho inversiones en promoción o publicidad. La aceptación de la actividad tardía del titular del derecho ocasionaría unos perjuicios y supondría un ejercicio tardío, de mala fe y contrario a los actos propios de tolerancia realizados por el titular durante un largo período de tiempo. Sin embargo, han de considerarse dos circunstancias que impiden la aplicación de esta doctrina a este procedimiento. En primer lugar, no existe en la Política un plazo determinado para plantear estas reclamaciones y, en segundo lugar, de la actitud de la Demandada se deriva que no ha habido una consecuencia perjudicial o negativa para ella porque no ha desarrollado actividad alguna a través del nombre de dominio en disputa. Es más, el Experto ha intentado consultar el sitio Web alojado en el nombre de dominio en disputa pero en este momento no existe vestigio de él. Además, tampoco la Demandada ha acudido al procedimiento a defenderse. Por tanto, siendo deseable que las denuncias sobre nombres de dominio infractores de marcas se planteen con mayor celeridad, la tardanza de la reclamación, en este caso, carece de consecuencias destacables. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante es titular de diversas marcas consistentes en la denominación CASINO GRAN MADRID, como se ha expuesto en los Antecedentes de Hecho.
Entre las marcas españolas CASINO GRAN MADRID y el nombre de dominio puede afirmarse que existe total identidad. En efecto, la inclusión del sufijo correspondiente al código genérico de primer nivel “.com”, carece de entidad a la hora de realizar la comparación, como vienen sosteniendo numerosas decisiones bajo la UDRP, puesto que el usuario internauta únicamente centrará su atención en los elementos contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio. Así se recoge, entre otras, en las siguientes decisiones: Segway LLC v. Chris Hoffman,Caso OMPI No. D2005-0023; Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.,Caso OMPI No. D2004-0721; ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini,Caso OMPI No. D2001-1425; Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño,Caso OMPI No. D2001-0562; Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L., Caso OMPI No. DES2009-0053.
No es necesario entrar a examinar la marca mixta número 1055685, referida en los Antecedentes puesto que las demás tienen entidad suficiente para considerar este primer requisito de la Política. No obstante hay que destacar que también se caracteriza por la denominación de las demás marcas por lo que sería confundible con el nombre de dominio en disputa.
No se tienen en cuenta los registros de nombre comercial y rótulo de establecimiento, no incluidos entre los requisitos de la Política.
De la comparación efectuada se deriva que se cumple el primer requisito contenido en el artículo 4.a)i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante alega que la Demandada carece de autorización expresa o tácita para utilizar o registrar ningún tipo de marca o nombre de dominio que tenga relación con CASINO GRAN MADRID. Tampoco tiene inscrito un derecho de propiedad industrial que contenga tal expresión.
A la Demandante no le es posible aportar pruebas contundentes sobre un hecho negativo, como es la carencia de un derecho o interés legítimo, por eso, razona los indicios que prima facie hacen pensar en esa falta de derecho o interés legítimo. Es la Demandada la que sabe a ciencia cierta cuál es la licitud de su registro. Sin embargo, en este caso, la Demandada no ha contestado a la Demanda donde podía haber expuesto sus razonamientos y aportado las pruebas pertinentes. Tampoco contestó a la comunicación que le envió la Demandante antes de iniciar este procedimiento. Ya entonces hubiera tenido oportunidad de alegar sus razones para justificar el registro del nombre de dominio.
Al Experto no le constan otros indicios o circunstancias que permitan apreciar en la Demandada la existencia de derecho o interés legítimo puesto que la propia Demandada ha declinado la posibilidad de defenderse.
Por lo tanto, ha de entenderse que concurre el segundo requisito establecido en el artículo 4.a)ii) de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe Registro de mala fe
La Demandante alega que el registro se hizo de mala fe porque es un hecho notorio que la Demandante ofrece sus productos y servicios a través de Internet por medio del sitio Web “www.” por lo que la Demandada debió conocer que la Demandante era la titular de la marca CASINO GRAN MADRID, especialmente, porque reside en el mismo municipio.
En opinión del Experto, ciertamente, es difícil comprender que la Demandada tomara literalmente la denominación Casino Gran Madrid, característica de las marcas de la Demandante, por las que es conocida desde hace treinta años y la registrara como nombre de dominio, sin conocimiento previo de la misma y su prestigio. Esta afirmación viene reforzada por el hecho de que la Demandada tiene su domicilio social en el mismo municipio en que se encuentra enclavado el conocido casino madrileño. Por ello, todo hace pensar que la Demandada quiso aprovecharse de una denominación conocida y notoria ya en el sector de juegos de azar, sabedora de que la Demandante no tenía un nombre de dominio bajo el código genérico “.com”.
Estas circunstancias permiten afirmar que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe. Uso de mala fe
En cuanto al uso de mala fe alega la Demandante que el nombre de dominio está en situación de pasividad porque no contiene actividad alguna. Por tanto, cualquier usuario del sitio Web “www.” podría pensar que la Demandante ha cesado en su actividad, con la trascendencia y perjuicio que supone, al haber solicitado la Demandante autorización para operar on line.
Como antes se ha indicado, no existe actualmente posibilidad de consultar el referido sitio Web. Ya no se encuentra ni siquiera en la forma en que se documenta en la Demanda1. Sin duda, la Demandada, advertida de este procedimiento, ha hecho desaparecer toda referencia en la que pudiera estar implicado el nombre de dominio en disputa; lo que prueba, una vez más, su mala fe en el uso. La existencia en vigor del nombre de dominio en disputa no hace sino entorpecer la actividad de la Demandante que no puede extender la utilización de su marca como nombre de dominio bajo el código genérico “.com”.
Finalmente, ha de concluirse que, como afirma la Demandante, las marcas CASINO GRAN MADRID reúnen la cualidad de notorias en el sector de juegos de azar, siendo aplicable la especial protección concedida por el artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, artículo 4.4a) de la Directiva Comunitaria de marcas y el artículo 8 de la Ley española de Marcas.
Además, en la propia Ley española de Marcas está prevista la facultad del titular de un registro de marca de impedir que terceros sin su consentimiento utilicen el signo en redes telemáticas y, en especial, como nombre de dominio, como establece el artículo 34.3e).
Por último, la conducta de la Demandada se encontraría comprendida en la Ley española de Competencia Desleal, que considera como tal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe y sanciona los actos de confusión como aquella conducta que resulte idónea para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, así como la explotación de la reputación ajena, como el aprovechamiento en beneficio propio de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.
El Experto concluye que el nombre de dominio es usado de mala fe.
En definitiva se cumple también el tercer requisito establecido en el artículo 4.a)iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
María Baylos Morales
Experto Único
Fecha: 12 de julio de 2011
1 De acuerdo con la evidencia presentada por la Demandante el nombre de dominio en disputa parece haber sido utilizado para dirigir a los cibernautas a una página conocida como “pay per click”. Esto no cambia en nada la decisión del Experto pues se ha considerado en numerosos casos el uso del dominio en circunstancias similares como registro y uso de mala fe.
Full & Egal Universal Law Academy