La Requérante est Mangusta S.r.l., Ferno, Italie, représentée par Studio Legale Caneva & Associati, Italie.
La Défenderesse est Navynet, Saint Tropez, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH. 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Mangusta S.r.l. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") le 13 avril 2011.
Le Centre a adressé ce même jour une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. L’unité d’enregistrement a transmis le jour même sa vérification au Centre, confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée à la Défenderesse le 19 avril 2011. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 mai 2011. La Défenderesse n’ayant fait parvenir aucune réponse dans le délai imparti, le Centre a lui a notifié son défaut le 10 mai 2011.
Le 18 mai 2011, le Centre a nommé dans le présent litige comme expert-unique Philippe Gilliéron. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le 19 mai 2011, un courrier électronique a été envoyé au Centre depuis l’adresse "[…]@" et indiquait : "bonsoir, je transmettrais votre message au propriétaire du chantier, et vous remercie de votre attention […] Bien à vous". 4. Les faits
La Requérante est une société de droit italien, dont le siège se situe à Ferno, en Italie. Spécialisée dans le secteur du marché nautique de luxe, la Requérante est l’actuelle détentrice de nombreuses marques verbales et figuratives comprenant MANGUSTA.
La Requérante détient en particulier la marque verbale communautaire MANGUSTA n° 004920492, enregistrée en classe 12 le 19 janvier 2007 avec une date de priorité remontant au 23 février 2006, ainsi que la marque internationale n° 589104, également enregistrée en classe 12, le 18 août 1992.
La Défenderesse est une société de droit français, dont l’établissement principal se trouve à Saint Tropez en France. La Défenderesse poursuit une activité dans le conseil et la formation en systèmes informatiques, la vente de bateaux neufs et leur location.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 20 novembre 1998. Selon OVH, il a toutefois été acquis par la Défenderesse le 10 octobre 2006. Le site web lié au nom de domaine litigieux est un "site parking", proposant différents liens vers d’autres sites web, répertoriés par catégories de produits ou services, à savoir la vente de yachts de luxe, de catamarans ou de bateaux jet.
Le 19 janvier 2011, la Requérante a adressé par le biais de son conseil à la Défenderesse une lettre de mise en demeure rédigée en anglais, attirant son attention sur l’existence des droits de propriété intellectuelle de la Requérante et sur leur violation découlant de l’enregistrement et de l’utilisation du nom de domaine . La Requérante y concluait en particulier à ce que le nom de domaine soit transféré en sa faveur.
La Défenderesse a répondu le jour même par courriel, indiquant en premier lieu que le terme "mangusta" n’était pas seulement une marque protégée, mais également un terme générique pouvant avoir plusieurs significations, tout en indiquant qu’une solution amiable pourrait être trouvée si une offre intéressante était formulée.
La Requérante a répondu par courriel également le 24 janvier 2011, indiquant à la Défenderesse que le nom de domaine violait en tout état de cause ses droits découlant de sa marque enregistrée, mais se disant prête à offrir un montant qui couvrirait tous les frais administratifs relatifs au transfert du nom de domaine. En réaction à cette offre transactionnelle, la Défenderesse a demandé le 31 janvier 2011 un montant de EUR 15,000 en vu du transfert.
Cette demande a été refusée par la Requérante, qui a formulé le 7 février 2011 une contre-offre pour un montant de EUR 2,000. Cette contre-offre a été initialement acceptée par la Défenderesse, qui n’a par la suite plus répondu aux courriels de la Requérante. Cette dernière a donc renoncé à trouver une solution transactionnelle et déposé la présente plainte. 5. Argumentation des parties A. Requérante
La Requérante expose en premier lieu dans sa plainte que le nom de domaine litigieux coïncide parfaitement avec sa raison sociale, ainsi qu’avec sa marque verbale MANGUSTA, sur laquelle elle détient des droits depuis de nombreuses années. La Requérante précise que l’adjonction de l’extension ".com" à sa marque MANGUSTA ne suffit pas à empêcher la naissance d’un risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque protégée de la Requérante.
La Requérante précise d’ailleurs jouir d’une renommée internationale dans son domaine d’activité, à savoir la production et la vente de yachts de luxe, commercialisés sous la dénomination "Mangusta", connue non seulement du public français mais également du public international.
La Requérante poursuit en indiquant que la Défenderesse ne détient aucun droit sur le nom de domaine litigieux, dans la mesure où elle ne lui a jamais octroyé quelque droit d’utilisation, que ce soit au niveau français, communautaire ou international. La Requérante précise en effet n’avoir aucun lien avec la Défenderesse, qu’elle n’a jamais autorisé à utiliser ses marques ou sa raison sociale ni à enregistrer le nom de domaine litigieux.
La Requérante précise que, la Défenderesse étant active dans la vente de bateaux neufs et la location de bateaux, ayant pour le surplus son siège près de Saint-Tropez dans le Var, elle ne saurait ignorer l’existence de la Requérante et de ses produits, en particulier au vu de la renommée mondiale de cette dernière dans le domaine des bateaux de luxe.
La Requérante conclut en indiquant que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Se référant à l’échange de correspondances intervenu avec la Défenderesse, elle précise que la requête disproportionnée d’un montant de EUR 15,000 pour le transfert du nom de domaine litigieux, puis l’absence de réponse de la part de la Défenderesse après avoir pourtant accepté un montant de EUR 2,000 sont des signes clairs de sa mauvaise foi.
La Requérante conclut en indiquant que la Défenderesse a clairement enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, en essayant de bénéficier de la réputation de la Requérante pour distraire la clientèle en ligne. B. Défenderesse
La Défenderesse n’a pas procédé et son défaut a été prononcé par le Centre en date du 10 mai 2011. 6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir :
i) si le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits ; et
ii) si la Défenderesse n’a pas un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine ; et
iii) si la Défenderesse a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi. A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Requérante doit en premier lieu démontrer la titularité d’une marque, puis démontrer que le nom de domaine litigieux lui est identique ou similaire au point de susciter un risque de confusion avec la marque.
Le WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0"), qui constitue la synthèse des tendances générales des décisions rendues par les commissions administratives sur certaines questions relatives aux Principes directeurs (ci-après désigné la “Synthèse”) retient en son paragraphe 1.1 que le fait qu’un requérant détienne une marque enregistrée suffit pour satisfaire au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs. La question de savoir dans quel pays et pour quels produits ou services cette marque aurait été enregistrée est sans pertinence aucune pour admettre que le requérant détient des droits sur une marque au sens où l’exige ce paragraphe (Uniroyal Engineered Products, Inc. v. Nauga Network Services,Litige OMPI No. D2000-0503; Thaigem Global Marketing Limited v. Sanchai Aree,Litige OMPI No. D2002-0358).
Une fois les droits de marque établis, seule importe la question de savoir s’il résulte entre la marque et le nom de domaine un risque de confusion et ce, indépendamment de l’éventuel contenu du site rattaché au nom de domaine litigieux, des prestations proposées par les parties ou de la notoriété de ces marques (cf. Synthèse, paragraphe 1.2, qui cite à ce titre Arthur Guiness Son & Co (Dublin) Ltd v. Dejan Macesic,Litige OMPI No. D2000-1698; Dixons Group Plc v. Mr. Abu Abdullaah,Litige OMPI No. D2001-0843; AT&T Corp. v. Amjad Kausar,Litige OMPI No. D2003-0327).
Dans le cas d’espèce, la Requérante a démontré la titularité d’une marque verbale MANGUSTA, marque jouissant d’une renommée certaine dans le milieu nautique mondial, en lien avec sa fabrication et vente des yachts de luxe.
La Défenderesse ayant repris l’entier de la marque verbale protégée de la Requérante dans son nom de domaine , l’existence d’un risque de confusion ne fait aucun doute.
Par conséquent, la Commission administrative considère que le critère posé au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est rempli en l’espèce. B. Droits ou intérêts légitimes
En vertu du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, la Requérante doit également établir que la Défenderesse n’a pas de droit ou d’intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine litigieux.
S’agissant de la preuve d’un fait négatif, la Commission administrative estime que lorsqu‘un requérant a démontré prima facie avec des documents à l’appui le fait que le défendeur n’a aucun droit ou d’intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux, il incombe ensuite au défendeur d’établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour le faire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (cf. Synthèse, paragraphe 2.1 ainsi que, par exemple, Eli Lilly and Company v. Xigris Internet Services,Litige OMPI No. D2001-1086; Do The Hustle LLC v. Tropic Web,Litige OMPI No. D2000-0624).
Dans le cas d’espèce, la Défenderesse n’a pas procédé et n’a par conséquent pas renversé la présomption posée par la Requérante selon laquelle la Défenderesse ne détient aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. La Commission administrative peut valablement fonder sa position sur la base de la plainte et des documents produits à l’appui de ladite plainte à ce sujet.
A cet égard, la Commission administrative est d’avis que l’exploitation du site web rattaché au nom de domaine litigieux comme site de stationnement ne donne pas naissance à un intérêt légitime de la Défenderesse. En effet, cette dernière offre ses services de vente et location de bateaux et de conseils en informatique par le biais de son autre site Internet, "www.", comme cela résulte clairement des pièces déposées par la Requérante. Le site web rattaché au nom de domaine litigieux n’est en revanche utilisé que pour répertorier des liens vers d’autres sites web, sans rapport particulier avec la Défenderesse. Bien que l’utilisation d’un nom de domaine en lien avec un site de stationnement puisse être autorisé, cela ne constitue pas en soi un intérêt légitime au motif qu’il en résulterait une offre de bonne foi de produits ou services du défendeur, en particulier lorsqu’une telle utilisation répertorie les sites de concurrents du requérant (cf. Synthèse, paragraphe 2.6 et Express Scripts, Inc. v. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright, Litige OMPI No. D2007-0267).
Cette utilisation, qui a continué après la lettre de mise en demeure de la Requérante et donc en connaissance de cause des droits de la Requérante sur la marque MANGUSTA, ne peut être considérée comme étant légitime.
Au vu de ce qui précède, et fondée sur la démonstration prima facie posée par la Requérante et non contredite par la Défenderesse, la Commission administrative admet que la condition posée au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est réalisée en l’espèce. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Enfin, le paragraphe 4(a)(iii) impose à la Requérante d’établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
L’enregistrement d’un nom de domaine de mauvaise foi suppose que le défendeur ait eu connaissance de la marque du requérant. Il est généralement admis que cette condition est remplie lorsque le requérant bénéficie d’une haute renommée qu’il a pu établir dans le cadre de la procédure en vertu des Principes directeurs.
De plus, à l’occasion de décisions antérieures, d’autres commissions administratives ont identifié plusieurs éléments pouvant constituer des indices sérieux de la mauvaise foi du défendeur dans l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux.
En particulier, il est généralement admis qu’un nom de domaine est enregistré de mauvaise foi lorsqu’il est enregistré pour empêcher le titulaire d’une marque de l’utiliser en lien avec un nom de domaine, ou lorsque le défendeur utilise le nom de domaine afin d’attirer les internautes vers son site web en créant un risque de confusion avec la marque du requérant (cf. Tom Cruise v. Network Operation Center / Alberta Hot Rods,Litige OMPI No. D2006-0560 et les décisions citées).
De même, il est admis que l’absence de changement de la part du défendeur qui a été informé des droits du requérant au moyen d’une lettre de mise en demeure, voire la formulation d’une offre déraisonnable pour le transfert d’un nom de domaine litigieux des suites d’une telle mise en demeure est une preuve de l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine (voir Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc., Litige OMPI No. D2005-0556).
En l’espèce, la Requérante a établi qu’elle jouissait d’une forte renommée nationale mais également internationale dans le monde nautique, et en particulier dans le milieu des bateaux de luxe. Or, en vertu de l’inscription de la Défenderesse au registre des sociétés français, il apparaît que cette dernière est également active dans le domaine de la vente et de la location de bateaux.
De plus, la Défenderesse paraît être active dans la région de Saint-Tropez, sur la Riviera française, haut lieu de villégiature et port réputé pour rassembler de nombreux yachts et autres bateaux de luxe pendant toute la saison estivale. Au vu des circonstances du cas et de la réputation établie de la Requérante, la Commission administrative est convaincue du fait que la Défenderesse ne pouvait ignorer l’existence de la Requérante lors de son acquisition du nom de domaine litigieux en 2006.
De plus, l’utilisation du site web rattaché au nom de domaine litigieux indique clairement que la Défenderesse ne cherche pas à en faire un usage commercial de bonne foi en lien avec ses propres produits ou services. En effet, il résulte des diverse pièces produites par la Requérante qu’en exploitant un site web de stationnement en lien avec le nom de domaine litigieux, proposant des liens vers les sites web des concurrents de la Requérante, que la Défenderesse cherchait à profiter de la réputation de la Requérante afin d’attirer les internautes en créant un risque de confusion avec la marque MANGUSTA.
La mauvaise foi de la Défenderesse est par ailleurs renforcée par sa requête de se faire payer un montant de EUR 15'000. en échange du transfert du nom de domaine litigieux en faveur de la Requérante. Cette offre excessive et parfaitement injustifiée, puis le silence complet de la Défenderesse qui s’en est suivi démontrent bien que cette dernière a cherché à obtenir un gain facile en revendant le nom de domaine qu’elle détient illégitimement.
Sur ces motifs, la Commission administrative est convaincue que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par la Défenderesse. Partant, la Commission administrative considère que le critère posé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est rempli en l’espèce. 7. Décision
Au regard des éléments développés ci-dessus et conformément au paragraphe 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine soit transféré à la Requérante.
Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 31 mai 2011
Full & Egal Universal Law Academy