El Demandante es Dabi Atlante Industrias Médico Odontológicas S. de R.L. de C.V. con domicilio en México, Distrito Federal, México, representado por Márquez Alonso, Abogados, México.
Los Demandados son Proveedora Odontológica, S.A. y Fernando Carrillo (referidos conjuntamente como el “Demandado”, salvo que se indique lo contrario), ambos con domicilio en Monterrey, Nuevo León, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene por materia el nombre de dominio .
El registrador del nombre de dominio en controversia es DomainPeople, Inc. 3. Historia Procesal
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de mayo de 2011. El 3, 9 y 11 de mayo de 2011 el Centro envió a DomainPeople, Inc vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 11 de mayo de 2011 el registrador remitió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando la identidad del registrante y los datos de contacto asentados en relación con el nombre de dominio en cuestión. Debido a que la información proporcionada por el registrador difería del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda, el Centro previno al Demandante el 13 de mayo de 2011, invitándole a modificar la Demanda en congruencia con la información revelada por el registrador. El Demandante realizó la modificación a la Demanda el 18 de mayo de 2011.
El Centro verificó que la Demanda, tal como fue modificada, cumpliera con los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
En cumplimiento a lo dispuesto por los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro corrió formal traslado al Demandado con la Demanda, la Demanda modificada y sus anexos, dando comienzo al procedimiento el 20 de mayo de 2011. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de junio de 2011. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 9 de junio de 2011.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 1 de julio de 2011, previa recepción de su Declaración firmada de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Por lo que hace al idioma aplicable al procedimiento y en ejercicio de la facultad conferida por el párrafo 11.a) del Reglamento, el Experto estima fundada la petición del Demandante de fecha 16 de mayo de 2006 para que el procedimiento se sustancie en español a pesar de que el acuerdo de registro está redactado en idioma inglés. Ello en vista de que ambas partes son de nacionalidad mexicana y se encuentran domiciliadas en México, así como al hecho de que los escritos de Demanda y Contestación fueron presentados en español, lo mismo que las pruebas documentales aportadas por cada parte, y teniendo en cuenta la falta de objeción del Demandado. 4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es la filial mexicana de Dabi Atlante Industrias Médico Odontológicas Ldtda., una sociedad mercantil de nacionalidad brasileña que fabrica, distribuye y exporta equipo odontológico a nivel mundial bajo la marca DABI-ATLANTE y que tiene su portal de Internet en “www..br.”
A raíz de su constitución en enero de 2009, el Demandante importa y distribuye equipo odontológico en la república mexicana bajo la marca DABI-ATLANTE que se encuentra registrada en México desde 1976 con la denominación social anterior de la matriz brasileña y socia mayoritaria del Demandante.
El nombre de dominio en disputa, que fue registrado el 16 de enero de 2005 por el Demandado, se encuentra inactivo a la fecha en que se dicta la presente Decisión pero aparentemente estuvo en uso sin que existan constancias en el expediente que acrediten el contenido del portal al que estuvo asociado.
El Demandado comercializa en México equipo odontológico Dabi-Atlante que adquiere de un importador mexicano.
Después de agotarse una etapa en que las partes mantuvieron relaciones comerciales y luego de varios intentos de negociación fallidos para adquirir , el Demandante envió al Demandado un requerimiento extrajudicial en reiteradas ocasiones solicitándole la cesión voluntaria de dicho nombre de dominio, y ante la falta de respuesta del Demandado, decidió dar inicio al procedimiento administrativo regulado por la Política. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Demandante apoya la procedencia de su acción son los siguientes:
(i) El nombre de dominio es parecido o semejante en grado de confusión a la marca registrada DABI-ATLANTE debido a que el primero reproduce esta última en su totalidad salvo por el guión;
(ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos al tenor de la Política en virtud de que su denominación social no coincide con el nombre de dominio en disputa, aunado a no tiene el carácter de titular o licenciatario de la marca DABI-ATLANTE en México;
(iii) La condición de mero importador de productos DABI-ATLANTE en México no legitima al Demandado para haber registrado y usado el nombre de dominio en disputa;
(iv) La circunstancia de haber sostenido relaciones comerciales con el Demandante únicamente facultaba al Demandado para distribuir productos DABI-ATLANTE en México pero no para registrar dicha marca como nombre de dominio;
(v) Tomando en cuenta la falta de derechos e intereses legítimos arriba descrita, es claro que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa con el propósito de impedir que el Demandante pudiera obtenerlo y usarlo;
(vi) El Demandado continúa obrando de mala fe al negarse a transferir voluntariamente el nombre de dominio en disputa a pesar de que ya no mantiene relaciones comerciales con el Demandante y de los diversos requerimientos extrajudiciales que le fueron enviados;
(vii) El Demandado actúa asimismo de mala fe al usar dentro de su portal “”, la marca DABI-ATLANTE con el fin de atraer usuarios de Internet para que adquieran productos del Demandante no obstante esto ya no es posible luego de la terminación de la relación comercial que las partes mantenían. B. Demandado
Las aseveraciones vertidas por el Demandado a título de contestación de demanda son las siguientes:
(i) Contrario a lo afirmado por el Demandante, el Demandado no importa productos DABI-ATLANTE a México sino que los adquiere de un distribuidor en México para luego comercializarlos en territorio mexicano;
(ii) El Demandado continúa teniendo interés en la marca DABI-ATLANTE debido a que cuenta con un número importante de equipos odontológicos en existencia que está legitimado para seguir comercializando;
(iii) Debido a que el registro de la marca DABI-ATLANTE no fue renovado sino hasta el 31 de julio de 2005, el Demandado no estaba infringiendo dicha marca al momento de registrar el nombre de dominio en disputa;
(iv) El Demandante tenía conocimiento de que el Demandado registró y venía utilizando el nombre de dominio en disputa para promover la línea de productos DABI-ATLANTE en México;
(v) Resulta incomprensible que el Demandante no haya registrado a la fecha los nombres de dominio y que coinciden exactamente con su marca y que se encuentran disponibles ya que si el Demandado actuara de mala fe habría comprado los mismos para hacerle la vida difícil al Demandante;
(vi) Luego de haber recibido diversos ofrecimientos de compra de los nombres de dominio y por parte del Demandante, el Demandado decidió valuar estos en quince mil dólares americanos, que es el costo que el propio Demandado tuvo que cubrir por concepto de almacenaje en la primera importación de equipo DABI-ATLANTE, resultado de un mal manejo de la operación de comercio exterior por parte del fabricante y el distribuidor mexicano. 6. Debate y conclusiones A. General
De conformidad con lo preceptuado por el párrafo 4.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Demandante tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos; y
(ii) El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. B. Legitimación del Demandante
El Demandante funda su Demanda en el registro marcario mexicano No. 197314 que ampara la marca DABI-ATLANTE y cuyo titular es Dabi-Industria Brasileira de Aparelhos Dentarios, denominación social anterior de Dabi Atlante Industrias Médico Odontológicas Ldtda., según se acredita mediante el instrumento notarial correspondiente.
Como lo han hecho notar otros expertos, la frase contenida en el párrafo 4.a).i) de la Política “marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos” no precisa que la demanda deba plantearse necesariamente por el titular de la marca.
A la luz de lo anterior y en vista de que el titular de la marca base de la acción en este procedimiento es el socio mayoritario del Demandante, no hay duda que este último está legitimado en términos de la Política para solicitar la transferencia del nombre de dominio en disputa. Ver Grupo Televisa, S.A., Televisa, S.A. de C.V., Estrategia Televisa, S.A. de C.V., Videoserpel, Ltd. v. Party Night Inc., a/k/a Peter Carrington,Caso OMPI No. D2003-0796 (reconociendo legitimación activa al demandante atento a su carácter de empresa controladora de los titulares de los registros marcarios base de la acción, a pesar de que no acreditó la transmisión de derechos a su favor ni menos la inscripción de contrato alguno ante las oficinas de marcas respectivas). C. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La cuestión principal en este apartado de la Política se reduce a determinar si el nombre de dominio en disputa por sí mismo se confunde lo suficiente con la marca sobre la que el Demandante tiene derechos como para justificar la procedencia de una acción bajo la Política, sin importar si el sitio Web vinculado el nombre de dominio confunde o no a los usuarios de Internet. Ver Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic,Caso OMPI No. D2000-1698 (el uso que se le da al nombre de dominio en el sitio Web respectivo es irrelevante para los fines de un análisis de confusión en el contexto de la Política).
Al confrontar la marca DABI-ATLANTE con el término “dabiatlante” que representa la porción relevante del nombre de dominio en disputa, se aprecia que este último reproduce en su integridad, salvo por el guión, la marca base de la acción, lo que resulta en una similitud que es susceptible de propiciar la confundibilidad gráfica, tipográfica y fonética entre los signos en pugna.
En razón de que el nombre de dominio en disputa se confunde con la marca sobre la que el Demandante tiene derechos, el Experto estima superado el umbral que supone el párrafo 4.a).i) de la Política. D. Derechos o intereses legítimos
Del examen de las constancias que obran en el expediente se desprende que el Demandado no es licenciatario de la marca DABI-ATLANTE ni cuenta con derechos de marca propios sobre dicha denominación. Las documentales que integran el expediente tampoco demuestran que el Demandado sea conocido en el comercio con el nombre de dominio en disputa.
En su defensa, el Demandado supone que el hecho de comercializar en México productos auténticos del Demandante identificados con la marca DABI-ATLANTE le confiere derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa de conformidad con la Política.
Al respecto cabe señalar que aún cuando el Demandado pudiera tener derecho conforme a la legislación aplicable para comercializar los productos del Demandante en México, ello no lo autorizaba en términos de la Política para registrar la marca DABI-ATLANTE como nombre de dominio. Ver bajo la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP) Servicios Administrativos Industriales, S.A. de C.V. (SAISA) v. Grupo Bremse,Caso OMPI No. DMX2004-0003 (el principio del agotamiento del derecho de marca que recoge el artículo 92 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial permite que cualquier persona importe, adquiera, use, distribuya o comercialice productos a los que se aplica la marca registrada luego de que estos hubiesen sido introducidos al comercio en cualquier país con autorización del titular de la marca, pero de ninguna manera le confiere el derecho exclusivo a ese tercero para reservarse en detrimento del titular de la marca, el registro de un nombre de dominio incorporando la marca registrada del fabricante).
Por otra parte, el Demandado parece alegar que el Demandante toleró el registro y uso que aquel hacía del nombre de dominio en disputa. Aún si esto hubiese sido demostrado, ello no implica que el registro del nombre de dominio se haya efectuado con el consentimiento del Demandante ni menos que este último hubiese renunciado al derecho de acción que le confiere la Política para demandar la transferencia del nombre de dominio en cuestión. Ver The Regents of the University of New Mexico v. American Information Services, Caso NAF No. FA0002000094306 (aún habiendo evidencia de consentimiento tácito por parte de la demandante respecto a la creación de los sitios “” y “”, el experto considera ello legalmente insuficiente para transmitir o licenciar los derechos de propiedad intelectual en cuestión o para impedir la aplicación de la Política y su Reglamento).
De esta manera se surte la condición prevista en el párrafo 4.a).ii) de la Política. E. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El Demandante alega que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe toda vez que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el mismo. Se aduce también que la mala fe del Demandado radica en su renuencia a ceder voluntariamente el nombre de dominio en disputa no obstante que ya no mantiene relación comercial con la empresa brasileña que controla al Demandante.
El Experto advierte que en la Contestación de Demanda, el Demandado admite expresamente haber pretendido vender los nombres de dominio y en USD 15,000, lo que hace prueba plena en su contra respecto de la aplicación en el caso concreto de la causal de mala fe registral descrita en el párrafo 4.b).i) de la Política que a la letra establece:
“circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio;”
En otra parte de su Contestación, el Demandado reconoce haber usado el nombre de dominio en disputa para promover los productos fabricados por el Demandante, lo que se traduce en un uso de dicho nombre de dominio con fines lucrativos para atraer visitantes al sitio Web del Demandado, creando confusión a estos últimos respecto a la naturaleza de la relación entre el Demandado y el Demandante. La conducta antes descrita actualiza la hipótesis de mala fe prevista en el párrafo 4.b).iv) de la Política que se transcribe a continuación:
“si, al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea”.
En tal virtud se tiene por demostrado el requisito que establece el párrafo 4.a).iii) de la Política. 7. Decisión
En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Demandante ha acreditado los extremos de su acción. Por consiguiente y de conformidad con lo dispuesto por los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio sea transferido al Demandante.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 15 de julio de 2011
Full & Egal Universal Law Academy