A Demandante é MasterCard International Incorporated, de Nova Iorque, Estados Unidos da América, representada por Partridge IP Law P.C., Estados Unidos da América.
O Demandado é Hilton Moreira De Souza, de Penha, Santa Catarina, Brasil. 2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registo
O Nome de Domínio está registado com a Unidade de Registo Locaweb Serviços de Internet S/A dba LocaWeb. 3. Histórico do Procedimento
O procedimento administrativo foi apresentado no Centro de Arbitragem e Mediação (o "Centro") em 02 de maio de 2011. Em 03 de maio de 2011, o Centro enviou por e-mail para Locaweb Serviços de Internet S/A dba LocaWeb o pedido de verificação de registo do nome de domínio em disputa. Em 04 de maio de 2011, a Locaweb Serviços de Internet S/A dba LocaWeb transmitiu por e-mail ao Centro a resposta de verificação, confirmando que o Demandado consta como o titular do registo,e fornecendo os respectivos dados de contacto. De acordo com a informação da Unidade de Registo, o idioma utilizado no acordo de registo do nome de domínio em disputa é o Português. Em 06 de maio de 2011, o Centro enviou uma notificação à Demandante relativa ao idioma do procedimento. Em 12 de maio de 2011, o Centro recebeu uma cópia da Demanda em português.
O Centro verificou que a Demanda preenche os requisitos formais da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (a "Política" ou "UDRP"), das Regras da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (as "Regras"), e do Regulamento Complementar da OMPI para a Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (o "Regulamento Complementar").
De acordo com as Regras, parágrafos 2(a) e 4(a), o Centro notificou formalmente o Demandado e o procedimento administrativo teve início em 17 de maio de 2011. De acordo com as Regras, Parágrafo 5(a), o prazo para o envio da defesa terminou em 06 de junho de 2011. O Demandado não apresentou qualquer resposta. Assim, em 08 de junho de 2011, o Centro comunicou ao Demandado a revelia decretada neste processo.
O Centro nomeou António L. De Sampaio como o Especialista Único do Painel, em 05 de julho 2011. O Especialista entende que o Painel foi devidamente constituído. O Especialista apresentou a Declaração de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro, em cumprimento ao Regulamento, Parágrafo 7. 4. Questões de Facto
A Demandante, MasterCard, é uma empresa que opera em nível mundial no fornecimento de soluções de meios de pagamento e fornece uma ampla variedade de serviços de crédito para seus membros, acesso a depósitos, dinheiro electrónico e outros programas relacionados com pagamentos.
A MasterCard opera no ramo dos cartões de pagamento desde 1966 e sob o nome e marca MASTERCARD desde aproximadamente1980. A MasterCard administra uma linha de marcas de cartões de pagamento, incluindo MASTERCARD, MAESTRO E CIRRUS, e presta serviços a instituições financeiras, consumidores e empresas em vários países do mundo.
A Mastercard é titular de vários registos de marcas com o sinal nominativo MASTERCARD e vários registos de marcas que contêm MASTERCARD como um dos elementos do conjunto marcário, nos Estados Unidos da América, no Brasil e em muitos outros países.
Um dos primeiros registos da marca MASTERCARD nos Estados Unidos da América foi registado em 12 de janeiro de 1982 (registo de marca No. 1186117). No Brasil, a marca MASTERCARD está registada desde 1985 (registo de marca No. 800036930).
Mas a Demandante é também titular de outros registos de marcas nestes países, com o sinal nominativo MASTERCARD ou conjuntos marcários mistos que contêm o elemento MASTERCARD acompanhado de outras palavras, entre os quais (Anexo H da Demanda):
Estados Unidos da América:
No. 1,257,853, registado em 15 de novembro 1983: MASTERCARD e desenho;
No. 1,292,519, registado em 28 de agosto 1984: MasterCard;
No. 1,365,901, registado em 15 de outubro 1985: MASTERCARD e desenho;
No.1,604,606, registado em 3 de julho 1990: MasterCard;
No. 1,814,279, registado em 28 de dezembro1993: MASTERCARD e desenho;
No. 1,738,276, registado em 8 de dezembro 1992: MASTERCARD e desenho;
No. 1,890,786, registado em 25 de abril 1995: MASTERCARD e desenho;
No. 2,168,736, registado em 30 de junho 1998: MASTERCARD e desenho;
No. 2,077,221, registado em 8 de julho 1997: MASTERCARD e desenho;
No. 2,212,783, registado em 22 de dezembro 1998: MASTERCARD;
No. 3,108,620, registado em 27 de junho 2006: MASTERCARD PREPAID SERVICES;
No. 2,890,052, registado em 28 de setembro 2004: MASTERCARD SITE DATA PROTECTION SERVICE;
No. 2,007,156, registado em 8 de outubro 1996: MASTERCARD GLOBAL SERVICE.
Brasil (22 registos de marcas referidos no Anexo J da Demanda):
No. 822761220, registado em 30 de maio 2006: MASTERCARD;
No. 822761211, registado em 30 de maio 2006: MASTERCARD;
No. 821363913, registado em 24 de setembro 2002: MASTERCARD;
No. 815499841, registado em 21 de janeiro 1992: MASTERCARD;
No. 815390874, registado em 21 de janeiro 1992: MASTERCARD;
No. 828194785, registado em 25 de março 2008: MASTERCARD e desenho;
No. 825596688, registado em 2 de maio 2007: MASTERCARD e desenho;
No. 825644097, registado em 7 de abril 2009: MASTERCARD e desenho;
No. 825596670, registado em 5 de junho 2007: MASTERCARD e desenho;
No. 825596661, registado em 2 de maio 2007: MASTERCARD e desenho;
No. 825596696, registado em 2 de maio 2007: MASTERCARD e desenho;
No. 800036930, registado em 26 de novembro 1985: MASTERCARD e desenho;
No. 815637896, registado em 15 de dezembro 1998: MASTERCARD e desenho;
No. 815637900, registado em 21 de abril 1992: MASTERCARD e desenho;
No. 819312940, registado em 2 de março 1999: MASTERCARD e desenho;
No. 820078565, registado em 19 de outubro 1999: MASTERCARD e desenho;
No. 820078557, registado em 10 de setembro 2002: MASTERCARD e desenho;
No. 820078549, registado em 19 de outubro 2009: MASTERCARD e desenho;
No. 820104426, registado em 23 de novembro 1999: MASTERCARD e desenho;
No. 820104418, registado em 22 de outubro 2002: MASTERCARD e desenho;
No. 820643831, registado em 24 de outubro 2000: MASTERCARD e desenho;
No. 821246801, registado em 23 de abril 2002: MASTERCARD e desenho;
A Mastercard é ainda titular de vários nomes de domínios registados com o sinal distintivo MASTERCARD ou suas variantes, incluindo, inter alia, (registado desde 1994), , , , e .
O Demandado é residente no Brasil e registou o nome de domínio em 26 de agosto de 2010.
O Especialista acessou o nome de domínio em disputa em 11 de julho de 2011, e o mesmo não aponta para qualquer página activa. 5. Alegações das Partes A. Demandante
A Demandante fundamenta o pedido de transferência do nome de domínio em disputa com base nos seguintes argumentos:
1. A marca MASTERCARD e suas variantes são marcas notórias e estão associadas exclusivamente aos serviços financeiros de alta qualidade e bens e serviços relacionados oferecidos pela MasterCard.
O nome de domínio em disputa , é muito idêntico à marca MASTERCARD porque incorpora a totalidade da marca MASTERCARD da Demandante. Além disso, o nome de domínio em disputa adiciona apenas o termo genérico "promotion" à marca MASTERCARD, sendo que o elemento dominante do nome de domínio é a marca registada e famosa da Demandante, MASTERCARD. A adição de um termo não distintivo, descritivo ou genérico, como "promotion", não modifica a impressão geral de uma marca ou evita confusão.
2. O Demandado não é afiliado ou relacionado com a Mastercard, licenciado pela MasterCard ou autorizado a utilizar a marca MASTERCARD. O Demandado não é conhecido pelo nome de domínio em disputa e não adquiriu quaisquer direitos marcários, para produtos ou serviços, relativos àquele nome ou marca.
3. O Parágrafo 4(b)(iv) da Política enumera uma das circunstâncias, entre várias, que servem de prova de registo e uso de um nome de domínio com má fé:
(iv) ao usar o nome de domínio o Demandado tencione, maliciosamente atrair, com fins lucrativos, os usuários da Internet para o seu sítio de rede electrónica, criando a possibilidade de confusão com a marca da Demandante relativamente à origem, ao patrocínio, à associação ou à promoção do sítio de rede electrónica ou de um produto ou serviço nele existente.
O Demandado registou o nome de domínio em disputa após a criação, registo e uso das marcas MASTERCARD pela Demandante. Além disso, na época em que o nome de domínio em disputa foi registado, a MasterCard já fazia um uso extensivo e substancial das suas marcas MASTERCARD nos Estados Unidos, Brasil e em todo o mundo através do nome de domínio , bem como outros nomes de domínio que incorporam a marca MASTERCARD. Portanto, o Demandado conhecia os direitos da MasterCard sobre as suas marcas MASTERCARD. Não há outra razão plausível para a escolha do nome de domínio em disputa que não seja a tentativa deliberada de lucrar injustamente com a confusão da marca MASTERCARD. Actualmente, o nome de domínio em disputa está inactivo. Não há qualquer indicação de que Demandado seja reconhecido pelo nome de “Mastercardpromotion”.
A retenção passiva do nome de domínio em disputa, o uso extensivo e anterior da marca famosa MASTERCARD no Brasil caracterizam a má fé pelo Demandado. B. Demandado
O Demandado não respondeu à demanda nem contestou, portanto, os argumentos da Demandante. 6. Análise e Conclusões
A Política, no seu parágrafo 4(a), determina que três elementos devem estar presentes e comprovados para que o pedido seja aceito. Estes elementos são os seguintes:
i. o nome de domínio em questão deve ser idêntico ou semelhante a ponto de causar confusão com a marca, de produtos ou de serviços, sobre a qual o Demandante detenha direitos;
ii. o Demandado não deve ter direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio; e
iii. o nome de domínio deve ter sido registado e ser utilizado pelo Demandado com má fé. A. Idêntico ou similar
A Demandante provou que é titular no Brasil e nos Estados Unidos da América, desde os anos 80, de vários registos de marcas para o sinal nominativo MASTERCARD e de vários registos de marcas com sinais mistos em que a expressão MASTERCARD ocupa posição de destaque. Tais marcas são amplamente utilizadas no Brasil e, também, noutras jurisdições estrangeiras.
O Especialista conclui que o nome de domínio em disputa reproduz, na íntegra, a marca MASTERCARD da Demandante e que o elemento “promotion” adicionado ao final é meramente descritivo e acessório. Ver F. Hoffmann-La Roche AG v.Bo Chu,Caso OMPI No. D2010-1424 () onde foi decidido que o nome de domínio era idêntico e susceptível de causar confusão com a marca VALIUM.
Além disso, o Especialista conclui que a adição do sufixo constituído pela expressão “.com” ao nome de domínio não é, de modo algum, suficiente para diferenciar ou distinguir o nome de domínio em disputa em relação às marcas MASTERCARD registadas pela Demandante, tal como já ficou demonstrado e decidido no caso Sony Kabushiki Kaisha v. ,Caso OMPI No. D2000-1074.
Por tudo isto o Especialista conclui que o nome de domínio em disputa é idêntico ou semelhante às marcas da Demandante.
Assim, o Especialista é levado a concluir que a Demandante provou, devidamente, o que alega, com base no parágrafo 4(a)(i) da Política. B. Direitos ou Interesses Legítimos
O segundo elemento ou factor que a Demandante tem de provar é que o Demandado não tem direitos ou interesses legítimos relativamente ao nome de domínio em disputa.
Nesta demanda, o Demandante provou de forma irrefutável a titularidade dos registos de marcas para – e/ou contendo – a expressão MASTERCARD. A Demandante provou de forma cabal que utiliza a marca MASTERCARD no Brasil.
Importa igualmente salientar que a Demandante nunca concedeu qualquer licença ou autorização ao Demandado para usar a marca MASTERCARD.
Numa outra vertente, refira-se que o Especialista não se deparou com qualquer indício que sugerisse que o Demandado tenha direitos ou interesses legítimos relativamente ao nome de domínio em disputa.
O Especialista entende ser particularmente apropriado, no contexto desta demanda, transcrever a seguinte citação de um consagrado doutrinador e jurista norte-americano: “Os Especialistas UDPR estabeleceram de forma muito clara que é preciso mais do que o registo de Nome de Domínio para se obterem direitos sobre um Nome de Domínio” (tradução livre do original Inglês). Jerome Gilson – Trademark Protection and Practice § 74.6 [2] [b] [iii], na página 7A – 82 § n. 236 (Mathew Bender 2004) (citando decisões de Especialistas).
Também o Especialista foi levado a concluir que o Demandado não utiliza o nome de domínio em disputa relativamente a uma bona fide oferta de produtos e de serviços.
O Demandado provavelmente pretendia aproveitar-se da forma e do carácter apelativo da marca MASTERCARD para atrair de maneira enganosa e com objectivo de lucro os usuários da Internet que pretendem acessar o sítio de rede electrónica da Demandante através do nome de domínio em disputa. Refira-se que o aludido sítio de rede electrónica encontra-se inativo desde o início do procedimento administrativo, razão pela qual confirma-se a manutenção passiva do nome de domínio.
Também foi confirmado pelo Especialista serem correctas as alegações da Demandante referindo que o Demandado jamais requereu o registo de marca para o sinal nominativo MASTERCARD e tampouco possui, pelo menos no Brasil ,ou nos Estados Unidos da América, quaisquer direitos marcários sobre o referido sinal distintivo.
Por todo o exposto, o Especialista considera que a Demandante fez prova prima facie de que o Demandado não tem quaisquer direitos ou interesses legítimos relativamente ao nome de domínio em disputa.
Deste modo dá-se a inversão do ônus da prova para o Demandado que, no presente caso, não respondeu à Demanda, não constando ainda do processo administrativo qualquer facto em sentido contrário. Ver Accor v. Eren Atesmen,Caso OMPI No. D2009-0701.
Portanto, o Especialista conclui que a Demandante cumpriu, de forma clara e indubitável, o disposto na Política, relativamente ao segundo elemento, conforme o disposto no respectivo parágrafo 4(a)(ii). C. Nome de domínio registado e utilizado de má fé
Em Agosto de 2010 – data do registo do nome de domínio em disputa –as marcas MASTERCARD da Demandante já gozavam de notoriedade, extravasando a sua fama para além do seu sector de mercado, e mesmo para além das próprias fronteiras nacionais.
Tais aspectos de direito e de facto, que estão amplamente documentados e provados nas alegações da Demanda, tornam as marcas da Demandante merecedoras de uma protecção especial contra o seu aproveitamento indevido e, sobretudo, parasitário por terceiros.
Com efeito, estamos perante uma marca muito forte atendendo, principalmente, ao seu elevado carácter distintivo adquirido ao longo dos anos.
Todavia o grande cariz apelativo das marcas MASTERCARD torna-as particularmente vulneráveis às actuações ilícitas e, sobretudo, de má-fé.
Atente-se, também, que o parágrafo 4(b) da Política enumera quatro das condições, não exaustivas, que podem ser constitutivas de má-fé no registo e no uso de um nome de domínio.
Em particular o parágrafo 4(b)(iv) refere a circunstância seguinte:
“ao usar o nome de domínio o Demandado tente, intencionalmente, atrair, com fins lucrativos, os usuários da Internet para o seu sítio da rede electrónica ou para qualquer outro endereço electrónico, criando a possibilidade de confusão com a marca da Demandante relativamente à origem, ao patrocínio, à associação ou à promoção do sítio da rede electrónica ou de um produto ou serviço.”
Ressalta deste processo que o Demandado provavelmente pretendia aproveitar-se de forma oportunista e desleal do goodwill das marcas MASTERCARD, de titularidade da Demandante. Refira-se que o aludido sítio de rede electrónica encontra-se inativo desde o início do procedimento administrativo, razão pela qual confirma-se a manutenção passiva do nome de domínio.
As marcas MASTERCARD são, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, e em muitos outros países, marcas notórias e de prestígio e é muito difícil aceitar que o Demandado desconhecesse esta importância marcária quando registou o nome de domínio .
A ausência de qualquer operação no nome de domínio em disputa não auxilia o Demandado. Em decisões anteriores ficou consagrado que, em determinados casos, a mera manutenção passiva do nome de domínio pode contribuir para a caracterização da má fé. Ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003 ou ainda Polaroid Corporation v. Jay Strommen,Caso OMPI No. D2005-1005.
Não há, na visão deste Especialista, como não reconhecer a existência de má-fé quando uma marca notória é registada como nome de domínio e mantida como activo de um indivíduo que não apresenta qualquer justificação para o fazer.
Por todo o exposto acima, o Especialista considera, igualmente, que a Demandante provou o terceiro elemento tal como exigido no parágrafo 4(a)(iii) da Política. 7. Decisão
O Especialista conclui que a Demandante provou devidamente cada um dos três elementos constantes do parágrafo 4(a) da Política.
Com efeito o nome de domínio em disputa é igual ou semelhante na confusão evidente que estabelece com as marcas MASTERCARD da Demandante, acrescendo que o Demandado não tem quaisquer direitos ou interesses legítimos relativamente ao nome de domínio em causa e, finalmente, o nome de domínio do Demandado foi registado e está sendo utilizado com má fé.
Pelas razões expostas e de acordo com o parágrafo 4 (i) da Política e, também com o parágrafo 15 das Regras, o Especialista dá pleno provimento à Demanda e determina que o registo do nome de domínio seja transferido para a Demandante.
António L. De Sampaio
Especialista Único
Data: 18 de julho de 2011
Full & Egal Universal Law Academy