신청인: 삼성전자 주식회사, 대한민국 수원
신청인의 대리인: 유미특허법인, 대한민국
피신청인: Richard Yaming, 대한민국 서울 2. 도메인이름 및 등록기관
분쟁도메인이름 은 Korea Information Certificate Authority Inc. d/b/a/ DomainCA.com에 등록되어 있다. 3. 행정절차 개요
신청인은 분쟁해결신청서를 2011년 6월 29일 세계지적재산권기구(WIPO) 중재·조정센터(이하 “센터”라 함)에 제출하였으며 센터는 2011년 6월 29일Korea Information Certificate Authority Inc. d/b/a/ DomainCA.com에게 분쟁도메인이름과 관련하여 등록기관 확인 요청서를 이메일로 발송하였다. 2011년 6월 30일Korea Information Certificate Authority Inc. d/b/a/ DomainCA.com은 센터에 이메일로 보낸 답변을 통해서 피신청인이 등록인으로 기재되어 있음을 확인하고 등록인의 연락처를 제공하였다.
센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 “규정”이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 절차규칙(이하 “절차규칙”이라 함) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(“이하 보충규칙”이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.
센터는 절차규칙 제2조(a)항 및 제4조(a)항에 따라 2011년 7월 15일 분쟁해결신청서를 피신청인에게 공식적으로 통지하고 행정절차를 개시하였다. 절차규칙 제5조(a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감일은2011년 8월 4일이었다. 신청인은 답변서를 제출하지 않았고, 이에 따라 센터는 2011년 8월 5일 피신청인의 답변서 미제출을 확인 및 통지 하였다. 같은날, 피신청인은 분쟁에 대한 공식통지문을 받지 못했었다는 이메일을 센터에 보냈으며, 이에 센터는 피신청인에게 송부한 분쟁해결신청서의 통지 및 행정절차의 개시한 이메일을 첨부하여 센터가 통지의무를 이행했음을 알렸다. 피신청인은 답변서 제출기한을 연장할 것을 요청하였고, 센터는 절차규칙상 “예외적인 사건에 대해... 답변서 제출 마감기한을 연장할 수 있[으나], 본 건이 예외적이라고 판단할 만한 근거를 발견하지 못하였”음을 통보하였다.
2011년 8월 24일 센터는 Andrew J. Park을 본 건의 단독 패널위원으로 선정하였다. 패널은 절차규칙 제7조에 따라 센터가 요청한 대로패널위원으로서의 수락 성명서 및 공평성과 독립성 선언서를 제출하였다. 4. 사실관계
신청인 삼성전자 주식회사는 1969년 1월 설립된 삼성그룹의 계열사로서 초기에는 TV, 냉장고, 세탁기, 전자레인지등 다양한 가전제품을 국내 자체 기술력으로 생산 판매하였으며 이후 점차적으로 가전제품뿐만이 아니라 반도체, 컴퓨터 및 휴대폰 등 통신 장비분야에서도 세계 각국에 해외법인 체계를 운영하면서 세계적으로 널리 알려진 독보적인 위치를 구축한 기업이다. 또한 신청인은 “삼성” 및 “SAMSUNG”이라는 이름의 서비스 상표 및 서비스표를 국내 및 세계 각국에 등록함으로써 “삼성” 및 “SAMSUNG”이라는 이름의 서비스 상표 및 서비스표는 동일 업종의 사업자뿐만 아니라 일반 소비자에게도 대한민국을 포함하여 세계적으로 널리 알려져 있다. 특히 신청인은 ‘광고기획업, 광고대행업’ 등을 포함한 서비스업류를 지정서비스업으로 하는 서비스표를 등록하여 존속하고 있다. 한편 피신청인은 현재 분쟁도메인 이름을 보유하고 있을 뿐 실제로 능동적인 사용을 하지 않고 있다. 5. 당사자들의 주장 A. 신청인의 주장
본 건에 대한 신청인의 주장은 다음과 같다.
(i) 분쟁도메인이름 은 신청인이 권리를 소유하고 있는 상표 “삼성” 및 “SAMSUNG”과 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
(ii) 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익을 갖고 있지 않다.
(iii) 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있다.
첫번째항에서 신청인은 분쟁도메인이름 이 신청인의 상표 및 서비스표 인 “삼성” 및 “SAMSUNG” 과 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장하고 있다. ” 은 “samsung”과 “ad”가 결합된 것으로 “ad”는 어떤 의미나 식별력이 없는 단순한 알파벳 두 자의 결합이거나 또는 “광고”를 지칭하는 “advertisement”의 약자로 그 결합으로 새로운 의미를 가지는 것이 아니어서 별도의 식별력을 제공하기 보다는 “SAMSUNG”이라는 저명상표에 흡수되는 부가적이거나 보조적인 관계에 불과하므로 분쟁도메인이름의 주된 부분은 “samsung”이라는 주장이다.
두번째항에서 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익이 없다고 주장하고 있다. 그 근거로 신청인은 “SAMSUNG” 상표에 대해 독자적 권리를 가지고 있으며 이 상표를 도메인이름에 사용할 수 있는 어떠한 권한이나 라이센스를 피신청인에게 부여한 바가 없으며 또한 피신청인은 특별히 광고와 관련된 업무를 하고 있다고 볼 수 없는 사실을 주장하고 있다.
세번째항에서 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해 정당한 권리나 이익을 가지고 있지 않음에도 불구하고 국제적으로 저명한 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 분쟁도메인이름을 등록 보유한 사실 자체가 피신청인의 부정한 목적을 추정하게 한다고 주장하고 있다. 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록한 후 3년 이상이 지나도록 실질적으로 사용을 하지 않고 이 도메인하의 웹사이트를 통해 전 세계적으로 저명한 신청인의 상표를 포함한 도메인이름을 이용하여 “samsung” 브랜드 제품 또는 신청인의 생산제품과 관련 있는 회사들의 제품 판매 웹사이트로 연결하여 자신의 광고 수입을 올리고 있을뿐 구체적 사업계획이나 목적이 불분명하다. 또한 피신청인이 장래에 정식 웹사이트를 개설할 경우 인터넷에서 일반 수요자들로 하여금 신청인과 피신청인사이의 상품의 출처의 오인 및 혼동 또는 양자사이에 일접한 후원 또는 제휴관계가 있는 것으로 혼동하게 할 가능성이 높다고 주장하고 있다. B. 피신청인의 주장
피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 반박도 제시하지 않았다. 6. 검토 및 판단
규정 제4조(a)항에 따르면 신청인은 피신청인의 분쟁도메인이름을 이전 또는 말소시키고자 하는 신청을 구제받기 위해서는 다음과 같은 세가지 요건 모두를 입증해야 한다.
(i) 분쟁도메인이름이 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
(ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
(iii) 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.
일단 신청인이 분쟁도메인이름에 대해 피신청인이 권리 또는 정당한 이익이 없다고 추정될 만한 충분한 증거를 제시하면 (prima facie) 피신청인은 이를 반박하여 자신이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익이 있음을 입증할 책임을 진다. 만약 피신청인이 이를 입증하지 못하면 신청인이 규정 제4조(a)(ii)를 만족한 것으로 간주한다. Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Case No. D2003-0455 참조. A. 상표와 도메인이름의 동일·유사성
분쟁도메인이름 은 신청인의 상표 및 서비스표와 동일한 명칭인 “samsung” 과 문자 “ad” 를 결합한 형태로 구성되어 있다. 따라서 이 사건의 분쟁도메인이름의 주요부분은 “samsung”이며 “ad”라는 문자는 광고를 뜻하는 “advertisement”의 약자이외의 별다른 의미나 식별력이 없다고 본다. 따라서 본 패널은 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하며 신청인은 규정 제4조(a)(i)항을 충족한 것으로 판단한다. B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익
규정 제4조(c)항에 따르면 피신청인은 다음과 같은 경우에 도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 입증할 수 있다.
(i) 피신청인이 본 분쟁의 통지를 받기 전에 상품 또는 서비스의 진정한(bona fide) 제공을 위하여 분쟁도메인이름을 사용하고 있었거나 그 사용을 위한 입증할 만한 준비를 하고 있는 경우,
(ii) 피신청인(개인, 기업이나 기타 단체로서)이 비록 관련 상표 또는 서비스표를 소유하고 있지 않더라도 분쟁도메인이름으로 널리 알려져 있는 경우, 또는
(iii) 피신청인이 문제시 된 상표 또는 서비스표의 가치를 손상시키거나 소비자에게 오해를 일으키지 않고 상업적 이득을 얻으려는 의도 없이 분쟁도메인이름을 정당하게 비상업적으로 또는 공정하게 사용하고 있는 경우.
일단 신청인이 분쟁도메인이름에 대해 피신청인이 권리 또는 정당한 이익이 없다고 추정될 만한 충분한 증거를 제시하면(prima facie) 피신청인은 이를 반박하여 자신이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익이 있음을 입증할 책임을 진다.
신청인은 피신청인에게 “삼성” 및 “SAMSUNG” 이라는 자신의 상표 및 서비스표 사용에 대하여 어떠한 권한도 부여한 바 없으며 피신청인이 분쟁도메인이름으로 널리 알려져 있다는 어떠한 기록도 존재하지 않는다. 현재 피신청인은 분쟁도메인이름과 그 웹사이트를 이용하여 “samsung” 브랜드 제품 또는 신청인의 생산제품과 관련 있는 회사들의 제품 판매 웹사이트로 연결해주며 광고 수입만을 올리고 있을뿐 실제 상품을 판매하고 있거나 혹은 판매 준비중에 있다는 아무런 증거도 제시하지 않았다. 이러한 사실로 볼 때 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 정당한 이익도 갖고 있다고 할 수 없다. Archipelago Holdings LLC v. Creative Genius Domain Sales and Robert Aragon d/b/a/ Creative Genius Domain Name Sales,WIPO Case No. D2001-0729. 따라서 피신청인의 분쟁도메인이름 등록 및 사용은 규정 제4조(c)(i), (ii)와 (iii)에 모두 해당 사항 없다.
본 행정패널은 위에서 검토된 모든 사항에 따라 신청인이 피신청인의 권리 또는 정당한 이익의 부재를 충분히 증명하였다고 (prima facie) 판단한다. 따라서 피신청인의 분쟁도메인이름에 대한 권리와 정당한 이익의 입증책임은 피신청인에게 있으며 피신청인은 신청인의 이러한 주장에 대하여 아무런 답변을 제시하지 않았다. 따라서 본 행정패널은 신청인이 규정 제4조(a)(ii)항에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 없음을 입증한 것으로 판단한다. C. 피신청인의 부정한 목적
규정 제4조(a)(iii)항에 따르면 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록 및 사용 하였다는 입증책임은 신청인에게 있다. World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman,WIPO Case No. D1999-0001; Shaw Industries Group, Inc. and Columbia Insurance Company v. DomainsByProxy, Inc. and Patti Casey,WIPO Case No. D2007-0555; Patrick Pawlicki v. The Plastiform Company,WIPO Case No. D2007-1206.
또한 규정 제4조(b)항은 신청인이 분쟁도메인이름의 등록 및 사용에 있어 피신청인의 부정한 목적을 입증할 수 있는 네 가지 상황을 제시하고 있다.
(i) 피신청인이 상표권자나 서비스표권자인 신청인 또는 신청인의 경쟁업자에게 분쟁도메인이름과 직접 관련된 비용으로 서류에 의해 입증된 직접비용을 초과하는 대가를 받기 위하여 당해 도메인이름을 판매, 대여, 또는 이전할 것을 주된 목적으로 당해 도메인이름을 등록 또는 취득한 경우,
(ii) 피신청인이 상표권자나 서비스표권자로 하여금 그의 상표나 서비스표에 상응하는 도메인이름을 사용할 수 없도록 방해하기 위하여 분쟁도메인이름을 등록한 경우로서 피신청인이 그러한 방해행위를 반복적으로 행한 경우,
(iii) 피신청인이 경업자의 사업을 방해할 것을 주된 목적으로 분쟁도메인이름을 등록한 경우,
(iv) 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용하여 자신의 웹사이트나 기타의 사이트 또는 자신의 웹사이트 또는 기타의 사이트에 나와있는 상품 또는 서비스에 관하여 그 출처, 후원관계, 거래상 제휴관계, 보증관계 등에 관하여 신청인의 상표나 서비스표와 혼동을 야기하여 인터넷상의 이용자를 상업적인 이득을 목적으로 자신의 웹사이트 또는 기타의 온라인 사이트로 고의적으로 유인한 경우.
피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않음에도 불구하고 대한민국을 포함하여 국제적으로 널리 알려진 신청인의 상표 및 서비스표와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 도메인이름을 등록 보유한 후 3년이상이 지나도록 실질적으로 진정한 상품이나 서비스를 제공하기 위하여 사용하고 있지 않았으며, 다만 분쟁도메인이름과 그 웹사이트를 이용하여 “samsung” 브랜드 제품 또는 신청인의 생산제품과 관련 있는 회사들의 제품 판매 웹사이트로 연결주며 광고 수입만을 올리고 있다는 사실에서 피신청인의 부정한 목적을 추정할 수 있다. 뿐만 아니라 피신청인은 실제 상품을 판매하고 있거나 혹은 판매 준비중에 있다는 아무런 증거도 제시하지 않았다.
신청인이 제출한 자료 및 본 행정패널이 조사한 정보를 검토 분석한 결과 피신청인이 분쟁도메인이름을 정당하게 비상업적으로 또는 공정하게 사용하였다는 어떠한 증거도 찾을 수 없고 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용하여 고의적으로 인터넷 소비자들을 유인하고, 피신청인과 신청인사이에 어떠한 관련이 있는 것처럼 인터넷사용자들의 혼동을 야기, 신청인의 상표의 명성을 이용하여 상업적 이익을 얻으려고 분쟁도메인이름을 등록 및 사용하고 있는 것으로 보인다.
따라서, 본 행정패널은 신청인이 규정 제4조(a)(iii)항에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록 및 사용하는데 있어 부정한 목적이 있음을 충분히 입증한 것으로 판단한다. 7. 결정
앞에서 검토한 바에 따라, 본 행정패널은 규정 제4조 (a)에 근거하여 (i) 분쟁도메인이름이 신청인의 상표 및 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하고, (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않으며, (iii) 분쟁도메인이름의 등록과 사용이 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 판단한다.
따라서 본 행정패널은 규정 제4조(i)항 및 절차규칙 제15조에 의거하여, 분쟁도메인이름 을 신청인 삼성전자 주식회사에게 이전할 것을 명한다.
Andrew J. Park
단독패널위원
일자: 2011년 9월 6일
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