La Demandante es la sociedad eBay Inc. con domicilio en los Estados Unidos de América, representada por Hogan Lovells, Francia.
La Demandada es María Cecilia Vieites, con domicilio en Mijas, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio , , , , , , , , , , , , , y .
El registrador de los citados nombres de dominio es 1&1 Internet AG. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de julio de 2011. Con fecha 15 y 25 de julio de 2011 el Centro envió a 1&1 Internet AG, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 19 y 26 de julio de 2011 1&1 Internet AG envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta al requerimiento por parte del Centro en el sentido de traducir la Demanda al idioma español, la Demandante presentó dicha traducción el día 11 de agosto de 2011.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 12 de agosto de 2011. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de septiembre de 2011. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 2 de septiembre de 2011.
El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 20 de septiembre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandada no contestó la Demanda por ende los hechos se establecen en base a lo afirmado en la Demanda por la Demandante.
La Demandante es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de América en el año 1995 (en adelante "eBay"). eBay es reconocida ampliamente como el "mayor mercado del mundo", gozando de una gran reputación en todo el mundo tanto en lo que atañe a sus servicios como a sus marcas. La principal página en Internet de la Demandante, accesible a través de la dirección “”, ocupa el número 23 en el ranking mundial de páginas más visitadas, y asimismo la página web de eBay dedicada a los usuarios españoles ocupa igualmente el puesto número 23 entre las páginas más visitadas en España, en ambos casos de conformidad con la información facilitada por Alexa citada en la Demanda y no controvertida por la Demandada.
La presencia comercial de la Demandante en España es significativa. De hecho, al 31 de diciembre de 2009, EBAY SPAIN INTERNATIONAL, S.L., una de las filiales de eBay Inc., alcanzó una facturación de 2,56 millones de dólares estadounidenses.
La Demandante posee más de 94 millones de usuarios activos en todo el mundo y una amplia presencia global en la prestación de un gran número de servicios, incluyendo sin limitación alguna la prestación de un servicio de mercado virtual para vendedores y compradores de productos y servicios.
La Demandante es titular de la marca EBAY registrada en los Estados Unidos desde el año 2000, y en la Unión Europea como marca comunitaria desde el año 1998.
El Demandante es igualmente titular registral de los siguientes nombres de dominio, muy similares a los nombres de dominio en disputa: , , , , , , , , , y .
Los nombres de dominio en disputa fueron registrados entre el 3 y el 5 de marzo de 2009. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante alega que dispone de marcas en numerosos países, desde el año 2000 en Estados Unidos de América. Invoca asimismo marcas comunitarias registradas en el año 1998 en la Unión Europea. Agrega que estas marcas han adquirido notoriedad y en consecuencia se benefician de la protección otorgada a las marcas notoriamente conocidas prevista en el art. 6 bis del Convenio de Paris del cual España es miembro desde el 7 de julio de 1884.
La Demandante sostiene que las marcas son idénticas o similares hasta el punto de crear confusión con los nombres de dominio en disputa. Alega asimismo que, dado el carácter notorio de las marcas EBAY, cuando los usuarios de Internet se encuentran ante una combinación del prefijo distintivo EBAY con términos genéricos como “anuncios”, “coches”, “empleo”, “motos” o “pisos”, es probable que se vean confundidos y asuman que los nombres de dominio tienen algún tipo de relación con la Demandante. El hecho de que eBay utilice su marca en forma habitual con otros términos a efectos de construir nombres de dominio aumenta decididamente la confusión.
Respecto del primer elemento de la Política agrega que numerosos antecedentes han concluido que la adopción de una marca en su integridad como nombre de dominio sumado a un término genérico tienen aptitud para generar confusión marcaria.
Respecto al segundo elemento de la Política, el Demandante sostiene que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. En una búsqueda preliminar ha comprobado que la Demandada carece de marcas comunitarias sobre la denominación EBAY. Asimismo la Demandada carece de marcas locales en numerosos países europeos según las búsquedas efectuadas por el Demandante.
De igual manera, agrega que a la Demandada le corresponde probar que tiene algún derecho o interés legítimo bastando que el Demandante alegue que la Demandada carece de los mismos. Igualmente señala que la Demandante nunca ha sido autorizada ni ha recibido licencia o permiso de la Demandante para uso de las marcas comerciales, rechazando asimismo que estén presentes en este caso algunas de las circunstancias previstas en la Política, letras (i), (ii), y (iii) del párrafo 4(c), a efectos de acreditar derechos o intereses legítimos.
En concreto señala que no existe utilización de los nombres de dominio en disputa de buena fe para la oferta de bienes o servicios. Los nombres de dominio no están en uso, y tampoco lo han estado en el pasado según surge de una consulta efectuada en “”. Tampoco es conocida la Demandada corrientemente por esos nombres de dominio ni existe un uso legítimo y leal y no comercial de los nombres de dominio en disputa.
Agrega finalmente que los nombres de dominio en disputa fueron registrados y se utilizan de mala fe.
En cuanto al registro de mala fe, la Demandante sostiene que la conducta de la Demandada corresponde con el supuesto descrito en el párrafo 4(b)(ii) de la Política el cual dispone: “usted ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando usted haya incurrido en una conducta de esa índole”.
Sostiene que la Demandada ha registrado los nombres de dominio en disputa a fin de impedir a eBay reflejar su marca en los correspondientes nombres de dominio. En concreto aduce que la Demandante ha registrado nombres de dominio que incorporan tanto la marca EBAY como los términos “anuncios”, “coches”, “empleo”, “motos” o “pisos”. Que eBay utiliza en España, país donde reside la Demandada bajo la denominación eBay anuncios.
Alega que conociendo las actividades de la Demandante en España, la Demandada previó que la Demandante estaría interesada en registrar el nombre EBAY en relación con términos genéricos como “anuncios”, “coches”, “empleo”, “motos” y “pisos” bajo los gTLD .com, .info, .net y .org y en consecuencia registró los nombres de dominio en disputa. La Demandada ha venido siguiendo un patrón de registro ilegítimo de nombres de dominio bajo gTLDs .com, .info, .net y .org. El “patrón de conducta” que exige el párrafo 4(b)(ii) de forma típica supone la existencia de multiplicidad de nombres de dominio y múltiples demandantes, si bien puede predicarse igualmente de una situación en la que existe una multiplicidad de nombres de dominio y un único demandante. A tal efecto se citan varios casos en los cuales se ha interpretado dicha situación como el “patrón de conducta” que exige el párrafo 4(b)(ii) y solicitan su aplicación al presente caso.
Añade asimismo que es posible inferir mala fe si la Demandada sabia o debía haber sabido de la existencia de la marca de la Demandante. Alega que es razonablemente imposible que los nombres de dominio en disputa hubieran sido elegidos por motivo alguno distinto del intento de beneficiarse del fondo de comercio y reputación asociada a la notoriedad de la marca EBAY de la Demandante. La Demandada no podría haber ignorado la existencia de la Demandante ni los derechos de esta última a la fecha del registro de los nombres de dominio en disputa dada la notoriedad de la Demandante en todo el mundo incluyendo España. Ello pone claramente de manifiesto la mala fe de la Demandada a la hora de registrar los nombres de dominio en disputa.
Alega asimismo que el contacto administrativo para el nombre de dominio es un tal Daniel García Noelting, quien igualmente parece ser la persona que registró el nombre de dominio . Ello indicaría algún tipo de conexión entre ambas partes, así como un intento común de apropiarse de las marcas de la Demandante.
En cuanto a la utilización de mala fe, sostiene que en la actualidad la Demandada no utiliza en forma alguna los nombres de dominio. Cita en su apoyo dos casos (Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. and BellSouth Corporation v. Argentina Web Design, Caso OMPI No. D2000-0914 y Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003) y recuerda que la marca EBAY de la Demandante es notoria y no se concibe uso alguno legítimo de los nombres de dominio en disputa.
Por todo lo expuesto solicita que los nombres de dominio en disputa sean transferidos a la Demandante. B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
Sin embargo el Centro recibió un correo electrónico de con fecha 1 de agosto de 2011, enviado en respuesta a la petición de la Demandante de que el procedimiento se llevase en inglés. En dicho correo se manifestó lo siguiente: “En relación al asunto de su referencia “Re. Case No. D2011-1212”, nos oponemos a que el idioma del procedimiento sea el inglés, ya que el acuerdo de registro se hizo en español. Adelantamos que estamos dispuesto a negociar la venta de nuestros dominios, legalmente adquiridos. En este caso el demandante debe ponerse en contacto con nosotros en la dirección de correo-e que se uso para notificar el arbitraje”. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4.a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar de los nombres de dominio respecto de las marcas sobre las que la Demandante tiene derechos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto a los nombres de dominio; y
(iii) Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza los nombres de dominio de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Para fundamentar el cumplimiento de este requisito, la Demandante ha hecho una reseña de las diversas marcas de las que es titular en Estados Unidos y en la Unión Europea y ha alegado la existencia de semejanza productora de confusión entre su marca EBAY y los nombres de dominio en disputa.
Para apreciar la similitud entre dos signos enfrentados hay que partir de una comparación objetiva entre ambos.
El Experto considera que efectivamente existe semejanza capaz de producir confusión entre los nombres de dominio en disputa y la marca EBAY de la Demandante.
La única diferencia existente entre las marcas de la Demandante y los nombres de dominio en disputa se refiere al agregado de términos como “anuncios”, “coches”, “empleo”, “motos” y “pisos” junto con guiones (“-) en algunos casos, que en modo alguno alcanzan a despejar la posibilidad de confusión. Por el contrario, dado que estos términos genéricos son categorías de los avisos que se suelen encontrar en el mercado virtual de la Demandante, es probable que ello ayude a generar mayor confusión en el público consumidor.
Con respecto a la extensiones “.com”, “.info”, “.net” y “.org”, se trata de una característica funcional de un nombre de dominio. Tal como se ha sostenido repetidamente en decisiones pasadas bajo la Política, estas extensiones por ser de obligatoria inclusión en los nombres de dominio, no suelen entrar en el análisis comparativo para determinar la identidad o similitud con la marca.
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4.a).i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4.c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que una demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.
En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la demandante con ánimo de lucro.
Ninguno de estos supuestos se encuentra presentes en el caso bajo análisis, a saber:
No consta que los nombres de dominio en disputa coincidan en parte o en su totalidad con un derecho de marca del que la Demandada sea titular. Por el contrario la Demandante ha demostrado que carece de registros marcarios merced a las búsquedas realizadas y cuyos resultados han sido acompañados en la Demanda, y la Demandada no ha controvertido estas afirmaciones.
La Demandada no realiza, ni ha sido acreditado que haya realizado desde que registró los nombres de dominio en disputa, oferta alguna de productos o servicios de buena fe en esos nombres de dominio. Por el contrario la Demandante ha acreditado según consta en los resultados de que acompañó, y que sirven como prueba1, que los nombres de dominio en disputa carecen de actividad, lo que prima facie, indicaría que nunca habrían sido utilizados desde su registro.
La Demandada no es conocida por los nombres de dominio en disputa. Esta alegación no ha sido controvertida por la Demandada.
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4.a).ii) de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El último de los elementos previstos por la Política es que la Demandada haya registrado y usado los nombres de dominio de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo establecido desde las primeras decisiones adoptadas en el marco de la Política (World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman,Caso OMPI No. D1999-0001; Robert Ellenbogen v. Mike Pearson,Caso OMPI No. D2000-0001) hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe de la Demandada tanto en el momento del registro de los nombres de dominio como en su posterior utilización.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de los citados elementos en el presente caso.
Este Experto interpreta que las circunstancias aportadas por la Demandante permiten considerar que la Demandada conocía la existencia de la Demandante y de su marca EBAY por el que se la identificaba pues:
La marca EBAY es ampliamente conocida en numerosos países y ha sido calificada como famosa o notoria en decisiones pasadas bajo la Política (ver eBay Inc. v. David Sach ,Caso OMPI No. D2009-1083; eBay Inc. v. Artgrafi Multimedya Hizmetleri,Caso OMPI No. D2008-1935; eBay Inc. v. Fu ZhiYong,Caso OMPI No. D2007-0865; eBay Inc. v. ebayMoving / Izik Apo,Caso OMPI No. D2006-1307; eBay Inc. v. RePoCo,Caso OMPI No. D2003-0808; y eBay, Inc v. Progressive Life Awareness Network,Caso OMPI No. D2001-0068). Ello autoriza a presumir que la Demandada conocía o debía conocer la existencia de la marca EBAY al momento del registro.
Por otra parte, no cabe presumir otra posibilidad dada la gran cantidad de nombres de dominio registrados por la Demandada. El haber registrado un total de quince nombres de dominio dentro del plazo de dos días (entre el 3 y el 5 de marzo de 2009) cuyo denominador común es que contienen la marca registrada EBAY, con la combinación de palabras genéricas como “anuncios”, “coches”, “empleo”, “motos” y “pisos” que la Demandante utiliza como categorías de sus avisos, es una clara demostración de la existencia de mala fe en el presente caso.
Se entiende que ello constituye el supuesto previsto en párrafo 4(b)(ii) de la Política que dispone “usted ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando usted haya incurrido en una conducta de esa índole”.
Según la visión de consenso (ver punto 3.3. del documento titulado WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition) la conducta descrita en el párrafo 4(b)(ii) de la Política puede ocurrir con numerosos casos similares separados o un solo caso donde el demandado haya registrado múltiples nombres de dominio que sean similares a las marcas en cuestión (General Electric Company v. Normina Anstalt a/k/a Igor Fyodorov,Caso OMPI No. D2000-0452; Potomac Mills Limited Partnership v. Gambit Capital Management,Caso OMPI No. D2000-0062; ISL Marketing AG, and The Federation Internationale de Football Association v. J.Y. Chung, W, W Co., and Worldcup 2002,Caso OMPI No. D2000-0034).
En cuanto a la mala fe en el uso, no habiendo ningún sitio web activo bajo los nombres de dominio en disputa, el Experto considera que en ciertas circunstancias el mero uso pasivo de los nombres de dominio puede ser indicativo de registro y uso de mala fe. (Ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003). En el presente caso se tienen en cuenta el registro de quince nombres de dominio que comparten la marca EBAY por la misma persona, como el hecho de que no contestó la Demanda y la imposibilidad de notificarle vía correo internacional la misma, habiéndole podido sólo notificar vía correo internacional en sus contactos administrativo y de facturación .
Por todo ello, el Experto concluye que los nombres de dominio en disputa se han registrado y se usan de mala fe. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio , , , , , , , , , , , , , y sean transferidos a la Demandante.
Pablo A. Palazzi
Experto Único
Fecha: 3 de octubre de 2011
1 En relación al uso de Internet Wayback Machine (A) ver: Lan Airlines S.A. v. Joan F. Casas, Ks@s Intl,Caso OMPI No. D2010-0008 ; La Francaise des Jeux v. Domain Drop S.A.,Caso OMPI No. D2007-1157; G.U.C. S.A. v. Roberto Petralia,Caso OMPI No. D2010-1865; Karl’s Sales and Services Company, LLC v. LaPorte Holdings, Inc.,Caso OMPI No. D2004-0929; y National Football League v. Thomas Trainer,Caso OMPI No. D2006-1440.
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