Le Requérant est Rexel Distribution SA, Paris, France, représenté par Selarl Feral-Schuhl / Sainte-Marie, France.
Le Défendeur est Avenir Solaire SARL, Bourgoin-Jallieu, France. 2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine et .
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est OVH. 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Rexel Distribution SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 25 juillet 2011.
En date du 26 juillet 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 26 juillet 2011, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 29 juillet 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 août 2011. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 19 août 2011, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 24 août 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Nathalie Dreyfus. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits
Le Requérant est la société Rexel Distribution, distributrice de matériel électrique à destination des professionnels. Les solutions commercialisées par la société Rexel Distribution couvrent une large gamme d’équipements comprenant notamment les solutions électriques, le génie climatique, les énergies renouvelables.
La société Rexel Distribution est titulaire de nombreux enregistrements de marques françaises et communautaires REXEL dont notamment:
- la marque verbale française REXEL n° 3 454 033, déposée le 3 octobre 2006 et enregistrée pour des produits et services en classes 9, 11, 35, 36, 37, 39 et 42.
- la marque française semi-figurative REXEL n° 3 454 032, déposée le 3 octobre 2006 et enregistrée pour des produits et services en classes 9, 11, 35, 36, 37, 39 et 42.
- la marque verbale communautaire REXEL n° 5 404 876, déposée le 20 octobre 2006 et enregistrée pour des produits et services en classes 9, 11, 35, 36, 37 et 42.
- la marque communautaire semi-figurative REXEL n° 5 404 918, déposée le 20 octobre 2006 et enregistrée pour des produits et services en classes 9, 11, 35, 36, 37 et 42.
Les sociétés du groupe Rexel sont également titulaires des noms de domaine , enregistré le 3 août 1996, et , enregistré le 24 mai 2007, tous deux exploités pour présenter les activités du groupe.
En janvier 2011, le Requérant a constaté l’existence des noms de domaine litigieux et ; il a alors fait procéder à un constat d’huissier établissant que les sites Internet présentaient la même structure que la page d’accueil du site Internet du Requérant et qu’en particulier la marque REXEL était reproduite avec la même police, dans un cadre de même forme, placé au même endroit que sur le site Internet du Requérant.
Le Requérant a ensuite adressé une mise en demeure au Défendeur par courrier électronique et courrier recommandé pour solliciter la cessation des atteintes ainsi que la transmission des noms de domaine litigieux à son profit.
Après l’envoi de la mise en demeure, les sites Internet ont été placés en "maintenance" selon le Requérant. Le Défendeur a en outre répondu en proposant de transférer les noms de domaine litigieux en contrepartie du versement de la somme de 7500 Euros hors taxes.
Depuis mai 2011, les noms de domaine litigieux ont été réactivés et pointent vers des sites Internet présentant les activités d’une entité sous l’enseigne "Avenir Energies" qui indique être spécialisée dans la distribution et la revente d’équipements énergétiques. 5. Argumentation des parties A. Requérant
Le Requérant indique qu’il est titulaire de droits sur la marque REXEL en France et dans le monde et que cette marque est bien connue des professionnels de son domaine d’activité. Il précise aussi que des sociétés de son groupe sont réservataires de noms de domaine comprenant la marque REXEL.
En outre, le Requérant affirme que les noms de domaine litigieux sont semblables à sa marque au point de prêter à confusion, l’ajout d’un terme descriptif ne suffisant pas à écarter ce risque.
Il déclare ensuite que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux dans la mesure où il ne dispose pas de droit antérieur ou d’autorisation de sa part pour utiliser la marque REXEL. Il soutient également que le Défendeur n’a jamais utilisé les noms de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services et qu’il en a fait un usage déloyal.
En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, le Requérant note en particulier que la proposition de vendre les noms pour un montant de 7500 Euros trahi la volonté première du Défendeur de vendre les noms de domaine litigieux au Requérant. Ce dernier soutient également que l’envoi d’un courrier électronique de vœux par le Défendeur à des clients et des fournisseurs du groupe Rexel via l’adresse électronique "[…]@" ne fait que renforcer ce risque de confusion et met en lumière l’intention de nuire.
Le Requérant soutient en outre que les noms de domaine litigieux sont toujours utilisés de mauvaise foi. B. Défendeur
Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre. 6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit que “la Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément au Principes directeurs aux présentes Règles et à tout Principe ou Règle de droit qu’elle juge applicable”.
Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver cumulativement que:
(i) les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits;
(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache;
(iii) les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
Aussi, il y a lieu de s’attacher à examiner chacune de ces trois conditions. A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative constate que le Requérant justifie être titulaire de plusieurs marques REXEL tant en France qu’au niveau communautaire.
Dans le cas d’espèce, les noms de domaine litigieux reproduisent la marque REXEL à l’identique, accompagnée du terme descriptif "energie" ou "energy",séparés par un tiret.
Or, il est généralement admis que l’ajout d’un terme générique ou descriptif ne suffit pas à prévenir le risque de confusion inhérent à la reprise de la marque à l’identique dans les noms de domaine litigieux (L’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D Lec v. TCENTER SARL,Litige OMPI No. D2010-0072; Crédit Industriel et Commercial SA v. Stéphane Reynaud, Litige OMPI No. D2009-0892). En l’occurrence, le mot "energie" ou sa traduction en langue anglaise renforce le risque de confusion en faisant directement référence au domaine d’activité du Requérant (En ce sens, voir SCM France (anciennement Editions Aixoises Multimédia) v. Private Whois Service,Litige OMPI No. D2011-0891).
En outre, la Commission administrative considère que l’ajout d’un tiret n’atténue pas la similitude entre les noms de domaine litigieux et la marque du Requérant (En ce sens, voir BforBank S.A. v. Monsieur Samir Laroussi,Litige OMPI No. D2011-0633).
Enfin, il a été retenu dans de multiples décisions que la présence du suffixe ".com" est inopérante et n’est pas de nature à altérer l’identité ou la similitude entre la marque et le nom de domaine dont il constitue la reproduction (Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D Lec v. Madame Annie Vandevelde, Litige OMPI No. D2011-0743).
En conséquence, la Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux sont similaires aux marques dont le Requérant est titulaire au point de créer un risque de confusion avec celles-ci. B. Droits ou légitimes intérêts
Il est admis qu’il appartient au défendeur de faire état dans sa réponse de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine, une fois que le requérant a établi la preuve prima facie que le défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime sur celui-ci (Les Editions Neressis v. Corail Jeans David Bitton,Litige OMPI No. D2009-0423; Société Air France v. Constantinvest – Duarte Pierre,Litige OMPI No. D2008-0507).
En l’espèce, le Requérant précise que le Défendeur n’est lié d’aucune façon au groupe Rexel et n’a pas été autorisé par celui-ci à utiliser la marque REXEL (Alain Afflelou Franchiseur v. Jean Rochard,Litige OMPI No. D2009-0667; SCM France (anciennement Editions Aixoises Multimédia) v. Private Whois Service, Litige OMPI No. D2011-0891).
Il ajoute qu’après vérification le Défendeur ne détient aucun droit de marque sur le terme "rexel" ou sur une expression contenant le terme "rexel" et que son nom commercial et son enseigne ne contiennent pas les termes "rexel", "energie" ou "energy".
Le Requérant note également que préalablement à l’envoi d’une mise en demeure au Défendeur, les sites Internet vers lesquels pointaient les noms de domaine litigieux étaient visuellement similaires au site Internet "www." du Requérant. En outre, si le Défendeur a modifié les sites Internet vers lesquels pointaient les noms de domaine litigieux depuis l’envoi de la lettre, il n’en demeure pas moins que ces sites Internet laissent à penser que le Défendeur fait partie du groupe Rexel ou qu’il est distributeur Rexel, cet usage ne correspondant pas davantage à une offre de bonne foi de produits ou services.
Enfin, le nom de domaine n’est pas un terme générique dont aurait pu s’inspirer le Défendeur pour enregistrer les noms de domaine litigieux et aucune preuve n’a été donnée de l’existence d’un droit ou d’un intérêt légitime, ces faits sont autant d’éléments qui démontrent l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur.
La Commission administrative estime que le Requérant a établi la preuve prima facie que le Défendeur ne détenait aucun droit ou intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux, ce qui n’a pas été contesté par le Défendeur.
Par conséquent, la Commission administrative estime que le second critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfait. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
En application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit non seulement démontrer que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés, mais aussi utilisés de mauvaise foi.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs fournit une liste non-exhaustive de circonstances constituant un enregistrement et un usage de mauvaise foi d’un nom de domaine:
les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
(i) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique ;
(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent ;
(iii) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
Au vu des pièces versées au dossier, il semble que la marque REXEL soit connue des professionnels pour son activité dans le domaine des solutions électriques, du génie climatique et des énergies renouvelables. Le Défendeur, se trouvant vraisemblablement dans le même secteur d’activité que le Requérant, ne pouvait raisonnablement ignorer son existence lorsqu’il a enregistré les noms de domaine litigieux. Le Défendeur, dans la lettre adressée au Requérant en réponse à la lettre de mise en demeure, ne prétend d’ailleurs pas ignorer l’existence du Requérant et de la marque REXEL.
Dans cette même lettre, le Défendeur demande au Requérant la somme de 7500 Euros pour le transfert des noms de domaine litigieux, somme évidemment bien supérieure au montant des frais déboursés par le Défendeur en rapport avec les noms de domaine litigieux (WRH Marketing AG v. M. Serge Pastor,Litige OMPI No. D2009-0866). La Commission administrative est d’avis que les noms de domaine litigieux pourraient donc bien avoir été enregistrés dans le but de les proposer à la vente au Requérant, ce qui n’a pas été contesté par le Défendeur qui n’a pas adressé de réponse à la plainte.
En conséquence, la Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés de mauvaise foi.
Les sites Internet associés aux noms de domaine litigieux étaient similaires au site "www." du Requérant avant la lettre de mise en demeure. Une telle ressemblance ne peut s’expliquer que par la vraisemblable connaissance qu’avait le Défendeur de l’existence du Requérant et par la volonté de créer une confusion avec le Requérant et le groupe Rexel dans l’esprit des internautes, ce qui est caractéristique d’un usage de mauvaise foi. L’usage de l’adresse électronique "[…]@" pour des emails de vœux avant la réception de la lettre de mise en demeure conforte cette conclusion.
Le pointage des noms de domaine litigieux ayant changé après la réception de la lettre par le Défendeur, il convient désormais de s’interroger pour savoir s’il caractérise actuellement un usage de mauvaise foi. La Commission administrative constate que le domaine d’activité dont il est fait état sur les sites Internet vers lesquels pointent les noms de domaine litigieux semble le même que celui du Requérant, ce qui est caractéristique d’un usage de mauvaise foi qui montre la volonté du Défendeur de passer pour le Requérant ou pour l’un des ses distributeurs vis-à-vis des internautes.
Par conséquent, la Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux et ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs. 7. Décision
Pour les motifs exposés ci-dessus et en application des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne le transfert des noms de domaine litigieux et au profit du Requérant.
Nathalie Dreyfus
Expert Unique
Le 7 septembre 2011
Full & Egal Universal Law Academy