La Demandante es Bardón y Rufo 67, S.L. representada por José Amós García Magallanes, con domicilio en Málaga, España (en adelante, la “Demandante”).
El Demandado es Peter Nilsson, Peter Nilsson S.L. representada por Recaredo Abogados, con domicilio en Málaga, España (en adelante, el “Demandado”). 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (en adelante, el “Nombre de Dominio“).
El registrador del citado nombre de dominio es MyDomain, Inc. d/b/a NamesDirect (en adelante, “NamesDirect“). 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 28 de julio de 2011. El 29 de julio de 2011 el Centro envió a NamesDirect vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. El 1 y 8 de agosto de 2011 NamesDirect envió al Centro, por medio de correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
En este sentido, el Centró observó que la Demanda se presentó en español, siendo el idioma del acuerdo de registro del los nombres de dominio objeto de la disputa el inglés. El Centro notificó dicha incidencia a las partes concediéndoles respectivos plazos para contestar en fecha 15 de agosto de 2011. Así, el Demandante presentó una solicitud para que el español sea el idioma del procedimiento en fecha 17 de agosto de 2011 junto con argumentos en apoyo de dicha solicitud. La Demandada, por su parte, no presentó comentario alguno.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado en los idiomas español e inglés, dando comienzo al procedimiento el 23 de agosto de 2011. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de septiembre de 2011. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 9 y 12 de septiembre de 2011.
El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto“) como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 19 de septiembre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Idioma del procedimiento
La Demandante presentó la Demanda en castellano, sin que el Demandado haya indicado en modo alguno su oposición al uso de dicha lengua en el marco del presente procedimiento. Por el contrario, el Demandado se ha servido de la misma lengua para la presentación de la Contestación de la Demanda.
Habida cuenta de la mencionada falta de oposición del Demandado y del hecho que ambas partes residen en España y que las circunstancias de la presente disputa se han centrado en dicho territorio, el Experto considera que, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 11.a) del Reglamento, el idioma del procedimiento debe ser el castellano. 5. Antecedentes de Hecho A. La Demandante
La Demandante es una sociedad española que, desde su constitución en 2001, se ha dedicado al sector del alquiler de vehículos sin conductor en el área de Málaga, habiendo centrado gran parte de su negocio en el ámbito de Internet.
Para el desarrollo de sus actividades la Demandante ha utilizado siempre la denominación “Malagacar”, siendo actualmente titular de la marca española no. 2492788 MALAGACAR.COM, la cual se encuentra en vigor desde el 18 de julio de 2002, habiéndose registrado en la Clase 39 del Nomenclátor Internacional, para servicios de alquiler de vehículos. B. El Demandado
El Demandado Peter Nilsson es un ciudadano sueco establecido en Málaga (España), donde durante años ha desarrollado actividades comerciales a través de diversas empresas. En este sentido, ha quedado acreditado que la el Demandado y uno de los socios de la Demandante participaron en un negocio común, además de mantener una relación de amistad.
Entre otros negocios parece que el Demandado gestiona las actividades de una supuesta sociedad denominada “Golf-Service Rent a Car”, la cual se dedica a prestar servicios de alquiler de vehículos sin conductor en el área de Málaga. C. El Nombre de Dominio
El Nombre de Dominio fue registrado el 4 de noviembre de 2009. En el momento en que se emite la presente decisión el Nombre de Dominio se encuentra asociado al sitio web corporativo de la empresa “Golf Service Rent a Car” que, atendiendo a la información incluida en el mencionado sitio web, se dedica desde 2008 a la prestación de servicios de alquiler de vehículos sin conductor en la zona de Málaga. 6. Alegaciones de las Partes A. Demandante
En la Demanda afirma la Demandante:
- Que desde el inicio de sus actividades, hace más de diez años, ha venido utilizando MALAGACAR.COM para el desarrollo de las mismas, habiendo registrado dicha denominación como marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Asimismo, indica la Demandante que Internet se ha convertido en un soporte básico para la comercialización de sus servicios, habiéndose servido para ello durante años del nombre de dominio .
- Que, como consecuencia de su esfuerzo promocional y continuidad en el negocio, se ha convertido en una de las empresas de referencia en el sector de alquiler de vehículos sin conductor en el área de Málaga. Como consecuencia de ello, la marca MALAGACAR.COM ha adquirido una significativa notoriedad en la mencionada área geográfica.
- Que el Nombre de Dominio es confusamente similar con respecto a la marca MALAGACAR.COM de la que es titular ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- Que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo respecto al Nombre de Dominio al no haberla registrado como marca ni signo distintivo alguno, ni haber sido autorizado en modo alguno por la Demandante para su uso y menos para el registro del Nombre de Dominio. Por el contrario, la Demandante indica que el Demandado ha sido consciente en todo momento de la existencia de aquélla así como de su marca, pues el propio Demandado compartió negocios y participaciones en una sociedad con uno de los socios de la propia Demandante.
- Que el Demandado es plenamente consciente de que la denominación “M” atrae e interesa al público que desea obtener información o cualquier servicio relacionado con el sector del alquiler de automóviles sin conductor en Málaga, habiendo registrado y utilizado el Nombre de Dominio con ánimo de lucrarse, beneficiándose de la posición y reputación de la Demandante. En este sentido, indica la Demandante que el Demandado ha pretendido captar negocio por medio del Nombre de Dominio, aprovechándose del reconocimiento de la Demandante en el área de Málaga. Esta impresión, en opinión de la Demandante se ve acentuada por el hecho que el Demandado compite con ella por medio del uso que hace del Nombre de Dominio.
- Que, atendiendo a lo anterior, el Nombre de Dominio debería ser transferido a su favor. B. Demandado
El Demandado sostiene en la Contestación a la Demanda:
- Que mantiene amistad y conocimiento con uno de los socios de la Demandante, con el que ha participado en negocios comunes en el pasado. Ello no obstante, este hecho no ha tenido influencia alguna en el registro y uso del Nombre de Dominio, atendiendo al hecho que la mencionada amistad se circunscribe específicamente al ámbito personal y no al profesional o comercial de las partes.
- Que la Demandante no se ha opuesto al registro y uso del Nombre de Dominio durante más de tres años, de modo que el presente procedimiento debe entenderse simplemente como un intento de la Demandante de aprovecharse de las inversiones realizadas por el Demandado para el desarrollo del proyecto vinculado al Nombre de Dominio.
- Que el Demandado explota un negocio de alquiler de vehículos, si bien para ello nunca ha pretendido copiar ni parecerse en modo alguno a la Demandante. Por el contrario, el Nombre de Dominio pretende basarse en una fórmula genérica de descripción de los servicios ofrecidos a través del mismo, combinando la referencia a los servicios ofrecidos (“rent a car”) con la denominación de la provincia en la que se ofrecen tales servicios (“Malaga”). De este modo, el Demandado considera que en ningún caso la Demandante podría apropiarse de una denominación genérica como las que componen el Nombre de Dominio.
- Que, atendiendo a lo indicado, la Demanda debería ser desestimada. 7. Debate y conclusiones
De acuerdo con el apartado 4.a) de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de la marca de la que la Demandante tiene derechos.
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio.
(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.
A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por la Política respecto al presente caso. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
De acuerdo con lo indicado en los “Antecedentes de Hecho” de la presente decisión, la Demandante es titular de la marca MALAGACAR.COM, la cual ha venido utilizando durante años para el desarrollo de sus actividades empresariales. Si se compara el Nombre de Dominio con la mencionada marca, se puede comprobar que existen la siguiente diferencia: mientras la marca de la Demandante se compone exclusivamente de la denominación MALAGACAR.COM, el Nombre de Dominio combina dicha denominación con la palabra “rent”.
Seguidamente se analizarán la citada diferencia a efectos de determinar si las mismas son lo suficientemente relevantes como para considerar que existe o no un riesgo de confusión entre la marca de la Demandante y el Nombre de Dominio.
De acuerdo con los criterios aplicados en decisiones precedentes (ver, por ejemplo, la decisión Nokia Corporation v. N a.k.a. IBCC,Caso OMPI No. D2000-0102; Ediciones Pléyades, S.A. v. A.B.M. “Grupo ABM”,Caso OMPI No. D2006-0094), debe considerarse que, para descartar una potencial confusión entre el Nombre de Dominio y la marca de la Demandante, la combinación de la palabra “rent” (“alquiler” en inglés) y la denominación “M” debería ser suficientemente distintiva por sí misma para desvincular claramente al Nombre de Dominio de la marca titularidad de la Demandante. Es decir, para considerar que no existe un riesgo de confusión entre la citada marca y el Nombre de Dominio, la composición de éste debería descartar cualquier confusión con la marca MALAGACAR.COM de titularidad de la Demandante.
El Experto estima que en el presente caso debe considerarse que la inclusión de la palabra “rent” junto a la denominación “M” no constituye un elemento diferenciador suficientemente relevante entre el Nombre de Dominio y la marca titularidad de la Demandante. Cabe tener en cuenta que la mencionada palabra no hace sino complementar el núcleo identificativo del Nombre de Dominio, convirtiéndose de hecho en un elemento secundario del mismo.
De este modo, parece claro que la adición de una palabra genérica como “rent” no constituye un elemento suficientemente diferenciador, por lo que debe considerarse que el Nombre de Dominio es confusamente similar a la marca MALAGACAR.COM de titularidad de la Demandante. Esta interpretación se alinea con decisiones anteriormente adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, Wal-Mart Stores, Inc. v. Kenneth E. Crews,Caso OMPI No. D2000-0580; America Online Inc. v. Shenzhen JZT Computer Software Co. Ltd,.Caso OMPI No. D2000-0809; America Online Inc. v. Kandl Co. Ltd.,Caso OMPI No. D2000-1695; Viacom International Inc. v. Edwin Tan Caso,Caso OMPI No. D2001-1440; Bayer Aktiengesellschaft v. Henrik Monssen,Caso OMPI No. D2003-0275; o Aventis Pharma SA, Aventis Parma Aventis Pharma Deutschland GMBH v. Jonathan Valicenti,Caso OMPI No. D2005-0037).
Otra cosa sería considerar si la marca de la Demandante reviste o no un carácter suficientemente distintivo, especialmente en relación con la adición de la palabra “rent” a la misma. Este debate, no obstante, superaría claramente el ámbito de aplicación de la Política, por lo que el Experto no considera que deba entrar en el mismo, debiéndose reservar dicha discusión a otras instancias competentes para adoptar análisis legales más amplios.
De este modo, este Experto considera que, a efectos de la Política, el Nombre de Dominio es confusamente similar a la marca de la que la Demandante es titular y que, consiguientemente, en el presente caso concurre la primera de las condiciones previstas en el párrafo 4.a) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4.c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política. En concreto, tales supuestos son:
(i) Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
(ii) Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
(iii) Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante.
En el presente caso, por las razones expuestas más abajo, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio. En efecto, en este caso cabría considerar la posibilidad de que concurriera un interés legítimo en el uso del Nombre de Dominio atendiendo al hecho de que el mismo se compone de una denominación que podría considerarse genérica y, por tanto, susceptible de uso sin infringir los derechos de la Demandante.
No obstante, cabe tener igualmente en cuenta que, según ha quedado acreditado en la Demanda y en la propia Contestación a la Demanda, el Demandado ha tenido en todo momento un pleno conocimiento de la marca de la Demandante así como de sus negocios en el área de Málaga. En este sentido, ha quedado igualmente acreditado que el Demandado se ha servido del Nombre de Dominio para vincularlo a un sitio web centrado en la oferta de unos servicios que compiten de forma directa con los de la Demandante. De este modo, el Experto opina que la actuación del Demandado respecto al Nombre de Dominio difícilmente podría considerarse basado en un genuino derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, ya que no se puede considerar que la oferta de servicios del Demandado sea de buena fe en vista del previo conocimiento por el Demandado de las actividades de la Demandante.
Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el párrafo 4.a) de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El último de los elementos previstos por la Política es que el Demandado haya registrado y usado el Nombre de Dominio de mala fe. De este modo, de acuerdo con lo establecido desde un primer momento por las decisiones adoptadas bajo la Política (ver, por ejemplo, las decisiones World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman,Caso OMPI No. D1999-0001; Robert Ellenbogen v. Mike Pearson,Caso OMPI No. D2000-0001), hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del Nombre de Dominio como en su posterior utilización.
Seguidamente, se analizará la eventual concurrencia de los mencionados elementos de mala fe en el presente caso.
(i) Registro de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado
Todos los indicios aportados por la Demandante apuntan a que, en el presente caso, el registro del Nombre de Dominio no responde a una “coincidencia desafortunada” sino a una voluntad expresa del Demandado para registrar un nombre de dominio basado en la denominación recurrentemente utilizada por la Demandante en el desarrollo de sus actividades comerciales. En este sentido, el Experto considera que, para llegar a la mencionada conclusión, deben tenerse en cuenta los siguientes elementos:
- Tal y como se ha apuntado con anterioridad, en ningún momento parece que el Demandado haya ostentado un derecho para registrar el Nombre de Dominio. En efecto, el Demandado no es titular ni licenciatario de marcas u otros signos distintivos que se basen o incluyan la denominación “M”. Tampoco ha acreditado que utilice dicha denominación para identificarse en el desarrollo de sus actividades habituales, lo cual parece bastante improbable teniendo en cuenta las circunstancias que se han descrito con anterioridad.
- El Demandado es un competidor directo de la Demandante y era consciente de la existencia de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio. Esta impresión se ve confirmada cuando se constata que desarrolla sus actividades comerciales en la misma área geográfica de la Demandante.
Teniendo en cuenta todo lo dicho, en opinión de este Experto, la única posibilidad razonable para explicar el registro del Nombre de Dominio por parte de la Demandada es que dicho registro respondió a criterios de mala fe, la cual ha quedado suficientemente acreditada por la Demandante.
(ii) Utilización de mala fe del Nombre de Dominio por parte de la Demandada
De acuerdo con lo indicado en los “Antecedentes de Hecho” de la presente decisión, el Nombre de Dominio se encuentra conectado a un sitio web de una empresa de alquiler de vehículos sin conductor para el área de Málaga, sin hacerse referencia alguna a la Demandante o a sus signos distintivos.
Desde un punto de vista de la Política, dicho uso debe considerarse realizado de mala fe desde las dos siguientes perspectivas:
- De conformidad con el párrafo 4.b).ii), se presume que se da un uso de mala fe del Nombre de Dominio si el mismo ha sido registrado y se usa “fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor”. La aplicación de dicho párrafo al presente caso parece especialmente pertinente si se tiene en cuenta que el sitio web conectado al Nombre de Dominio (bajo el control del Demandado) ofrece informaciones y promociona servicios competidores de los de la Demandante. En este sentido, hay que insistir una vez más en el hecho que dicha oferta de productos y servicios la realiza una compañía que compite directamente con la Demandante, con el perjuicio que ello supone para ésta. Numerosas decisiones han considerado dicho uso como un supuesto claro de mala fe (ver, por ejemplo, las decisiones Bartercard Ltd. & Bartercard Internacional Pty Ltd. v. Ashton Hall Computer,Caso OMPI No. D2000-0177; Beemak Plastics, Inc. v. WestRep Group,Caso OMPI No. D2001-1023; Freytag Berndt und Artaria Kommanditgesellschaft v. Leimburger A & Co. OHG,Caso OMPI No. D2002-1077; Eurobet UK Limited v. Grand Slam Co.,Caso OMPI No. D2003-0745; Global Esprit Inc. v. Living 4,Caso OMPI No. D2004-0318).
- De conformidad con el párrafo 4.b).iv), se presume igualmente la mala fe en el uso del Nombre de Dominio por parte de la Demandada si dicho uso ha tendido “de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea”. El Experto considera que el uso dado al Nombre de Dominio por parte del Demandado constituye un sistema ilegítimo de obtención de visitantes a su propio sitio web, generando una confusión en estos al vincular el Nombre de Dominio a una oferta de productos y servicios que, de hecho, compite con la de la legítima titular del signo distintivo en el que se basa el Nombre de Dominio. De nuevo, un amplio número de decisiones han considerado que un uso tal constituye un evidente supuesto de mala fe en el sentido previsto por la Política (en este sentido ver, por ejemplo, las decisiones en Talk City, Inc. v. Michael Robertson,Caso OMPI No. D2000-0009; Research in Motion Limited v. Dustin Picov,Caso OMPI No. D2001-0492; Ltd Commodities, Inc. v. DBS Administration Pty Ltd.,Caso OMPI No. D2002-0681; The Sportman’s Guide, Inc. v. Modern Limited, Cayman Islands,Caso OMPI No. D2003-0305; Capstone Mortgage Co. v. Joshua Shook or J. Shook, Inc.,Caso OMPI No. D2004-0395).
De este modo, el Experto considera que la Demandante ha acreditado suficientemente la mala fe del Demandado respecto al uso del Nombre de Dominio.
De acuerdo con todo lo indicado, no cabe sino concluir que el Demandado registró y ha utilizado el Nombre de Dominio de mala fe, por lo que concurre en el presente caso la tercera de las condiciones previstas por el párrafo 4.a) de la Política. 8. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, este Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único
Fecha: 18 de octubre de 2011
Full & Egal Universal Law Academy