Le Requérant est Nexity S.A., de Paris, France, représenté par August & Debouzy avocats, France.
Le Défendeur est Maxime Joël Marie Brard, de Paris, France. 2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine et .
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est Gandi SARL. 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Nexity S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 29 juillet 2011.
En date du 29 juillet 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 29 juillet 2011, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 3 août 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 août 2011. Le 3 août 2011, le défendeur a envoyé une communication au Centre par courrier électronique, dans laquelle il formule des remarques générales sur la plainte. Le défendeur a fait parvenir sa réponse le 23 août 2011.
En date du 26 août 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Alexandre Nappey. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits
Le Requérant est la société Nexity (ci-après désignée "le Requérant"), promoteur immobilier dont l’offre de service intègre la conception, le montage, le financement et la construction de projets.
Une des filiales opérationnelles du Requérant est la société Nexity Logement, spécialisée dans la promotion de logements neufs à destination des particuliers.
Le Requérant énonce qu’il a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2,7 milliards d’euro en 2010 et qu’il emploie 6000 collaborateurs dans l’Union Européenne.
Au soutien de sa plainte, le Requérant expose les droits exclusifs qu’il détient sur la dénomination "Nexity", à titre de dénomination sociale, de marque et de nom de domaine.
Parmi ces droits, figurent les marques suivantes :
(i) marque verbale française NEXITY, n° 3 007 815, déposée le 16 février 2000 et enregistrée pour des services des classes 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 (marque renouvelée);
(ii) marque verbale française NEXITY, n° 3 463 720, déposée le 16 novembre 2006 et enregistrée pour des produits et services des classes 9, 16, 35 et 36;
(iii) marque verbale communautaire NEXITY, n° 7 250 178, déposée le 22 septembre 2008 et enregistrée pour des services des classes 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43 et 44;
Le Requérant précise qu’il est également titulaire de plusieurs noms de domaine destinés à sa communication, parmi lesquels figurent: , et .
Constatant l’enregistrement des noms de domaine litigieux, le Requérant est intervenu auprès du Défendeur par voie de mise en demeure adressée le 7 juillet 2011, via son conseil, courrier dans lequel il sollicite la transmission des noms de domaine litigieux.
Le Défendeur n’ayant pas souhaité donner suite à cette demande, le Requérant a saisi le Centre. 5. Argumentation des parties A. Requérant
Selon le Requérant, le nom de domaine litigieux est identique aux marques verbales NEXITY enregistrées par lui et qui protègent un terme arbitraire et distinctif.
S’agissant du nom de domaine litigieux , le Requérant rappelle que le radical du nom est strictement identique à la dénomination sociale de l’une de ses filiales, non partie à la procédure. Il soutient également que ce nom de domaine reproduit intégralement la marque NEXITY, à laquelle il adjoint simplement le terme "logement", parfaitement descriptif des activités du Requérant et des produits et services visés dans ses marques.
D’après les recherches effectuées par le Requérant, le Défendeur n’a fait aucune démarche pour savoir si le terme "Nexity" était protégé à titre de marque. Or, dans la mesure où il ne lui a concédé aucune licence d’exploitation, ni accordé aucune autorisation d’usage de sa marque, le Requérant soutient que le Défendeur, qui n’est par ailleurs pas connu sous le nom "Nexity", ne peut bénéficier d’aucun droit ou intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.
Enfin, le Requérant explique que jusqu’à l’envoi d’une lettre de mise en demeure au Défendeur, les noms de domaine litigieux étaient redirigés vers des forums de discussion sur lesquels sont postés des messages dénigrants à l’encontre du Requérant. Ces messages sont publiés par des internautes qui ne sont pas liés au Défendeur.
Le Requérant soutient que cet usage n’entre pas dans la catégorie du droit à la critique dès lors que le Défendeur utilise la marque seule dans le nom de domaine litigieux ou en lui adjoignant un terme purement descriptif des produits et services visés, dès lors que cette combinaison est susceptible d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit des internautes.
Le Requérant estime que le Défendeur aurait pu tenir des propos critiques à son encontre sans qu’il ait besoin d’enregistrer des noms de domaine litigieux pour ce faire. Les redirections litigieuses ayant pris fin quelques jours après la réception par le Défendeur de la mise en demeure adressée par le conseil du Requérant, ce dernier en déduit une reconnaissance implicite des faits reprochés.
Actuellement, les noms de domaine litigieux ne sont pas activés et le Requérant en déduit une détention passive de mauvaise foi, justifiée par la notoriété de la marque NEXITY et la connaissance de celle-ci par le Défendeur au moment des enregistrements, le caractère intentionnel des enregistrements litigieux et l’absence de preuve de bonne foi.
En conséquence, le Requérant sollicite que les noms de domaine litigieux soient transférés à son profit. B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas transmis de réponse formelle à la plainte.
Par différents courriers électroniques adressés au Centre, il a exprimé sa position dans cette affaire.
Elle peut être ainsi résumée :
Dans un courrier électronique du 23 août 2011, le Défendeur déclare son intention de conserver les noms de domaine litigieux et de les utiliser dans le cadre d’un projet de site d’information sur le Requérant et ses produits à destination du public.
Le Requérant ayant brièvement répondu à ce courrier électronique le 29 août 2011 pour réitérer ses demandes, le Défendeur a adressé au Centre un nouveau courrier électronique le 29 août 2011, dans lequel il persiste :
Un site est "actuellement" en cours de construction, et il ne "voit pas pourquoi" il devrait transférer les noms de domaine litigieux gratuitement au Requérant.
Il souligne qu’il a mis un terme à la redirection des noms de domaine litigieux vers les forums de discussion sur lesquels les internautes tiennent des propos indélicats à l’encontre du Requérant. Il s’étonne d’être mis en cause sur ce point.
Enfin, le Défendeur annonce qu’il a proposé au Requérant de régler le différend à l’amiable moyennant l’indemnisation de son préjudice pour licenciement dont le Requérant serait responsable. Le Défendeur conditionne le transfert des noms de domaine litigieux à cette indemnisation qu’il évalue à 1,5 million d’euro. 6. Discussion et conclusions
La Commission administrative doit déterminer si les trois conditions posées par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies, à savoir :
i) le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque de produit ou de service appartenant au Requérant ;
ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine; et
iii) le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi. A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant démontre qu’il détient des droits exclusifs sur le signe "Nexity" à titre de marque, tant en France qu’au plan communautaire mais aussi, sans que cela soit déterminant au regard des Principes directeurs à titre de noms de domaine ou de dénomination sociale.
Il n’est pas contestable que le nom de domaine reproduit la marque NEXITY à l’identique, l’ajout du suffixe technique ".info" n’étant pas pris en considération lors de la comparaison entre le nom de domaine et la marque.
Voir sur ce point: Thomas Beteuiligungs und Vermögens GmbH + Co. Sitz und Liegemöbel KG contre Distributeur France Litologue Lattoflex, Litige OMPI n° D2011-1164 "(…) l'extension - en l'espèce ".net" et ".org" - n'entre pas en considération dans l'examen du caractère identique, similaire ou prêtant à confusion du, respectivement des noms de domaine litigieux selon la jurisprudence constante des commissions administratives en la matière (cf. Index des décisions des commissions administratives de l'OMPI sous II.A.1.c.(ii)). "
Quant au nom de domaine litigieux , il reproduit intégralement la marque du Requérant NEXITY à laquelle est adjointe le terme descriptif "logement" qui décrit indubitablement le domaine d’activité du Requérant, étant précisé par ailleurs qu’il s’agit de la dénomination sociale d’une des filiales du Requérant, non protégée toutefois à titre de marque.
Or, il est de jurisprudence constante que l’ajout d’un terme descriptif et non arbitraire à une marque ne suffit pas à exclure le risque de confusion qui résulte de la reproduction intégrale de la marque dans un nom de domaine.
Voir sur ce point : Rexel Distribution SA contre Avenir Solaire SARL, Litige OMPI n° D2011-1272
"(…)Or, il est généralement admis que l’ajout d’un terme générique ou descriptif ne suffit pas à prévenir le risque de confusion inhérent à la reprise de la marque à l’identique dans les noms de domaine litigieux (L’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D Lec v. TCENTER SARL, Litige OMPI No. D2010-0072; Crédit Industriel et Commercial SA v. Stéphane Reynaud, Litige OMPI No. D2009-0892). En l’occurrence, le mot "energie" ou sa traduction en langue anglaise renforce le risque de confusion en faisant directement référence au domaine d’activité du Requérant (En ce sens, voir SCM France (anciennement Editions Aixoises Multimédia) v. Private Whois Service, Litige OMPI No. D2011-0891)".
Le Défendeur ne conteste pas les arguments du Requérant sur ce point.
En conséquence, la Commission administrative considère que le Requérant est titulaire de droits sur la marque NEXITY et que les noms de domaine litigieux et sont respectivement identique et similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant. B. Droits ou légitimes intérêts
Le Requérant conteste au Défendeur tout droit ou intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux, tandis que ce dernier invoque un projet de site Internet d’information au public sur les produits et activités du Requérant, destiné à succéder au renvoi effectué jusqu’à réception d’une lettre officielle du Requérant vers des forums de discussion sur lesquels les internautes critiquent – parfois durement – le Requérant.
Que le Défendeur ne détienne aucun droit sur les noms de domaine litigieux ne fait aucun doute, le Requérant démontre l’absence de dépôt à titre de marque au profit du Défendeur et rappelle, au besoin, qu’il n’a accordé au Défendeur aucune licence ou autorisation de faire usage de ses marques.
A l’heure actuelle, les noms de domaine litigieux ne sont pas exploités.
Toutefois, le Défendeur peut-il exciper d’un intérêt légitime à raison de l’usage passé ou projeté des noms de domaine en relation avec des forums de discussion ou un site internet d’information et de critique à propos du Requérant ?
La Commission rappelle que la synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI, 2ème édition, traite de la question des sites de critique au paragraphe 2.4 (disponible uniquement en anglais):
"2.4 Can a criticism site generate rights and legitimate interests?
See also the relevant section in the WIPO Legal Index.
This section only concerns sites that practice genuine, noncommercial criticism. There are many UDRP decisions where the respondent argues that the domain name is being used for a free speech purpose but the panel finds that it is primarily a pretext for commercial advantage.
See: Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto Rico,WIPO Case No. D2000-0477, inter alia, Transfer Rolex Watch U.S.A., Inc. v. Spider Webs, Ltd.,WIPO Case No. D2001-0398, inter alia), Transfer In the event that a domain name identical or confusingly similar to a trademark is being used for a genuine noncommercial free speech website, there are two main views. In cases involving only US parties or the selection of a US mutual jurisdiction, panelists tend to adopt the reasoning in View 2 (though not universally).
See: Howard Jarvis Taxpayers Association v. Paul McCauley,WIPO Case No. D2004-0014, Denial Sermo, Inc. v. CatalystMD, LLC,WIPO Case No. D2008-0647, Denial.
View 1: The right to criticize does not necessarily extend to registering and using a domain name that is identical or confusingly similar to the complainant's trademark. That is especially the case if the respondent is using the trademark alone as the domain name (i.e, ) as that may be understood by Internet users as impersonating the trademark owner.
Relevant decisions:
Skattedirektoratet v. Eivind Nag,WIPO Case No. D2000-1314, , Transfer Myer Stores Limited v. Mr. David John Singh,WIPO Case No. D2001-0763, , Transfer Triodos Bank NV v. Ashley Dobbs,WIPO Case No. D2002-0776, , Transfer The Royal Bank of Scotland Group plc, National Westminster Bank plc A/K/A NatWest Bank v. Personal and Pedro Lopez,WIPO Case No. D2003-0166, , Transfer Kirkland & Ellis LLP v. DefaultD, American Distribution Systems, Inc.,WIPO Case No. D2004-0136, , Transfer 1066 Housing Association Ltd. v. Mr. D. Morgan,WIPO Case No. D2007-1461, , Transfer Hoteles Turísticos Unidos S.A., HOTUSA v. Jomar Technologies,WIPO Case No. D2008-0136, , Transfer Aspis Liv Försäkrings AB v. Neon Network, LLC,WIPO Case No. D2008-0387, , Transfer with Dissenting Opinion The First Baptist Church of Glenarden v. Melvin Jones, WIPO Case No. D2009-0022, , Transfer Anastasia International Inc. v. Domains by Proxy Inc./rumen kadiev, WIPO Case No. D2009-1416, , Transfer".
Comme le souligne le Requérant, l’usage par le Défendeur des noms de domaine litigieux pour rediriger vers des forums de discussion sur lesquels le Requérant fait l’objet de critiques ne constitue pas en tant que tel l’exercice d’un droit de critique protégé par la liberté d’expression.
En effet, l’exercice de ce droit ne nécessite aucunement l’enregistrement préalable de noms de domaine pour renvoyer les internautes vers le site Internet sur lequel les critiques sont exprimées.
De surcroît, il est à noter que le Défendeur ne faisait pas partie des personnes tenant les propos critiques sur ces forums, ce dernier se contentant donc d’avoir enregistré deux noms de domaine et les faisant pointer vers les forums en question.
Quand bien même, la jurisprudence estime que le droit à la critique ne peut s’exercer à partir d’un nom de domaine identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque au risque d’usurper l’identité du titulaire de cette marque et lui causer un préjudice injustifié.
Le Défendeur ne peut arguer d’un intérêt légitime à raison de l’usage qu’il faisait des noms de domaine litigieux jusqu’à réception de la lettre de mise en demeure adressée par le conseil du Requérant.
Depuis lors, les noms de domaine litigieux sont inactifs et la Commission administrative estime que le Défendeur ne saurait pas plus en tirer un intérêt légitime.
Dans ces conditions, la Commission administrative estime que le Défendeur n’a pas de droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant soutient que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi, s’appuyant notamment sur la renommée revendiquée de sa marque et de l’usage passé des noms de domaine litigieux.
Le Défendeur déclare pour sa part qu’il prépare actuellement un site Internet d’information et de critique à propos du Requérant et de ses activités. Il fait également état d’un conflit qu’il l’opposerait au Requérant, bien qu’il ne produise aucun élément à l’appui de cette allégation.
Au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît que le Défendeur connaissait le Requérant au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux. De plus, la Commission administrative reconnaît que le Requérant est un acteur important du marché de l’immobilier en France, et qu’en raison de sa présence et des investissements publicitaires qu’il a consentis pour promouvoir sa marque et ses activités, il bénéficie d’une certaine renommée en France, où est également domicilié le Défendeur.
A la lecture de l’ultime message du Défendeur, la Commission administrative comprend que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés pour faire pression sur le Requérant afin qu’il indemnise le Défendeur pour le préjudice – non expliqué – qu’il lui aurait causé et que le Défendeur estime à 1,5 million d’euro.
Les noms de domaine litigieux ont dans un premier temps été redirigés vers des forums de discussion dont le Défendeur n’est pas l’éditeur, avant d’être désactivés suite à la réception d’un courrier officiel du Requérant.
A l’heure actuelle, les noms de domaine litigieux ne sont pas actifs même si le Défendeur annonce le lancement prochain d’un site Internet de critique sans étayer ses propos par des éléments de preuve (contrat d’hébergement, maquette de charte graphique, arborescence…).
Il apparaît clairement que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés en parfaite connaissance de cause par le Défendeur qui fait d’ailleurs état dans ses correspondances avec le Centre de sa parfaite connaissance du Requérant et de ses marques.
Le fait de conditionner la rétrocession des noms de domaine litigieux avec le versement d’une indemnité – pour un préjudice indéterminé – d’un montant exorbitant s’apparente à une offre de vente au Requérant pour un prix excédant considérablement les frais d’acquisition des noms de domaine litigieux (paragraphe 4(b)(i)).
Voir sur ce point: LE LIDO contre Olivier Salesse, Litige OMPI n° D2005-0208 "(…) Le Défendeur a refusé de rétrocéder les noms de domaine au Requérant au motif que la proposition financière avancée, équivalent aux frais de réservation, était insuffisante. Le Défendeur a subordonné la rétrocession des noms de domaine au paiement d’un prix manifestement excessif et disproportionné au regard des frais réels d’acquisition,(…)".
La mise en place des redirections vers des forums de discussion édités par des tiers et sur lesquels sont tenus des propos critiques à l’égard du Requérant ne saurait être considérée comme un usage de bonne foi, dès lors que ces propos ne sont pas tenus par le Défendeur et que les noms de domaine litigieux sont susceptibles d’induire en erreur les internautes sur l’identité de leur exploitant.
Enfin, la détention désormais passive des noms de domaine litigieux par le Défendeur n’est pas plus de bonne foi eu égard à la renommée de la marque du Requérant et des circonstances de l’espèce, alors que le Défendeur n’a pas été en mesure de démontrer qu’il préparait effectivement un site Internet de critique susceptible de démontrer le bien fondé de ses enregistrements. 7. Décision
Au regard des éléments développés ci-dessus et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la commission ordonne que les noms de domaine litigieux et soient transférés au Requérant.
Alexandre Nappey
Expert Unique
Le 19 septembre 2011
Full & Egal Universal Law Academy