La Demandante es Sociedad Dist Plex S.A.C.I., con domicilio en Colombia, representada por María Del Rosario Gómez Material, Colombia.
El Demandado es Carlos Alberto López Ayerdi, con domicilio en Guatemala, representado por Ana Jesús Ayerdi Castillo, Guatemala. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Tucows Inc. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de septiembre de 2011. El 5 de septiembre de 2011 el Centro envió a Tucows Inc. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 6 de septiembre de 2011 Tucows Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo y técnico.
El 3 de octubre de 2011, en conformidad con el párrafo 4(b) y 11 del Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), el Centro notificó a la Demandante las deficiencias que la Demanda adolecía. En la misma notificación, el Centro informó a las partes que la Demanda había sido presentada en español, mientras que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es inglés. La Demandante, el 6 de octubre de 2011, modificó las deficiencias de la Demanda y presentó una traducción al inglés de la misma.
Paralelamente, el 7 de octubre de 2011, el Centro recibió una comunicación en español por correo electrónico del Demandado solicitando una traducción al español de la Demanda. El 8 de octubre de 2011, el Centro recibió una nueva comunicación en español por correo electrónico del Demandado presentando argumentos en respuesta a la Demanda y solicitando el español como idioma del procedimiento.
El 19 de octubre de 2011, el Centro solicitó a la Demandante que confirmase el registrador del nombre de dominio en disputa e informó a las partes que, considerando los argumentos presentados y las circunstancias del caso, el Centro continuaría el procedimiento y aceptaría comunicaciones de las partes en español o en inglés. La Demandante confirmó el registrador del nombre de dominio en disputa el 20 de octubre de 2011.
El 4 de noviembre de 2011, el Centro recibió por correo electrónico una comunicación en español del Demandado presentando argumentos en contestación a la Demanda. El 10 de noviembre de 2011, el Centro informó al Demandado que la Demanda presentada contra él estaba siendo revisada, según lo dispuesto en el artículo 4(a) del Reglamento y el párrafo 5 del Reglamento Adicional de la Política uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”). Una vez confirmados los requisitos formales, el Centro informó al Demandado que, una vez finalizada dicha revisión, le sería notificado el procedimiento administrativo iniciado en su contra, de conformidad con la Política. Igualmente le informó que una vez notificado, la contestación a la Demanda debería ser presentada en un plazo de veinte días naturales (20) de la fecha de inicio del procedimiento administrativo.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento, y el Reglamento Adicional.
De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 14 de noviembre de 2011. De conformidad con el párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de diciembre de 2011. El escrito formal de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 4 de diciembre de 2011.
El Centro nombró a Miguel B. O’Farrell como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 14 de diciembre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, muy especialmente que el idioma de ambas partes es el español y que ambas partes han realizado presentaciones en dicho idioma, de acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento, el Panel opta por dictar su decisión en idioma español. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular en Guatemala de la marca mixta MODUART, Expediente No. 2006-04701, en la clase 20 del Nomenclátor Internacional registrada el 18 de julio de 2007 y en Colombia de la marca mixta MODUART, Expediente No. 321789, en la clase 20 del Nomenclátor Internacional, registrada el 27 de abril de 2005.
La Demandante es titular de los nombres de dominio y , a través de los cuáles presta sus servicios.
El Demandado registró el nombre de dominio en disputa, , el 11 de noviembre de 2005. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante alega ser una sociedad constituida en Colombia en 1976 dedicada a la fabricación y distribución de muebles listos para montar para el hogar, cocina y oficinas, prestando sus servicios en Latinoamérica, en particular, Colombia y Guatemala, donde el Demandado tendría su domicilio.
Asimismo, la Demandante alega que el nombre de dominio en disputa es idéntico a sus marcas registradas hasta el punto de crear confusión con respecto a las marcas sobre las que la Demandante tiene derechos.
En particular, la Demandante alega ser titular en Guatemala de la marca mixta MODUART, Expediente No. 2006-04701, en la clase 20 del Nomenclátor Internacional y en Colombia de la marca mixta MODUART, Expediente No. 321789, en la clase 20 del Nomenclátor Internacional. Asimismo, alega que no existen pruebas de que el Demandado fuera titular de una marca MODUART.
Por otro lado, la Demandante alega ser titular de los nombres de dominio y , a través de los cuáles presta sus servicios.
Por otra parte, la Demandante alega que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa ya que no es licenciataria de la Demandante ni cuenta con ninguna autorización para usar la marca MODUART.
Asimismo, la Demandante alega que el Demandado no es conocido bajo el nombre “moduart”.
Por último, la Demandante alega que el Demandado registró y usa el nombre de dominio en disputa de mala fe ya que no podía desconocer a la Demandante y su marca al registrarlo.
Por todo lo expuesto, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa, , sea transferido a su favor. B. Demandado
El Demandado alega que es socio fundador de la sociedad guatemalteca Moduart S.A., inscrita provisionalmente el 12 de noviembre de 2004 y de forma definitiva el 21 de febrero de 2005. Asimismo, alega el Demandado en su contestación formal a la Demanda que en fecha 12 de noviembre de 2004 adquirió el derecho exclusivo sobre el nombre comercial “Moduart”. En ese sentido, alega que, en virtud del derecho guatemalteco, el registro de una sociedad mercantil así como el derecho sobre un nombre comercial otorga a ésta el derecho exclusivo de su nombre, todo lo cuál prueba sus derechos e intereses legítimos.
Asimismo, el Demandado alega que cuenta con un mejor derecho respecto del nombre de dominio en disputa .
Por otro lado, el Demandado alega que registró el nombre de dominio en disputa el 11 de noviembre de 2005, es decir, con anterioridad a los derechos marcarios que invoca la Demandante cuyo obrar califica de mala fe.
En ese sentido, alega que la inscripción de la marca MODUART por la Demandante está teñida de mala fe, como también lo está el hecho de haber esperado cuatro años para demandar la transferencia del nombre de dominio en disputa.
Por todo lo expuesto, el Demandado solicita que la Demanda sea rechazada. 6. Debate y conclusiones
Conforme el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante deberá probar los elementos siguientes:
(i) Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar a tal punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;
(ii) Que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) Que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Conforme el párrafo 15(a) del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante probó, a satisfacción del Experto, ser titular de la marca mixta MODUART.
En tales circunstancias, el Experto encuentra que existe identidad entre el nombre de dominio en disputa, , y la marca de la Demandante.
Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el primer elemento de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre la Demandante, existe consenso en decisiones emanadas, en virtud de la Política, por distintos expertos en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del demandado. Por lo tanto, se requiere que la Demandante establezca de manera prima facie que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Demandado quien debe demostrar que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Demandado no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4(a)(ii) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. v.Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064).
La Demandante alegó que el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. Entiende el Experto que la Demandante ha establecido prima facie que el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos.
Por su parte, el Demandado ha probado, a satisfacción del Experto, ser socio fundador de la sociedad guatemalteca Moduart S.A., inscripta provisionalmente el 12 de noviembre de 2004 y de forma definitiva el 21 de febrero de 2005.
Si bien el nombre de dominio en disputa no está registrado a nombre de Moduart S.A., sino a nombre del Demandado, lo cierto es que la estrecha vinculación entre Moduart S.A. y el Demandado ha quedado debidamente establecida a satisfacción del Experto.
La razón social y designación comercial Moduart S.A. son prueba, en las circunstancias del caso, de los derechos e intereses legítimos del Demandado respecto del nombre de dominio en disputa.
Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante no ha acreditado el segundo elemento de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Por la forma en la que se resuelve la existencia de derechos e intereses legítimos del Demandado en el punto anterior, se desprende que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y es usado de buena fe por el Demandado.
Por lo tanto, la Demandante tampoco ha dado cumplimiento con el tercer elemento de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, el Experto rechaza la Demanda.
Miguel B. O'Farrell
Experto Único
Fecha: 27 de diciembre de 2011
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