신청인: 삼성선자 주식회사, 대한민국 경기도 수원시
신청인의 대리인: 유미특허법인, 대한민국
피신청인: 이준호(Lee Jun Ho), 대한민국 경상북도 고령군 2. 도메인이름 및 등록기관
분쟁도메인이름 은 (주)인터넷나야나(Internet Nayana Inc.)에 등록되어 있다. 3. 행정절차 개요
신청인은 분쟁해결신청서를 2011년 9월 8일 세계지식재산기구(WIPO) 중재·조정센터(이하 “센터”라함)에 제출하였다. 센터는 2011년 9월 9일 (주)인터넷나야나에게 분쟁도메인이름과 관련하여 등록기관 확인 요청서를 이메일로 발송하였다. 2011년 9월 14일 (주)인터넷나야나는 센터에 이메일로 보낸 답변을 통해서 피신청인이 등록인으로 기재되어 있음을 확인하고 등록인의 연락처를 제공하였다 .
센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 “규정”이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 절차규칙(이하 “절차규칙”이라 함) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(“이하 보충규칙”이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.
센터는 절차규칙 제2조(a)항 및 제4조(a)항에 따라 2011년 9월 19일 분쟁해결신청서를 피신청인에게 공식적으로 통지하고 행정절차를 개시하였다. 절차규칙 제5조(a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감일은 2011년 10월 9일이었다. 피신청인은 2011년 10월 9일 답변서를 제출하였다.
2011년 10월 20일 센터는 남호현 변리사를 본 건의 단독 패널위원으로 선정하였다. 패널은 절차규칙 제7조에 따라 센터가 요청한 대로 패널위원으로서의 수락 성명서 및 공평성과 독립성 선언서를 제출하였다.
2011년 10월 21일 신청인은 추가 서류를 제출하였고 센터는 같은 날 이를 피신청인에게 송부하였다. 4. 사실관계
신청인은 1969년 1월 설립된 회사로서, TV, 냉장고, 세탁기, 전자레인지 등 가전제품, 컴퓨터, 반도체 등 전자제품을 생산하여 전세계적으로 판매하는 회사로서 2010년의 매출액은 154조 6천억원에 이른다.
신청인은 다음과 같이 국내에 서비스표 등록을 하여 두고 있다.
상표: SAMSUNG 로고
출원일: 1993년 2월 11일
등록번호: 41-0023830
등록일: 1994년 5월 17일
지정서비스업: 제35류-옥외광고업, 기업선전홍보업 등
상표: SAMSUNG 로고체
출원일: 1993년 2월 11일
등록번호: 41-0025163
등록일: 1994년10월19일
지정서비스업: 제42류-컴퓨터하드웨어 상담업, 컴퓨터 소프트웨어 업데이팅업 등
상표: 삼성
출원일: 1995년 10월 24일
등록번호: 41-0037911
등록일: 1997년 8월 28일
지정서비스업: 제35류-옥외광고업, 기업선전홍보업 등
상표: 삼성
출원일: 1995년 10월 24일
등록번호: 41-0038469
등록일: 1997년 10월 8일
지정서비스업: 제42류- 컴퓨터하드웨어 상담업, 컴퓨터 소프트웨어 업데이팅업 등
피신청인은 인쇄업, 광고업, 컴퓨터소프트웨어 개발업을 영위하는 자이고, 이 사건 분쟁도메인이름은 2009년 2월 20일에 등록되었다. 5. 당사자들의 주장 A. 신청인의 주장 1) 신청인의 신청서에서의 주장
신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.
(i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 분쟁도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬
정도로 유사하다.
(ii) 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다.
(iii) 피신청인의 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다. 2) 신청인의 추가 서면에서의 주장
첫째, 피신청인의 조부가 1946년부터 “삼성” 상호를 사용했다는 주장은 본건과 관련 없을 뿐 아니라 관련 증거가 제출되지 않았다.
둘째, 피신청인이 “삼성”이 포함된 상호로 된 업체를 지속적으로 운영해 온 것이 아니다. 피신청인이 삼성인쇄소 상호를 사용하기 시작한 것으로 공식적으로 확인된 1982년에는 이미 신청인의 상호가 국내에서 널리 알려진 시기이고 피신청인의 상호 “삼성AnD”의 사용은 신청인의 등록 서비스표권을 침해하는 것으로서 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록 ·사용하는 것은 부정한 목적으로 하는 것임을 뒷받침하는 또 하나의 증거다.
셋째, 피신청인이 “세 번 반성한다”는 뜻으로 “삼성”을 표기한 것이라면 그 영문 표기를 “samsung”으로 표시할 이유가 없다. 국립국어원의 로마자표기법 규정에 의하면 “삼성”의 로마자 표기는 “samseong”이지 “samsung”이 아니다.
넷째, 피신청인은 분쟁도메인이름 하의 웹사이트 운영 및 “삼성 AnD” 표장을 사용함으로써 신청인의 등록상표 ·서비스표에 대한 권리를 침해하고 있다.
다섯째, 분쟁도메인이름은 피신청인의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이라는 피신청인의 주장이나 도메인이름의 사용을 상표적 사용으로 볼 수 없다는 피신청인의 항변은 이유 없다. B. 피신청인의 주장
첫째, 피신청인의 회사는 피신청인의 조부가 1946년 8월15일 “삼성인쇄소”라는 상호로 “인쇄업”을 창업한 이래 “삼성인쇄기획” “삼성AnD” 등으로 상호를 변경하고 그 영업분야를 “광고 기획업, 소프트웨어 개발업”등으로 확대하면서 65년간 피신청인의 가업으로서 이어오는 회사다.
둘째, 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 분쟁도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하지 않다.
셋째, 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있다.
넷째, 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있지 아니하다.
다섯째, 분쟁도메인이름은 피신청인의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이므로 신청인의 상표권의 효력이 분쟁도메인이름의 등록 ·사용에까지 미치지 아니한다. 6. 검토 및 판단
규정 제4조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위하여 다음과 같은 요건을 모두 입증해야 한다.
(i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 분쟁도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
(ii) 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
(iii) 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.
따라서 상기의 사항과 관련하여 당사자가 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다. A. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익
신청인은 피신청인에 대하여 SAMSUNGAND라는 표장을 도메인이름으로 사용하도록 허락한 바 없고, 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용하지 않고서는 자신의 영업을 할 수 없다고 볼 수 없다는 점 등을 고려하면 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록 및 사용에 정당한 이익을 가지고 있다는 사정을 전혀 발견할 수 없다고 주장하고 있다.
그러나, 피신청인의 회사는 1946년 8월15일 경북 고령군에서 피신청인의 조부가 창업한 이래 65년 동안 동일한 장소에서 면면히 이어오는 가업임이 인정된다. (을 제7호증 내지 15호증). 그 상호에 있어서는 피신청인은 창업 당시 “삼성인쇄소”이었다고 주장하고 있는 바, 을 제8호증 (영업 감찰 사본)만으로는 상호가 표시되어 있지 않아 그 사실 여부가 확인이 되지 않고 있지만 피신청인의 조부가 창업 당시“나 자신을 돌아보고 하루에 세 번 반성하라”는 뜻에서 “삼성(三省)인쇄소”라고 상호를 지은 사실이 을 제15호증 (신문기사 사본)에 의하며 확인되며 늦어도 1982년 11월28일에 피신청인의 부 이진환이 피신청인의 조부가 창업한 장소와 같은 곳에서 “삼성인쇄소”라는 상호로 인쇄업을 경영하다가 1987년 11월 10일에 폐업을 한 사실 (을 제 9호증: 폐업사실증명원), 같은 날 같은 장소에서 피신청인의 모 권영죽이 “삼성인쇄소”라는 상호로 개업을 하고 1998년 9월30일에 폐업을 한 사실 (을 제10호증: 폐업사실증명원), 그 바로 다음 날 같은 곳에서 피신청인의 형 이석호가 “삼성인쇄기획”이라는 상호로 개업을 하였다가 2003년 7월31일에 폐업을 한 사실 (을 제11호증: 폐업사실증명원), 분쟁도메인이름을 등록(2009년2월20일)하기 훨씬 이전인 바로 그 다음 날 같은 곳에서 피신청인이 “삼성AnD”라는 상호로 개업을 하고 그 사업 영역도 “인쇄업”에 더하여 “가치물, 행사용품, 판촉물, 시스템통합, 소프트웨어 개발, 광고 대행, 광고물 작성, 기타 광고” 등으로 확대한 사실을 인정할 수 있다. (을 제12호증: 사업자 등록증 사본). 또한 피신청인은 사업확대에 따라 2010년 10월5일 같은 장소에서 소프트웨어사업자 신고를 하였음을 확인할 수 있다. (을 제13호증: 소프트웨어사업자 신고 확인증). 뿐만 아니라 피신청인은 “삼성AnD” 라는 상호로 영업을 하여 2011년 상반기 부가가치세 매출과세 표준이 1억2천여만원에 달할 정도의 영업 실적을 올린 사실도 인정된다. (을 제14호증: 부가가치세 과세표준증명).
위 제반 사정을 종합하여볼 때 “삼성인쇄소”라는 상호의 요부에 해당하는 “삼성”은 피신청인가에서 1946년 8월15일 사용하기 시작한 것으로 그 사용 시기가 신청인의 상호 사용 개시일인 1969년 1월보다도 훨씬 앞서고 피신청인의 현재의 상호 “삼성 AnD”는 피신청인이 2003년 사업 영역을 “인쇄업”에서 “광고업”과 “소프트웨어개발업”등으로 확대하면서 “광고업”과 “소프트웨어개발업”을 의미하는 영문자 “Advertisement and Development”로부터 “A”와 “D”를 따서 “AnD”라는 조어를 만들어 전체적으로 “삼성 AnD”라는 상호로 상호를 변경하였다는 것으로 그 상호 변경의 과정이 충분히 수긍이 가고 그 상호 변경 과정에서 신청인의 상표나 상호에 부당하게 편승하려는 의도는 엿보이지 아니한다.
분쟁도메인이름의 요부 “samsungand”는 바로 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록하기 훨씬 이전부터 사용하던 상호 “삼성AnD”의 영문 명칭과 동일한 것으로서 피신청인은 분쟁도메인이름의 등록에 관하여 정당한 권리와 이익을 가지고 있다고 판단된다. 신청인은 피신청인이 “세 번 반성한다”는 뜻으로 “삼성”을 표기한 것이라면 그 영문 표기를 “samsung”으로 표시할 이유가 없고 국립국어원의 로마자표기법 규정에 의하면 “삼성”의 로마자 표기는 “samseong”이지 “samsung”이 아니라는 취지로 주장하고 있지만 일반 거래 사회에서 국문의 영문자 표기가 반드시 국립국어원의 로마자표기법의 규정에 따르는 것도 아니고 “삼성”을 그 의미에 관계없이 그 음역에 따라 “samsung”이라고 표기하는 것은 거래 사회에서 일반적이라고 할 것이므로 이 점에 관한 신청인의 주장은 이유 없다.
또한 신청인은 피신청인의 분쟁도메인이름 사용 행위가 신청인의 상표권 침해 행위에 해당한다는 취지로 주장하고 있지만 “규정”상 상표의 침해 여부는 요건 사실이 아니다.
결국 피신청인은 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있는 것으로 인정되고 신청인은 규정 제4조 (a)항 (ii)호의 요건 즉, 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 요건을 입증하지 못하였으므로 신청인의 상표와 분쟁도메인이름의 유사성, 피신청인의 부정한 목적 등 “규정”상 다른 요건의 성립 여부에 관하여 더 나아가 살필 것도 없이 신청인의 청구는 받아들일 수 없다. 7. 결정
앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 절차규칙 제15조에 따라서 신청인의 신청을 기각한다.
남호현
단독패널위원
일자: 2011년 11월1일
Full & Egal Universal Law Academy