La Requérante est Manrex Limited de Winnipeg, Canada, représentée par Cabinet Reedsmith LLP, France.
La Défenderesse est M.L.S Technology (Medical Loca Services), Guy Leroy de Bethune, France, représenté par Hirsch & Associés, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Namebay. 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Manrex Limited auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 13 septembre 2011.
En date du 13 septembre 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Namebay, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 14 septembre 2011, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre, révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom de la Défenderesse et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 22 septembre 2011, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’unité d’enregistrement et invitant la Requérante à soumettre un amendement à la plainte. La Requérante a déposé une plainte amendée le 26 septembre 2011.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 28 septembre 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée à la Défenderesse. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 octobre 2011. La Défenderesse a fait parvenir sa réponse le 18 octobre 2011.
En date du 26 octobre 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Philippe Gilliéron. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits
La Requérante est une société de droit canadien active sur le marché des soins de santé au niveau mondial.
La Requérante est titulaire de la marque canadienne combinée n° 001407113 MANREX MEDICATION DELIVERY SYSTEMS, déposée auprès de l’office de la propriété intellectuelle du Canada en date du 9 septembre 1999 et enregistrée le 13 juin 2001 pour des produits et services relatifs au domaine médical.
La Requérante est également titulaire de la marque communautaire MANREX LTD. n° 006946883, déposée le 29 mai 2008 et enregistrée en classes 6, 7, 16, 20 et 21 de la Classification de Nice le 27 mars 2009.
La Requérante détenait également la marque communautaire MANREX MEDICATION DELIVERY SYSTEMS n° 001407113 enregistrée le 4 mai 2001 en classes 9, 10, 12, 16, 20, 21, 41 et 42, marque dont l’enregistrement n’a toutefois pas été renouvelé.
La Défenderesse est une société de droit français, incorporée en la forme d’une société par actions simplifiée immatriculée en date du 29 novembre 1990.
Le 1er avril 2006, les parties ont signé un contrat de fabrication et de distribution, aux termes duquel la Défenderesse devenait le distributeur exclusif de la Requérante sur les territoires belge et français. L’exploitation des marques détenues par la Défenderesse était soumise à certaines conditions. A la suite de plusieurs mises en demeure faisant valoir diverses prétendues violations contractuelles de la part de la Défenderesse et non suivies d’effets, la Requérante a résilié le contrat le 10 février 2011.
La Défenderesse a enregistré le nom de domaine litigieux en date du 15 novembre 2004 auprès de l’unité d’enregistrement Namebay; elle est également titulaire du nom de domaine depuis le 23 août 2007.
Par un courrier électronique non daté, auquel il a toutefois été répondu le 31 mai 2011, la Défenderesse a sollicité l’annulation du nom de domaine litigieux, suppression qui n’a toutefois pas eu lieu comme l’a confirmé Namebay par email adressé le 5 octobre 2011 à la Défenderesse, pour des raisons inconnues. La Défenderesse ne s’oppose toutefois pas à la plainte et consent au transfert du nom de domaine litigieux comme il sera souligné ci-dessous, contestant cependant toute mauvaise foi de sa part. 5. Argumentation des parties A. Requérante
La Requérante allègue en premier lieu que le nom de domaine litigieux reprend l’élément distinctif prédominant de ses marques enregistrées, et précise que l’adjonction du terme "europe" au sein du nom de domaine litigieux ne permet pas de faire disparaître ni d’atténuer l’effet de la reprise de ses marques antérieures.
La Requérante poursuit en indiquant que la Défenderesse n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, la Requérante précise qu’au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, la Défenderesse était liée à la Requérante par un accord de fabrication et de distribution, faisant de la Défenderesse le distributeur exclusif des produits de la Requérante sur les territoires belge et français. La Requérante précise toutefois qu’aux termes de cet accord, la Défenderesse était soumise à des obligations strictes quant à l’utilisation des marques de la Requérante ou tout simplement de la dénomination "Manrex". La Requérante allègue donc que la Défenderesse n’a pas respecté ses obligations contractuelles lorsqu’elle a enregistré le nom de domaine litigieux en 2004, créant un risque de confusion préjudiciable à la Requérante.
Enfin, la Requérante conclut en précisant que la Défenderesse a agi de mauvaise foi en enregistrant le nom de domaine litigieux, car elle l’a fait en connaissant l’existence des marques de la Requérante dont elle était le distributeur exclusif en France et en Belgique, et a agi dans le but d’empêcher la Requérante de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine pour l’exploitation de ses produits en Europe. La Requérante ajoute à cela que la Défenderesse aurait d’ailleurs reconnu avoir enregistré le nom de domaine litigieux en fraude des droits de la Requérante et aurait accepté de le lui transférer. En dépit de cette acceptation toutefois, la Requérante indique que la Défenderesse ne s’est jamais exécutée et a conservé la titularité du nom de domaine litigieux, le site Internet rattaché au nom de domaine litigieux n’ayant été désactivé qu’après la mise en demeure formelle de la Défenderesse. B. Défenderesse
Dans sa Réponse du 18 octobre 2011, la Défenderesse se détermine sur les allégations de la Requérante figurant dans la plainte du 13 septembre 2011, telle qu’amendée le 26 septembre 2011.
En premier lieu, la Défenderesse affirme être de bonne foi et indique qu’elle ne s’opposera pas à l’acquisition du nom de domaine litigieux par la Requérante.
Au vu de cette affirmation, la Défenderesse poursuit en indiquant qu’il ne lui est pas nécessaire de se prononcer sur le caractère identique ou similaire du nom de domaine litigieux avec la ou les marques de la Requérante, ainsi que sur l’existence ou non d’un droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. La Défenderesse s’attache principalement à préciser qu’elle n’est pas et n’a jamais été de mauvaise foi s’agissant de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
La Défenderesse précise en effet qu’elle a, plusieurs mois avant l’initiation de la présente procédure UDRP, requis la résiliation du contrat d’enregistrement relatif au nom de domaine litigieux. La Défenderesse affirme que, pour une raison indépendante de sa volonté, cette demande de résiliation n’a pas été prise en compte et le nom de domaine litigieux n’a pas été rendu disponible.
Enfin, la Défenderesse précise qu’elle n’a d’une part pas agi de mauvaise foi lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, puisqu’elle se trouvait à l’époque en relation contractuelle avec la Requérante, et d’autre part que la condition prévue au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs ne saurait être réalisée ici car elle n’a non seulement pas enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, mais ne l’a pas non plus utilisé de mauvaise foi, condition cumulative de ce paragraphe.
Enfin, la Défenderesse affirme qu’ayant demandé la résiliation du contrat d’enregistrement, elle ne serait désormais plus titulaire du nom de domaine litigieux, et que son transfert ne serait dès lors plus possible. La Défenderesse déclare toutefois ne pas s’opposer à l’acquisition directe du nom de domaine litigieux par la Requérante, et s’engage à ne soumettre cette acquisition directe à aucune condition. 6. Discussion et conclusions
Comme relevé dans le paragraphe précédent, la Défenderesse ne se considère plus propriétaire du nom de domaine litigieux dès l’instant qu’elle en a requis la radiation, et conclut dans sa Réponse à son absence d’opposition inconditionnelle à l’acquisition du nom de domaine litigieux par la Requérante.
Cette argumentation quant à la titularité du nom de domaine litigieux ne peut être suivie. En dépit de la requête de suppression de la Défenderesse, elle continue d’apparaître à ce jour comme titulaire du nom de domaine litigieux, comme l’ont confirmé les vérifications effectuées par le Centre auprès de l’unité de enregistrement Namebay. Son argumentation doit donc être rejetée sur ce point.
Il n’en demeure pas moins que la Défenderesse elle-même affirme ne pas s’opposer à l’acquisition du nom de domaine litigieux par la Requérante, acquisition à laquelle elle n’imposera qui plus est aucune condition. Partant, au vu des explications données par la Défenderesse, la Commission administrative retient que cette absence d’opposition peut être interprétée compte tenu de la titularité du nom de domaine litigieux par la Défenderesse comme un consentement au transfert du nom de domaine litigieux en faveur de la Requérante.
En effet, si la Défenderesse ne l’a pas exprimé dans ces termes, c’est uniquement en raison du fait qu’elle estime ne plus être propriétaire du nom de domaine litigieux, hypothèse dans laquelle un consentement au transfert serait juridiquement impossible. A partir du moment où tel n’est pas le cas, il convient de retenir que la volonté de la Défenderesse tend à permettre à la Requérante de devenir titulaire du nom de domaine litigieux, immédiatement et inconditionnellement, ce qui correspond en d’autre termes à consentir à son transfert.
Plusieurs commissions administratives ont dû se pencher par le passé sur la question de la procédure à suivre et de la décision à rendre en cas de consentement du défendeur au transfert du nom de domaine litigieux. Dans le document intitulé WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition, disponible en ligne sur le site Internet du Centre, il est indiqué que lorsque les parties à une procédure n’ont pu trouver d’accord amiable avant le rendu d’une décision par la commission administrative et que le défendeur a donné son accord unilatéral et non équivoque au transfert du nom de domaine litigieux, la commission administrative peut rendre sa décision en faveur d’un transfert ou d’une annulation sur la simple base de ce consentement.
De même, dans The Cartoon Network LP, LLP v. Mike Morgan,Litige OMPI No. D2005-1132, la commission administrative a résumé comme suit les trois différentes positions adoptées à ce sujet : (i) le premier parti adopté par une commission administrative consiste en l’octroi du transfert requis sur la base uniquement du consentement du défendeur et sans revoir les faits allégués à l’appui de la plainte (voir à ce sujet Williams-Sonoma, Inc. v. EZ-Port,Litige OMPI No. D2000-0207 et Slumberland France v. Chadia Acohuri,Litige OMPI No. D2000-0195); (ii) la deuxième voie choisie par certaines commissions administratives consiste à interpréter le consentement du défendeur comme la réalisation des trois éléments du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, permettant ainsi d’ordonner le transfert sans analyser dans les détails la réalisation des conditions dudit paragraphe 4(a); enfin, (iii) la troisième option choisie par des commissions administratives précédentes est d’analyser en tout état de cause si les trois conditions posées au paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont remplies en l’espèce, certaines commissions administratives considérant que le consentement au transfert ne constitue pas un aveu du défendeur sur la validité des droits du requérant (voir à ce sujet Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Manageware,Litige OMPI No. D2001-0796).
De l’opinion de la Commission administrative, une distinction existe entre le consentement au transfert et un aveu de la réalisation des éléments énoncés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs. Ainsi, comme l’a relevé la commission administrative dans l’affaire The Cartoon Network LP, LLP v. Mike Morgan,Litige OMPI No. D2005-1132, un défendeur peut parfaitement consentir au transfert, alors même que tout enregistrement ou utilisation de mauvaise foi sera fortement contesté. Ainsi, la Commission administrative ne saurait être d’avis qu’un consentement unilatéral et inconditionnel au transfert équivaut à l’admission de la réalisation des trois conditions du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.
La Commission administrative est en revanche d’avis qu’un consentement unilatéral et inconditionnel du défendeur peut constituer une base suffisante pour ordonner le transfert, sans qu’une analyse des éléments du paragraphe 4(a) des Principes directeurs ne soit nécessaire. Le paragraphe 10 des Règles prévoit en effet à la lettre (a) que "La Commission doit mener la procédure administrative de la manière qu'elle juge appropriée conformément à cette Politique et à ces Règles". Or, lorsqu’un requérant a demandé le transfert du nom de domaine litigieux et que le défendeur a consenti à ce transfert, ordonner le transfert immédiat du nom de domaine en question apparaît comme la manière la plus appropriée d’agir pour la Commission administrative.
Au vu de ce qui précède, et compte tenu des circonstances du cas d’espèce, la Commission administrative considère qu’il convient de faire droit à la requête tendant au transfert du nom de domaine litigieux en faveur de la Requérante, sans se prononcer sur la réalisation des conditions d’application du paragraphe 4 des Principes directeurs, en particulier s’agissant de la mauvaise foi qui peut être laissée ici ouverte et n’est donc pas expressément admise compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce. 7. Décision
Au regard des éléments développés ci-dessus et conformément au paragraphe 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré à la Requérante.
Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 9 novembre 2011
Full & Egal Universal Law Academy