Le Requérant est La Française des Jeux, Boulogne-Billancourt, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.
Le Défendeur est Editions IEPS, Paris, France, représenté à l’interne. 2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine , , et .
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est OVH. 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par La Française des Jeux auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 14 septembre 2011. En date du 14 septembre 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 14 septembre 2011, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 23 septembre 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 13 octobre 2011. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 13 octobre 2011. Le 14 octobre 2011, le Requérant a adressé au Centre une requête de suspension de la procédure pour 30 jours. En date du 17 octobre 2011, le Centre a communiqué la suspension de la procédure aux parties. Le 10 novembre 2011, le Requérant a adressé au Centre une demande de réinstitution de la procédure. Le 14 novembre 2011, le Centre a communiqué la réinstitution de la procédure aux parties et a reçu une réponse additionnelle du Défendeur. Dans le même jour, le Centre a accusé la réception de la réponse additionnelle du Défendeur, en mettant l’accent sur le fait que la Commission administrative (une fois nommée), déterminerait de l’admissibilité de la réponse additionnelle, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation.
En date du 18 novembre 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Stéphane Lemarchand. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits
Le Requérant est une société spécialisée dans les jeux de hasard et d'argent. Elle est notoirement connue en France.
Le Requérant est notamment titulaire des marques et des noms de domaine suivant:
- la marque française PARIONS WEB n°093649160 déposée le 7 mai 2009;
- la marque communautaire PARIONS WEB n°008563678 déposée le 3 septembre 2009;
- les noms de domaine , , , réservés le 5 mai 2009.
Et
- la marque communautaire PARIONS SPORT n°008641607 déposée le 26 octobre 2009 ;
- la marque française FDJ PARIONSSPORT n°003660471 enregistrée le 26 juin 2009;
- la marque communautaire PARIONSSPORT FDJ n°008761405 enregistrée le 16 décembre 2009
- la marque internationale FDJ PARIONSSPORT n°1029865 enregistrée le 17août 2009;
- les noms de domaine réservé le 25 mars 2009, , , réservés le 30 avril 2009 et réservé le 27août 2009.
Le Défendeur a une activité de presse et d'édition relative aux jeux, notamment sportifs. Il a procédé à l’enregistrement des noms de domaine litigieux le 1er décembre 2009 auprès de la société OVH. 5. Argumentation des parties A. Requérant
Le Requérant fait valoir qu'il a lancé un nouveau jeu de paris sportif en ligne dénommé "parions web" à l'adresse "www." le 3 novembre 2009 et un jeu de paris sportif "hors ligne" dénommé "parions sport" le 17 novembre 2009. Il précise que ces lancements ont fait l'objet d'une communication en novembre 2009 et que le 1er décembre 2009, le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux , , et .
Selon le Requérant, ces noms de domaine litigieux étaient inactifs à l'époque de leur réservation. A l'occasion de la rédaction de sa plainte, il constate que:
- les noms de domaine , et renvoient à une page en construction, et
- le nom de domaine redirige vers une page intitulée "Parions Turf" proposant des services en ligne de paris sportifs et comportant de la publicité pour le site internet de son concurrent " B", spécialisé dans les paris sportifs en ligne.
Le Requérant relève également que lorsqu'il a sollicité du Défendeur le transfert, à son profit, des noms de domaine litigieux, le Défendeur a proposé de lui céder à titre onéreux.
Le Requérant estime (i) que les noms de domaine litigieux sont fortement similaires à ses noms de domaine et marques antérieures de sorte qu'il existe un risque de confusion, (ii) que le Défendeur n'a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y rattache, et enfin (iii) que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
Il demande en conséquence que les noms de domaine litigieux soient radiés. B. Défendeur
Dans sa première réponse du 13 octobre 2011, le Défendeur conteste les termes de la plainte du Requérant pour les raisons suivantes:
- Il estime que les produits et services proposés par le Requérant ne sont pas comparables à son activité.
- Il explique en outre que les marques du Requérant ("parions sport" et "parions web") ne peuvent être protégées dès lors qu'elles décrivent expressément le produit et le service qu'elles couvrent.
- S'agissant des noms de domaine litigieux, le Défendeur considère que les chiffres "123" dans les noms de domaine litigieux prédominent et permettent une distinction claire par rapport aux noms de domaine sans les chiffres enregistrés par le Requérant.
- Il indique enfin que rien n'interdit de rediriger les noms de domaine litigieux vers d'autres noms de domaine et que la jurisprudence citée par le Requérant à l'appui de sa plainte ne lui est pas applicable.
Aux termes de sa réponse additionnelle du 14 novembre 2011 que la Commission administrative accepte de prendre en compte bien qu'elle ait été communiquée au-delà du délai imparti, le Défendeur ajoute que:
- des décisions judiciaires ont prononcé la déchéance des marques LOTO et LOTO SPORTIF déposées par le Requérant en raison de leur caractère générique et que lesdites marques ont les mêmes caractéristiques que les marques litigieuses;
- l'utilité des noms de domaine litigieux est à relier directement avec le magazine qu'elle édite intitulé "Mieux Jouer Magazine" dont la finalité est de donner conseils aux joueurs pour optimiser leurs chances de gain aux jeux de hasard et dans le domaine des paris sportifs. 6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application indique à la Commission administrative les principes de base auxquels de référer pour se déterminer à l’occasion d’une plainte: la Commission administrative doit statuer sur la base des écritures et pièces soumises, conformément aux Principes directeurs et Règles d’application ainsi que toutes les règles ou principes légaux qu'elle juge applicables.
En application du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, pour obtenir le transfert d'un nom de domaine, le Requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait:
- les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
- le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
- les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. A. Identité ou similitude prêtant à confusion
En premier lieu, il ne saurait être contesté que les noms de domaine , , , reproduisent les marques PARIONS WEB et PARIONS SPORT qui couvrent notamment des activités relatives aux jeux.
Et il est indifférent que (1) les espaces prévus dans les marques du Requérant soient effacés, (2) qu'un tiret soit inséré, (3) que les noms de domaine du Défendeur incluent les chiffres "123" et (4) que le suffixe ".com" soit ajouté aux noms de domaine litigieux.
En effet, les espaces des marques du Requérant ne sont effacés que pour des raisons techniques inhérentes aux noms de domaine.
La présence ou non d'un tiret entre les termes "parions" et "web" ou "parions" et "sport" n'est pas suffisante à écarter le risque du confusion.
L'adjonction des chiffres "123", ainsi qu'il est régulièrement rappelé par les commissions administratives de l'OMPI, n'écarte pas davantage le risque de confusion (Rapidshare AG v. ,Litige OMPI No. D2010-0615; Organizacion National de Ciegos Espanoles v. C,Litige OMPI No. D2006-1477; Pfizer v. ,Litige OMPI No. D2005-0150).
Et enfin, conformément au principe énoncé par de nombreuses commissions administratives de l'OMPI, l’adjonction du suffixe ".com" ne revêt pas de caractère distinctif dans le domaine des services rendus sur internet.
En second lieu, les noms de domaine litigieux reproduisent également les noms de domaine du Requérant et l'adjonction des chiffres "123" ne permet pas davantage d'écarter le risque de confusion.
Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, le Défendeur n'établit pas davantage que son activité soit radicalement différente des produits et services offerts par le Requérant sous les marques enregistrées précitées.
Pour l'ensemble de ces raisons, les internautes peuvent légitimement croire que les noms de domaine litigieux redirigent, sinon vers le site internet du Requérant, à tout le moins vers un site internet sur les jeux dénommés "parions web" et "parions sport" ou en relation avec l'activité du Requérant.
En conséquence, la Commission administrative considère que la similarité entre les noms de domaine litigieux et les marques du Requérant entrainent un risque de confusion conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs. B. Droits ou intérêts légitimes
Le Défendeur qui a répondu à la plainte formée n’a cependant pas apporté à la Commission administrative d'élément de nature à démontrer qu’il détiendrait sur les noms de domaine litigieux des droits ou intérêts légitimes.
Il n'établit pas avoir utilisé les dénominations "Parions Web" "Parions Sport", ni antérieurement ni postérieurement à l'utilisation qui en est faite par le Requérant.
Surtout, le Défendeur ne justifie pas de droit à titre de marque, ni même à titre de dénomination sociale ou de nom commercial sur les dénominations "Parions Web" et "Parions Sport", en France ou dans l'Union Européenne lui permettant d'exploiter les noms de domaine litigieux.
Il n’est pas davantage établi que le Défendeur ait obtenu, ni même sollicité une quelconque autorisation du Requérant pour exploiter à titre de nom de domaine les marques PARIONS SPORT et PARIONS WEB.
Enfin, sur le caractère prétendument descriptif des marques du Requérant allégué par le Défendeur, la Commission administrative rappelle qu'au titre des Principes directeurs, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité des marques enregistrées.
En conséquence, la Commission administrative considère que n’est pas établie l’existence ni d’un droit ni d’un intérêt légitime du Défendeur à la détention des noms de domaine litigieux. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Il convient enfin d’examiner la question de savoir si l’enregistrement et l’usage des noms de domaine litigieux ont été effectués de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
En l'espèce, une simple recherche d'antériorité aurait permis au Défendeur, lors de l'enregistrement des noms de domaine litigieux le 1er décembre 2009, de constater l'existence des marques du Requérant déposées entre le 7 mai 2009 et le 26 octobre 2009 notamment pour des activités relatives aux jeux.
Au demeurant, le Défendeur connaissait le Requérant notamment pour avoir été en litige avec lui par le passé.
En outre, son activité ayant trait aux pronostics et conseils en matière de jeux, il ne pouvait ignorer le lancement en novembre 2009 par le Requérant de deux nouveaux jeux: "parions web" et "parions sport" quand il a réservé les noms de domaine litigieux le 1er décembre 2009, et ce d'autant moins qu'il résulte des pièces communiquées par le Requérant que le lancement de ces jeux était commenté dans la presse dès novembre 2009.
De surcroît, l'absence d'intérêt légitime du Défendeur sur les noms de domaine litigieux résulte également de l'absence d'utilisation sérieuse par le Défendeur des noms de domaine litigieux depuis le 1er décembre 2009.
En effet, il résulte des pièces du Requérant, non contestées par le Défendeur que les noms de domaine litigieux: , et renvoient à des sites internet en construction et que le 27 juillet 2011 notamment le nom de domaine litigieux redirigeait les internautes vers un site internet intitulé "Parions Turf" qui propose des services relatifs aux paris sportifs et comporte de la publicité pour le site internet "b", concurrent direct du Requérant.
A ce jour, tous les noms de domaines litigieux renvoient vers un site internet en construction, à l'exception du nom de domaine litigieux qui mène à un site internet vide de texte....
Et bien que le Défendeur explique que l'utilité de ses noms de domaine litigieux est à relier directement avec le magazine qu'elle édite intitulé "mieux jouer magazine" dont la finalité serait de donner des conseils aux joueurs pour optimiser leur chance de gain aux jeux, il ne fournit à cet égard aucune pièce justificative permettant à la Commission administrative de le constater.
Enfin, le fait que le Défendeur, en réponse aux lettres de mise en demeure du Requérant, propose le 6 mars 2010 la cession onéreuse des noms de domaine litigieux permet de penser que ses intentions à l'égard de ces noms de domaine étaient spéculatives.
A la lumière de ces éléments, il apparaît que les faits montrent que le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux en espérant céder l’enregistrement à titre onéreux au Requérant et / ou aux fins d'attirer, à des fins lucratives, les internautes sur ses sites, créant ainsi une probabilité de confusion avec les marques du Requérant.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. 7. Décision
Pour l'ensemble de ces raisons et en application du paragraphe 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne la radiation des noms de domaine litigieux , , et .
Stéphane Lemarchand
Expert Unique
Le 2 décembre 2011
Full & Egal Universal Law Academy