La Demandante es Harmon Hall Holding, S.A. de C.V. con domicilio en México, D.F., México, representada por Arochi, Marroquin & Lindner, S.C., México.
La Demandada es Escuela de Inglés de Villa Coapa, A.C., Joel Samano con domicilio en México, D.F., México, representada por Miguel González Granada, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Interplanet, S.A. de C.V. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de septiembre de 2011. El 15 de septiembre de 2011 el Centro envió a Interplanet, S.A. de C.V., vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 28 de septiembre de 2011 Interplanet, S.A. de C.V. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 30 de septiembre de 2011. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de octubre de 2011. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 15 de octubre de 2011.
El Centro nombró a Enrique Ochoa de González Argüelles como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 21 de octubre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es propietaria, entre otros, de los siguientes registros marcarios y aviso comercial:
Marca
Registro
Clase
Fecha de Registro
Vigencia
HARMON HALL Y DISEÑO
425911
41
24 de junio de 1992
24 de junio de 2012
HARMON HALL Y DISEÑO
652342
13 de enero de 2000
13 de enero de 2020
HARMON HALL ELEMENTARY
686749
41
9 de noviembre de 2000
9 de noviembre de 2020
HARMON HALL KINDER HARMON Y DISEÑO
699734
41
8 de enero de 2011
8 de enero de 2021
HARMON HALL Y DISEÑO
707108
41
2 de agosto de 2000
2 de agosto de 2020
HARMON HALL THE YELLOW TEAM Y DISEÑO
837088
41
4 de marzo de 2004
4 de marzo de 2014
Aviso Comercial
Registro
Clase
Fecha de Registro
Vigencia
LIVE IN ENGLISH AT HARMON HALL
265664
41
7 de febrero de 2003
7 de febrero de 2013
El 3 de septiembre de 2010 el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial expidió la Declaratoria de Fama de la marca HARMON HALL Y DISEÑO de la Demandante para servicios de educación y esparcimiento.
La Demandante es propietaria, entre otros, de los nombres de dominio , , , etc.
Las Partes en este procedimiento tuvieron una relación comercial en una franquicia, la Demandante en su carácter de franquiciante y la Demandada en su carácter de franquiciatario. Y dicha relación comercial ha sido objeto de juicios administrativos y civiles, y de acuerdo con la información proporcionada por las partes dichos procedimientos se encuentran sub judice. Cabe mencionar que ninguno de los referidos procedimientos se refiere al nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en cuestión aparentemente fue creado el 17 de marzo de 2010. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante señala que sus registros marcarios son idénticos o similares al nombre de dominio en disputa. Y que ha utilizado la marca HARMON HALL desde los años sesenta.
La Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa. Asimismo, refiere que si bien es cierto que entre las partes existió una relación comercial, dicha circunstancia no justifica el registro y uso del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada.
Durante la vigencia de la relación comercial de franquicia, la Demandada no utilizó el nombre de dominio en disputa y la Demandada está consciente de que al registrar y usar el nombre de dominio en disputa está cometiendo un acto de competencia desleal e incumpliendo las disposiciones contractuales de su relación comercial de franquicia, mismas que son exigibles aún después de terminado dicho contrato.
En un procedimiento ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Demandada fue declarada infractora de los registros marcarios de la Demandante por el uso indebido de la denominación HARMON HALL.
La Demandada registró y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe, ya que no hace uso del mismo en un contexto de oferta de productos y/o servicios de buena fe o un uso legítimo y leal o no comercial. B. Demandada
La Demandada señala en su escrito de contestación que el Centro no es competente para conocer de esta controversia y que además el emplazamiento realizado mediante correo electrónico es ilegal en virtud de las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la Demandada manifiesta que ha utilizado el nombre “harmon hall villa coapa” desde hace 22 años, como dice corroborarse con diversos documentos expedidos por la Secretaría de Educación Pública de México.
La Demandada manifiesta que existen varios procedimientos judiciales relacionados con la franquicia que se encuentran sub judice.
La Demandada igualmente declara que el nombre de dominio HARMON HALL (sic) es completamente idéntico al que ostenta en su página de Internet. Igualmente, establece que adquirió el nombre de dominio en base a un contrato de usufructo y que tiene derechos sobre el nombre de dominio en disputa en virtud del referido reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública.
En ese orden de ideas, la Demandada arguye que el titular de las marcas HARMON HALL es distinto de la Demandante, que las aseveraciones de la Demanda en este procedimiento son falsas y que aún y cuando la vía es improcedente, presenta su contestación ad cautelam. 6. Debate y conclusiones
Antes de entrar a considerar si se cumplen o no los elementos de la Política y, por lo tanto, si se debe estimar o no la Demanda formulada por la Demandante, es obligación de este Panel resolver las cuestiones previas o excepciones formuladas por la Demandada en su escrito de contestación a la Demanda:
Sobre la pretendida inaplicación de la Política e incompetencia del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Al respecto, cabe mencionar que de acuerdo de con lo señalado por el propio Registrador (en este caso Interplanet, S.A. de C.V.) la Política es aplicable para la resolución de controversias respecto del nombre de dominio en disputa.
En línea con lo anterior, este Experto considera que la Demandada, al registrar el nombre de dominio en disputa, aceptó todos los términos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador (“Acuerdo de Registro”), incluyendo los documentos incorporados y contenidos por referencia como parte del Acuerdo de Registro. Diversos criterios han establecido que por el simple hecho de solicitar el registro de un nombre de dominio, se entiende que la demandada conoce y acepta el compromiso expreso de acatar y regirse por, y someterse a la Política “sin reservas de ninguna especie”. (Ver, mutatis mutandi, Wella Aktiengesellschaft V. Alejandro Garcia Brise~o, Caso OMPI No. DMX2011-0013).
Aunado a lo anterior, es de señalarse que de acuerdo con los documentos que obran en el expediente fueron cumplidos todos los requisitos que se establecen en la Política, de manera enunciativa más no limitativa aquellos que se refieren a la demanda, emplazamiento, contestación, ofrecimiento de pruebas, designación del panel, etc.
El Experto considera, en consecuencia, que son aplicables las normas de resolución de conflictos invocadas por la Demandante en su escrito de demanda y desestima lo señalado por la Demandada en su escrito de contestación de Demanda. Y al efecto, el Experto procede a analizar la cuestión de fondo en esta disputa.
De conformidad con la Política, la Demandante deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen:
(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada sobre la que la Demandante tiene derechos; y
(ii) la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada sobre la que la Demandante tiene derechos
Toda vez que ambas partes han reconocido la identidad o la semejanza hasta el punto de crear confusión entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa, a juicio de este Experto, se ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que la Demandada tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
“(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
(ii) el Demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca, de productos o de servicios, registrada en cuestión con ánimo de lucro”.
La titular del nombre de dominio en disputa no ha acreditado ni demostrado tener derecho y/o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa ni que ha usado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
Igualmente, la Demandada no ha acreditado: ser propietaria de un registro marcario HARMON HALL o similar; ser conocido por el nombre de dominio en disputa; ser licenciataria o franquicitaria de la Demandante (sobre lo cual se podría basar un interés legítimo) y/o que tanto el registro y el uso del nombre de dominio en disputa ha sido realizado de buena fe.
Con base en lo anterior, el Experto concluye que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, motivo por el cual la Demandante ha acreditado el cumplimiento del segundo requisito de la Política. C. Registro y uso de los nombres de dominio de mala fe
De acuerdo con la Política, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio:
“(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al Demandante que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que la titular de la marca de productos o servicios registrada refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando la Demandada haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea”.
Atendiendo a las constancias del caso que nos ocupa, la Demandante argumenta que la Demandada oferta servicios idénticos o similares a los amparados por las marcas HARMON HALL a través del nombre de dominio en disputa y logra acreditar que el registro y el uso de dicho nombre de dominio por parte de la Demandada ha creado la falsa e ilegítima impresión de asociación con la Demandante. (Ver, mutatis mutandi, Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony Corporation) v. Inja, Kil, Caso OMPI No. D2000-1409 y Pfizer Inc. v. PrivacyP/ViagrayS, De Candido Adrian Gustavo,Caso OMPI No. D2008-1967). Y por lo tanto, el nombre de dominio en disputa fue registrado y es usado de mala fe.
Por tanto, la Demandante ha probado los extremos a que se refiere el tercer requisito de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Enrique Ochoa de González Argüelles
Experto Único
Fecha: 4 de noviembre de 2011
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