La Demandante es Harmon Hall Holding, S.A. de C.V.,con domicilio en Col. Lomas de Santa Fe, México, D.F., México, representada por Arochi, Marroquin & Lindner, S.C., México.
La Demandada es Instituto de Enseñanza de Idiomas de Iztapalapa, A.C., con domicilio en México, D.F., México, representada por Joel Samano Villela, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Interplanet, S.A. de C.V. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de septiembre de 2011. El 15 de septiembre de 2011 el Centro envió a Interplanet, S.A. de C.V. via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 20 de septiembre de 2011 Interplanet, S.A. de C.V. envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 26 de septiembre de 2011. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de octubre de 2011. El Escrito de Contestación a la Demanda fué presentado ante el Centro el 14 de octubre de 2011.
El Centro nombró a Enrique Ochoa de González Argüelles como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 21 de octubre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es propietaria, entre otros, de los siguientes registros marcarios y aviso comercial:
Marca
Registro
Clase
Vigencia
HARMON HALL y Diseño
425911
41
24/6/2012
HARMON HALL y Diseño
652342
13/1/2020
HARMON HALL Elementary
686749
41
9/11/2020
HARMON HALL KINDER HARMON y Diseño
699734
41
8/1/2021
HARMON HALL y Diseño
707108
41
2/8/2020
HARMON HALL The Yellow Team y Diseño
26564
41
4/3/2014
Aviso Comercial
Registro
Clase
Vigencia
LIVE IN ENGLISH AT HARMON HALL
425911
41
7/2/2013
El 3 de septiembre de 2010 el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial expidió la Declaratoria de Fama de la marca HARMON HALL y Diseño de la Demandante.
La Demandante es propietaria, entre otros, de los nombres de dominio , , .
Las partes en este procedimiento tuvieron una relación comercial en una franquicia, la Demandante en su carácter de franquiciante y la Demandada en su carácter de franquiciatario. Dicha relación comercial ha sido objeto de juicios administrativos y civiles, y de acuerdo con la información proporcionada por las partes dichos procedimientos se encuentran sub judice. Cabe mencionar que ninguno de los referidos procedimientos se refiere al nombre de dominio en disputa.
De acuerdo con la información facilitada por Interplanet, S.A. de C.V., el nombre de dominio en disputa fue registrado el 17 de marzo de 2010. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante señala que sus registros marcarios son idénticos o similares al nombre de dominio en disputa, y que ha utilizado la marca HARMON HALL desde los años sesenta.
La Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa. Y asimismo, refiere que si bien es cierto que entre las partes existió una relación comercial, dicha circunstancia no justifica el registro y uso del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada.
Durante la vigencia de la relación comercial de franquicia, la Demandada no utilizó el nombre de dominio en disputa y la Demandada está consciente de que al registrar y usar el nombre de dominio en disputa está cometiendo un acto de competencia desleal e incumpliendo las disposiciones contractuales de su relación comercial de franquicia, mismas que son exigibles aún después de terminado dicho contrato.
En un procedimiento ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Demandada fue declarada infractora de los registros marcarios de la Demandante por el uso indebido de la denominación HARMON HALL.
La Demandada registró y/o utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe, ya que no hace uso del mismo en un contexto de buena oferta de productos y/o servicios o un uso legítimo y leal o no comercial. B. Demandada
La Demandada señala en su Escrito de Contestación que el Centro no es competente para conocer de esta controversia y que además el emplazamiento realizado mediante correo electrónico es ilegal en virtud de las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la Demandada manifiesta que ha utilizado el nombre de dominio en disputa desde hace 22 años, como dice corroborarse con diversos documentos expedidos por la Secretaría de Educación Pública de México.
La Demandada manifiesta que existen varios procedimientos judiciales relacionados con la franquicia que se encuentran sub judice.
La Demandada igualmente declara que el nombre de dominio HARMON HALL (sic) es completamente idéntico al que ostenta en su página de Internet. Igualmente, establece que adquirió el nombre de dominio en disputa por medio de un contrato de usufructo y que tiene derechos sobre el nombre de dominio en disputa en virtud del referido reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública.
En ese orden de ideas, la Demandada arguye que el titular de las marcas HARMON HALL es distinto de la Demandante, que las aseveraciones de la Demanda en este procedimiento son falsas y que aún y cuando la vía es improcedente, presenta su contestación ad cautelam. 6. Debate y conclusiones A. General
De conformidad con la Política, la Demandante deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen:
(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada sobre la que la Demandante tiene derechos; y
(ii) el Demandandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. B. Cuestión Preliminar
Antes de entrar a considerar si se cumplen o no los elementos de la Política y, por lo tanto, si se debe estimar o no la Demanda formulada por la Demandante, es obligación de este Experto resolver las cuestiones previas o excepciones formuladas por la Demandada en su Escrito de Contestación a la Demanda:
Sobre la pretendida “inaplicación de la Política e incompetencia del Centro de Arbitraje y Mediaciòn de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.”, cabe mencionar que de acuerdo de con lo señalado por el propio registrador del nombre de dominio en disputa (en este caso Interplanet, S.A. de C.V.) la Política es aplicable para la resolución de controversias respecto del nombre de dominio en disputa.
En línea con lo anterior, este Experto considera que la Demandada, al registrar el nombre de dominio en disputa, aceptó todos los términos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del registrador, incluyendo los documentos incorporados y contenidos por referencia como parte del Acuerdo de Registro, así como la cláusula que incorpora de manera explícita la Política. Diversos criterios han establecido que por el simple hecho de solicitar el registro de un nombre de dominio, se entiende que la Demandada conoce y acepta el compromiso expreso de acatar, regirse por, y someterse a la Política “sin reservas de ninguna especie”. (Ver, mutatis mutandis, Wella aktiengesellschaft v. Alejandro Garcia Brise~o, Caso OMPI No. DMX2011-0013).
Aunado a lo anterior, es de señalarse que de acuerdo con los documentos que obran en el expediente fueron cumplidos todos los requisitos que se establecen en la Política, de manera enunciativa más no limitativa aquellos que se refieren a la demanda, emplazamiento, contestación, ofrecimiento de pruebas, designación del Experto, etc.
El Experto considera, en consecuencia, que es aplicable la Política invocada por la Demandante en su escrito de Demanda y desestima lo señalado por la Demandada en su Escrito de Contestación a la Demanda. Y al efecto, el Panel procede a analizar la cuestión de fondo en esta disputa. C. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Toda vez que ambas partes han reconocido la identidad o la semejanza hasta el punto de crear confusión entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa; a juicio de este Experto, se ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política. D. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Demandada tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
“(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
(ii) el Demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca, de productos o de servicios, registrada en cuestión con ánimo de lucro”.
A juicio de este Experto, la Demandada no ha acreditado ni demostrado tener derecho y/o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa ni que ha usado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
La Demandada no ha acreditado: ser propietaria de un registro marcario HARMON HAL o similar; ser conocido por el nombre de dominio en disputa; ser licenciataria o franquicitaria de la Demandante y/o que tanto el registro y/o el uso del nombre de dominio en disputa ha sido realizado de buena fe. El Experto opina que el registro por la Demandada del nombre de dominio en disputa – el cual claramente hace referencia a la marca de la Demandante y es asociado con una pagina Internet que ofrece servicios de enseñanza del idioma inglés – no le confiere a la Demandada ninguno derecho o interés legitimo sobre dicho nombre de dominio. En otras palabras, el Experto considera que la inclusión de la marca de la Demandante en el nombre de dominio en disputa no se justifica en este caso y por lo tanto, con base en lo anterior, el Experto concluye que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, motivo por el cual la Demandante ha acreditado el cumplimiento del segundo requisito de la Política. E. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe
De acuerdo con la Política, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio:
“(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al Demandante que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que la titular de la marca de productos o servicios registrada refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando la Demandada haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea”.
Atendiendo a las constancias del caso que nos ocupa, la Demandante argumenta que la Demandada ofrece servicios idénticos o similares a los amparados por las marcas HARMON HALL a través del nombre de dominio en disputa y logra acreditar que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada ha creado la falsa impresión de asociación con la Demandante. (Ver, mutatis mutandis, Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony Corporation) v. Inja, Kil, Caso OMPI No. D2000-1409 y Pfizer Inc. v. PrivacyP/ViagrayS, De Candido Adrian Gustavo,Caso OMPI No. D2008-1967). Por lo tanto, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa fue registrado y es usado de mala fe.
Por tanto, la Demandante ha probado los extremos a que se refiere el tercer requisito de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, este Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Enrique Ochoa de González Argüelles
Experto Único
Fecha: 4 de noviembre de 2011
Full & Egal Universal Law Academy