신청인: 삼성전자 주식회사, 대한민국 경기도 수원
신청인의 대리인: 유미특허법인, 대한민국
피신청인: 김영옥(Gim Yeongok) ,대한민국 서울 2. 도메인이름 및 등록기관
분쟁도메인이름 은 Gabia, Inc. 에 등록되어 있다. 3. 행정절차 개요
신청인은 분쟁해결신청서를 2011년 9월 16일 세계지식재산기구(WIPO) 중재·조정센터(이하 “센터”라 함)에 제출하였다. 센터는 2011년 9월 16일 Gabia, Inc.에게 분쟁도메인이름과 관련하여 등록기관 확인 요청서를 이메일로 발송하였다. 2011년 9월 19일 Gabia, Inc.은 센터에 이메일로 보낸 답변을 통해서 피신청인이 등록인으로 기재되어 있음을 확인하고 등록인의 연락처를 제공하였다.
센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 “규정”이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 절차규칙(이하 “절차규칙”이라 함) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(“이하 보충규칙”이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.
센터는 절차규칙 제2조(a)항 및 제4조(a)항에 따라 2011년 9월 23일 분쟁해결신청서를 피신청인에게 공식적으로 통지하고 행정절차를 개시하였다. 절차규칙 제5조(a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감일은 2011년 10월 13일이었다. 피신청인은 답변을 제출하지 않았고, 이에 따라 센터는 2011년 10월 14일 피신청인의 답변서 미제출을 확인 및 통지하였다.
2011년 10월 21일 센터는 남호현 변리사를 본 건의 단독 패널위원으로 선정하였다. 패널은 절차규칙 제7조에 따라 센터가 요청한 대로 패널위원으로서의 수락 성명서 및 공평성과 독립성 선언서를 제출하였다. 4. 사실관계
신청인 회사는 1969년 1월에 설립된 회사로서 TV, 냉장고, 세탁기 등의 가전제품과 컴퓨터, 휴대폰, 반도체 등 전자 제품을 생산하여 전세계적으로 판매하는 회사로서 2010년 기준 국내에 9개 사업장, 해외에 중국, 인도, 미국 등 31개의 생산 또는 생산·판매 복합법인과 호주, 중국, 홍콩 등 전세계에 58개의 판매법인을 두고 있으며 북미, 중남미, 유럽 등 8개의 지역별 총괄 체계를 운영하고 있다. 신청인 회사는 2010년 자산이 134조원에 달한다.
신청인 회사는 국내와 해외에 “삼성” 및 SAMSUNG 상표에 관하여 상표 등록을 하여 두고 있는 바 그 중 대표적인 것은 다음과 같다.
상표: 삼성
지정상품: 제7, 8, 9, 10, 11, 17류-전기세탁기, 텔레비전수신기 등
등록번호: 40-0019476
등록일: 1970년 6월 1일
상표: SAMSUNG
지정상품: 제7, 8, 9, 10, 11, 17류-전기세탁기, 텔레비전수신기 등
등록번호: 40-0019477
등록일: 1970년 6월 1일
상표: SAMSUNG 로고
지정상품: 제7, 8, 9, 10, 11, 17, 21류-전기세탁기, 텔레비전수신기 등
등록번호: 40-0287141
등록일: 1994년 3월 23일
분쟁도메인이름은 2010년 12월9일에 등록되었다. 5. 당사자들의 주장 A. 신청인의 주장
신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.
(i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표와 분쟁도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬
정도로 유사하다.
(ii) 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다.
(iii) 피신청인의 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다. B. 피신청인의 주장
피신청인은 신청인의 주장에 대하여 아무런 답변을 제출하지 아니하였다. 6. 검토 및 판단
규정 제4조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위하여 다음과 같은 요건을 모두 입증해야 한다.
(i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 분쟁도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
(ii) 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
(iii) 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.
따라서 상기의 사항과 관련하여 당사자가 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다. A. 상표와 도메인이름의 동일·유사성
분쟁도메인이름과 신청인의 등록상표 중 “samsung”을 비교할 때 분쟁도메인이름 의 구성 중 “.com” 부분은 일반최상위 도메인으로서 상표로서의 식별력이 없어 이를 제외하고 보면 분쟁도메인이름의 요부는 “samsungeplus”라고 할 것이다. 이 요부는 “samsung” 부분과 “eplus” 부분이 결합된 형태이긴 하나 양자의 결합에 의하여 새로운 관념이 도출되지 아니한다는 점과 두 부분을 분리하여 보는 것이 자연스럽지 않을 정도로 일련불가분적으로 결합되어 있지 않다는 점에서 “samsung”또는 “eplus”로 분리하여 관찰할 수 있으므로 이렇게 관찰할 때 분쟁도메인이름은 “samsung” 또는 “eplus”로 호칭 또는 관념될 수 있다. 따라서 본 행정패널은 분쟁도메인이름이 “samsung”이라고 호칭 또는 관념될 경우 신청인의 상표 SAMSUNG과 동일하여 분쟁도메인이름은 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단한다. B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익
신청인은 피신청인에 대하여 분쟁도메인이름을 사용하도록 허락한 바가 없고 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용하지 않고서는 영업을 할 수 없다고 볼 수 없는 점 등을 고려하면 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록 및 사용에 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다고 주장하고 있고 이에 대하여 피신청인은 아무런 답변도 제출하지 않고 있는 바, 신청인의 주장은 반증이 없는 한 성립되는 것으로서 (prima facie case), 본 행정패널은 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록 ·사용에 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다고 판단한다. C. 피신청인의 부정한 목적
신청인은 1969년 설립된 이래 TV, 냉장고, 세탁기, 등의 가전제품과 컴퓨터, 휴대폰, 반도체 등 전자 제품을 생산하여 전세계적으로 판매하는 회사로서 2010년 기준 국내에 9개 사업장, 해외에 중국, 인도, 미국 등 31개의 생산 또는 생산 ·판매 복합법인과 호주, 중국, 홍콩 등 전세계에 58개의 판매법인을 두고 있으며 북미, 중남미, 유럽 등 8개의 지역별 총괄 체계를 운영하고 있다. 신청인 회사는 2010년 자산이 134조원에 달하며 신청인 회사가 속해 있는 삼성그룹의 2009년말 총 자산은 343조 8천억원에 이르고 매출액은 220조 1천억원에 달하는 사실은 신청인이 제출한 각 증거에 의하여 알 수 있다. 2000년 12월에는 신청인 회사의 브랜드 가치가 국내 1위로 평가된 바 있고, 2006년 내지 2008년에 이르기까지 LCD 부문 4년 연속 세계 1위, 미국 최우수 브랜드로 선정된 사실을 비롯하여 각 부문에서 세계적인 기록을 달성한 사실, 2009년에는 세계 최초 40 나노 D 램개발, 삼성 휴대폰 8 년 연속 미국 브랜드키즈 고객충성도 1 위, LCD 모니터 사상 최대 점유율 1 위, LED TV 영국서 올해의 TV 상 석권, 4 조원대 영업이익 돌파, 미국 디지털 TV 시장 4 년 연속 1 위를 달성한 사실, 브랜드 컨설팅 그룹 ‘Interbrand’가 2005 년부터 2009 년까지 발표한 전세계 브랜드 랭킹 순위에 있어서 신청인의 상표가 20위권 내외로 평가되고, 미국 Fortune 지의 2010년도의 신청인의 상표 랭킹 순위가 32위로 평가되고 있는 사실 등을 종합하여 볼 때 신청인의 상표 SAMSUNG은 국내는 물론 해외에서도 분쟁도메인이름의 등록 이전에 수요자간에 널리 알려진 표장임이 인정된다.
따라서 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시 신청인의 상표의 주지성을 알고서 등록하였을 것임이 분명하다. 또한 신청인이 제출한 증거에 의하면 분쟁도메인이름을 입력하면 “” 주소로 된 웹사이트로 자동 연결되도록 설정되어 있고 연결된 웹사이트에서는 “㈜삼성엘플러스” 상호를 사용하고 있으며, 피신청인이 대표이사로 되어 있음을 알 수 있다. 이 웹사이트에서는 “삼성엘플러스”라는 표장을 사용하면서, 신청인의 제품뿐만 아니라 신청인의 경쟁 회사의 제품인 TV, 냉장고, 세탁기 등의 제품을 판매하고 있는 사실을 인정할 수 있다. (갑 14 호증: “” 홈페이지 출력물).
그런데 피신청인이 세계적으로 널리 알려진 신청인의 상표의 존재를 알고서 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 분쟁도메인이름을 등록하여 이를 신청인의 제품뿐만 아니라 경쟁사의 제품을 판매하는 피신청인의 웹사이트로 연결하여 사용하는 것은 인터넷 사용자로 하여금 분쟁도메인이름으로 운영하는 웹사이트가 신청인이 운영하는 웹사이트로 혼동하여 방문하게 함으로써 부당한 상업적 이득을 올리는 것에 해당하므로 본 행정패널은 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록 · 사용하고 있다고 판단한다. 참조: Talk City, Inc. v. Michael Robertson,WIPO Case No. D2000-0009; Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc.,WIPO Case No. D2000-0127; Schneider Electric SA v. Ningbo Wecans Network Technology Co., Ltd., Ningbo Eurosin International Trade Co. Ltd., WIPO Case No. D2004-0554; E v. Ultimate Search, Inc.,WIPO Case No. D2001-1319 (인터넷 사용자를 경쟁회사의 제품을 판매하는 웹사이트로 다시 유도하는 행위는 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록 사용하는 것에 해당); Nikon, Inc and Nikon Corporation v. Technilab, Inc,WIPO Case No. D2000-1774 (신청인의 상품뿐만 아니라 신청인의 경쟁사의 제품을 판매하는 피신청인의 웹사이트로 인터넷 사용자를 다시 유도하는 행위는 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록 사용하는 것에 해당); National City Corporation v. MH Networks LLC,WIPO Case No. D2004-0128 (분쟁도메인이름을 신청인의 경쟁사들이 다수 포함된 스폰서 링크 목록에 연결해 두는 것은 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록 사용하는 것에 해당); AT&T Corp. v. Azim Hemani,WIPO Case No. D2003-0634; Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc.,WIPO Case No. D2005-0556. 7. 결정
본 행정패널은 신청인이 “규정” 제4조 (a)항의 세 가지 요건 즉, (i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표와 분쟁도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하며, (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하며, (iii) 피신청인의 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있음을 모두 입증하였다고 판단한다.
앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조(i)항 및 절차규칙 제15조에 따라, 분쟁도메인이름 을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.
남호현
단독패널위원
일자: 2011년 11월2일
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