La Demandante es Puerto 80 Projects, SLU con domicilio en Arteixo, A Coruña, España, representada por Igor Seoane Miñán, España,
La Demandada es Jupiter Networks SL, con domicilio en Madrid, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es 10dencehispahard, S.L. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de septiembre de 2011. El mismo día, el Centro envió a 10dencehispahard, S.L. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 26 de septiembre de 2011 10dencehispahard, S.L. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 4 de octubre de 2011. De conformidad con el párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de octubre de 2011. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 25 de octubre de 2011.
El Centro nombró a Luis H. de Larramendi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 22 de noviembre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular del registro de marca español 2.938.949 ROJADIRECTA (mixta), solicitado el 9 de julio de 2010 y registrado el 17 de enero de 2011 para identificar servicios de las clases 38.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 16 de abril de 2011. Accediendo al sitio Web “www.” se reenvía al sitio Web “” dedicado al "fútbol online gratis". 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
En su escrito de Demanda, la Demandante alega fundamentalmente lo siguiente:
- La Demandante es titular del registro de marca español 2.938.949 ROJADIRECTA (mixta) antes mencionado, marca que se reproduce en el nombre de dominio en disputa.
- El nombre de dominio en disputa resulta confundible con dicha marca pues la reproduce íntegramente, limitándose a añadir el prefijo “es” que constituye un indicativo geográfico.
- La Demandada demuestra tener conocimiento previo de la marca ROJADIRECTA de la Demandante. Ésta es ampliamente conocida en España y ha estado durante mucho tiempo entre las 100 primeras páginas Web más visitadas del país. La Demandada es también una empresa dedicada a la explotación de servicios Web, por lo que sin duda la conocía.
- La Demandada alude expresamente a la Demandante al incluir varias renuncias de responsabilidad en su sitio Web. Sin embargo, dicho sitio Web es similar al de la Demandante, presentando un diseño muy parecido.
- El sitio Web al que se redirige el nombre de dominio en disputa realiza diferentes técnicas de posicionamiento para lograr que los usuarios que buscan ROJADIRECTA en buscadores como Google accedan al sitio Web.
- Algunos de los contenidos del sitio Web han sido copiados del de la Demandante “”.
- La Demandada ha registrado y utiliza en nombre de dominio en disputa de mala fe, pues intenta de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, así como a otros de sus sitios (con enlaces recomendados), creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web de la Demandada y servicios que figuren en el sitio Web de la Demandada.
- El nombre de dominio en disputa estaba registrado desde hacía meses bajo servicio anónimo de WhoIs. Tras localizar la Demandante a la Demandada, los datos pasaron a ser públicos.
- Además de la clara imitación que realiza la Demandada del sitio Web de la Demandante, la Demandada utilizaba en la red social Facebook el logotipo de ROJADIRECTA, aunque lo eliminó tras ser contactado.
Como consecuencia de todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa le sea transferido. B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
El artículo 15(a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de una demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;
- lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento; y
- de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que el experto considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común residencia en España de la Demandante y de la Demandada, son de especial atenencia, junto con las reglas de la Política, las leyes y principios del derecho nacional español.
Los presupuestos para la estimación de una demanda contenidos en el artículo 4(a) de la Política son:
- que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos;
- que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
- que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y usado de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca ROJADIRECTA de la Demandante, limitándose a añadir las letras “es” al inicio, que pueden ser interpretadas tanto como un indicativo de España, como simplemente la tercera persona del singular del verbo ser. En todo caso, es claro que el nombre de dominio en disputa resulta confundible con la marca de la Demandante, que aparece claramente reconocible.
En numerosas decisiones se ha considerado que la adición de expresiones genéricas o prefijos a una marca para conformar un nombre de dominio no evita la confundibilidad. Así se recordó por ejemplo en SC FARMEC S.A. and S.C. SICOMED S.A. v. JN Prade,Caso OMPI No. D2005-0701, de la que se destaca lo siguiente:
“The disputed domain names are not identical with these trademarks, but do incorporate this trademark entirely. The fact that a trademark is incorporated in its entirety in a domain name is a solid indication, but does not ipso facto mean, that the domain name is confusingly similar to the trademark. The similarity of the trademark and the domain name depends on many factors, including “the relative distinctiveness of the trademark and the non-trademark elements of the domain name, and whether the non-trademark elements detract from or contradict the function of the trademark as an indication of origin” (see Pfizer Inc v. The Magic Islands,WIPO Case No. D2003-0870). However, this is another case of the addition of a prefix and suffix to a registered trademark descriptive of the products available on the Respondent’s website which, as many UDRP decisions demonstrate, will almost invariably be insufficient to prevent the domain names being confusingly similar to the registered trademark. The Panel considers that the disputed domain names are confusingly similar to the GEROVITAL trademark for the following reasons: (i) GEROVITAL is an invented word with a high degree of inherent distinctiveness; (ii) ‘cosmetics’ and ‘cosmetiques’ are ordinary descriptive words that describe in English and French respectively the products offered by the Complainant; (iii) the evidence demonstrates that the GEROVITAL trademark has an established reputation in respect of medicines and cosmetics; (iv) potential customers will assume that the disputed domain names are associated with the Complainants’ trademark.”
Por lo tanto, concurre la primera de las circunstancias previstas en la Política. B. Derechos o intereses legítimos
La Demandada no ha intervenido en el procedimiento, por lo que no podemos conocer si puede invocar algún tipo de derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Sin embargo, la Demandante ha acreditado claramente sus derechos.
Teniendo en cuenta la notoriedad entre los usuarios de Internet de la marca de la Demandante, parece muy improbable que la Demandada pueda ostentar algún tipo de derecho o interés legítimo sobre la denominación.
En numerosas decisiones, emitidas en virtud de la Política, se ha interpretado la ausencia de contestación a la demanda como un reconocimiento implícito por el demandado de la ausencia de derechos o intereses legítimos a su favor, siempre y cuando el experto considere como razonables los argumentos presentados por el demandante. Entre tales decisiones podemos citar Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo,Caso OMPI No. D2000-1402; Banco de Vitoria, S.A. v. Vicente Mota Jiménez,Caso OMPI No. D2001-0497; Atrápalo, S.L., v. Carlos Martínez, Caso OMPI No. D2007-0661 ó R Cable Y Telecomunicaciones Galicia S.A. v. Serafín Rodríguez Rodríguez, Caso OMPI No. D2008-0623.
En consecuencia, la Demandante ha logrado presentar indicios razonables de que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación “rojadirecta”, sin que éste último los haya acreditado.
Como se recordaba en la decisión ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG v. Seung Nam Kim,Caso OMPI No. D2006-1001: “The clear consensus of previous decisions under the Policy is that a Complainant establishes this element by making out a prima facie case against the Respondent. (See Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, item 2.1.)
The Complainant has done this by indicating that the Respondent is not licensed or authorized by it to use its ARAG mark. The burden then shifts to the Respondent to rebut that case.”
Así lo habían establecido otras decisiones anteriores como Julian Barnes –V- Old Barn Studios Limited, Caso OMPI No. D2001-0121, destacando lo siguiente:
“Is the Respondent required to adduce any such evidence, if the onus is on the Complainant to prove the three elements of paragraph 4 of the Policy? While the overall burden of proof is on the Complainant, this element involves the Complainant proving matters, which are peculiarly within the knowledge of the Respondent. It involves the Complainant in the often impossible task of proving a negative. In the Panel’s view the correct approach is as follows: the Complainant makes the allegation and puts forward what he can in support (e.g. he has rights to the name, the Respondent has no rights to the name of which he is aware, he has not given any permission to the Respondent). Unless the allegation is manifestly misconceived, the Respondent has a case to answer and that is where paragraph 4(c) of the Policy comes in. If the Respondent then fails to demonstrate his rights or legitimate interests in respect of the Domain Name, the complaint succeeds under this head.”
En definitiva, este Experto considera que ha quedado demostrado que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Tal y como alega la Demandante, el sitio Web de la Demandada presenta claras coincidencias con el de la Demandante, hasta el punto de que el diseño y funcionamiento resulta prácticamente idéntico. Teniendo en cuenta el alto grado de popularidad logrado por el sitio Web de la Demandante, a la vista de tales coincidencias es evidente que la Demandada habría buscado de forma deliberada una asociación con el sitio de la Demandante.
Esta conducta es claramente subsumible en las pruebas del registro y utilización de mala fe previstas en el artículo 4(b)(iii) y (iv) de la Política, el cuál establece:
“(iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor o;
(iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, Patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”
Como se recuerda en las decisiones Banco Español de Crédito, S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira,Caso OMPI No. D2000-0018; Banco de Vitoria, S.A. v. Multimedia Digital Rioja, S.L.,Caso OMPI No. D2001-0496 y Confederacion Sindical de Comisiones Obreras v. Jose Navarro Rubert,Caso OMPI No. D2003-0330, el registro de un nombre de dominio equivalente a una marca notoria suele ser constitutivo de mala fe.
En el presente caso, además de incorporar al nombre de dominio en disputa la marca notoria de la Demandante, la Demandada muestra un claro propósito parasitario, al reproducir en su sitio Web la estética y funcionamiento del sitio Web de la Demandante, tratando sin duda de aprovecharse de su popularidad.
Por todo ello, este Experto considera que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4(b) de la Política, ha quedado acreditada la mala fe de la Demandada en el registro y uso del nombre de dominio en disputa. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, , sea transferido a la Demandante.
Luis H. de Larramendi
Experto Único
Fecha: 6 diciembre 2011
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