Le Requérant est Tomatis Développement S.A. de Luxembourg, Luxembourg, représenté par le Cabinet Harle et Phelip, France.
Le Défendeur est Benichou (Haggai) Guy (Samuel) de Natanya, Israël. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH. 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Tomatis Développement S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 23 septembre 2011.
En date du 23 septembre 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. En date du 23 septembre 2011, l’unité d’enregistrement OVH a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 29 septembre 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 19 octobre 2011. Le 14 octobre 2011, le Défendeur a présenté au Centre une demande d’extension de délai pour soumettre sa réponse dans la procédure. Le Centre, ayant consulté les parties, a accordé la prolongation du délai de réponse jusqu’au 29 octobre 2011.
Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 27 octobre 2011.
En date du 16 novembre 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique le professeur François Dessemontet. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits
A la fin des années 1970, le Dr Tomatis, médecin spécialisé dans les problèmes auditifs, a déposé diverses marques, notamment des marques identiques à son patronyme. Il les a transférées en juin 1990 à une des sociétés du Group Tomatis, c'est-à-dire Tomatis International. Le Dr Tomatis et son groupe ont été actifs en particulier dans ce qu’on peut appeler le domaine audio-psycho-phonétique, soit la capacité d’exercer son ouïe afin de mieux parler ou de mieux chanter, ou encore de résoudre des difficultés scolaires et psychologiques, ou des difficultés liées au vieillissement. Durant les années 1980 la méthode Tomatis connaît un développement dans divers pays, comme les Etats-Unis d’Amérique, le Mexique, et plus tard la Pologne. Au décès du Dr Tomatis en 2001, son fils et un manager reprennent après liquidation judiciaire ses activités dans le cadre de la société Tomatis Développement S.A. du Luxembourg. Cette société est l’actuelle titulaire de toutes les marques TOMATIS.
Il ressort des annexes 4 et 5 que le Requérant possède de nombreux droits de marques dans une cinquantaine de pays plus l’Union européenne, et des marques internationales. Comme le Défendeur ne les conteste pas, il suffit de mentionner ici la marque internationale n° 451157 et la marque française n° 1548987. Ces marques visent des produits et des services en classes 9, 16, 41, 42 et 44.
Le Requérant a déjà obtenu le transfert du nom de domaine à l’issue d’une procédure UDRP à laquelle il sera fait allusion dans la suite (Tomatis Developpement SA v. Mozart-Brain-Lab,Litige OMPI No. D2009-1790). 5. Argumentation des parties A. Requérant
Quant au risque de confusion, le Requérant souligne d’abord que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque Benelux TOMATIS n° 1103675 ainsi qu’à la marque internationale verbale TOMATIS n° 891321, revendiquée pour l’Union Européenne, les Etats-Unis d’Amérique et la Chine. L’élément "constitutif" de ces marques est TOMATIS, qui est reproduit à l’identique dans le nom de domaine litigieux.
En outre, le nom de domaine litigieux est également similaire aux marques combinées verbales et figuratives TOMATIS + Logo, singulièrement à la marque israélienne n° 67273. L’élément figuratif "représentant une flamme" selon le Conseil du Requérant ne joue qu’un rôle secondaire et il ne sera pas immédiatement perçu ni mémorisé par le consommateur. D’ailleurs, l’addition du mot "israel" dans le nom de domaine litigieux ne prévient pas la confusion, du fait que le public l’interprète simplement comme une localisation géographique des prestations ou de la clientèle visée. Il en irait de même ici que dans Inter-IKEA Systems B.V. v. Evezon Co. Ltd.,Litige OMPI No. D2000-0437, où l’ajout de la mention "-korea" après la marque IKEA ne permettait pas d’écarter tout risque de confusion.
Quant aux droits ou aux intérêts légitimes éventuels du Défendeur, le Requérant ne parvient à en distinguer aucun, du fait que le Défendeur ne dispose d’aucune autorisation ni licence du Requérant pour employer cette marque ou les méthodes Tomatis.
En ce qui concerne la mauvaise foi du Défendeur, le Requérant relève que le Défendeur connaît l’existence des marques TOMATIS et des méthodes du Dr Tomatis car sur son site Internet, il mentionne qu’il a suivi des formations qui ont pour objet ces méthodes.
Au demeurant le Défendeur offre des services qui sont également accessibles en France grâce à des coordonnées téléphoniques françaises. Il reproduit aussi sur son site la marque semi-figurative TOMATIS avec le signe "R", ce qui accentue le risque de confusion avec les services autorisés du Groupe TOMATIS. Il le fait nonobstant un avertissement donné sur le site officiel "www.tomatis-com". Le Défendeur ne peut donc ignorer que n’étant pas mentionné comme praticien autorisé en Israël, il n’a pas le droit d’utiliser les marques TOMATIS.
En conclusion, le Requérant considère que le Défendeur exploite indûment le nom et la réputation du Requérant ainsi que ses marques. Le contenu du site renforce l’impression qu’il s’agit pour le Défendeur d’opérer un détournement à but lucratif des marques du Requérant, ayant pour finalité d’attirer les utilisateurs potentiels sur son propre site Web et de créer une confusion avec les marques du Requérant. Cette probabilité de confusion est d’autant plus forte que le site Web du Défendeur reproduit des vidéos et des documents extraits du site officiel du groupe TOMATIS, lesquels ont fait l’objet de coupures et de montage pour tromper l’internaute. B. Défendeur
Le Défendeur observe à titre préliminaire qu’il n’a reçu aucun courrier quelconque du Requérant avant l’ouverture de la présente procédure. Il n’a reçu aucune offre de reprise du site non plus. Au cours de ses observations, le Défendeur manifeste par diverses suggestions qu’il serait d’accord d’abandonner la titularité de ce site, même s’il maintient par une argumentation inspirée des Principes directeurs qu’il serait en droit de le conserver. Bien que le Défendeur semble ne pas avoir eu recours à un Conseil pour présenter ses observations, il a fait valoir des arguments clairs et bien structurés sur lesquels il convient d’entrer en matière.
Quant à ses activités, le Défendeur expose qu’il est acupuncteur et naturopathe, qu’il a suivi des cours dans un Centre Tomatis agréé par le professeur Tomatis lui-même, le Mozart Brain Lab, où il a été formé par M. J. Vervoort [intéressé à la procédure antérieure (Tomatis Developpement SA v. Mozart-Brain-Lab, supra)]. Il y a obtenu un diplôme le 30 juin 2006. Prévoyant d’émigrer en Israël, le Défendeur a déposé le nom de domaine contesté en 2007. Il a apparemment ouvert son cabinet paramédical en janvier 2009 à Natanya, en Israël.
Quant aux droits à la marque TOMATIS sous sa forme verbale et sous sa forme semi-figurative, le Défendeur ne les met pas en cause. Il admet que ces marques ont été déposées antérieurement à l’inscription du nom de domaine litigieux, en soulignant que "c’est une évidence dont [le Défendeur] n’avai[t] pas conscience au moment des faits".
Quant au risque de confusion, le Défendeur semble le dénier au motif que lui-même n’a jamais utilisé le graphisme spécial de la marque TOMATIS dans la version qui figure pour le dépôt de la marque israélienne N° 67273. Il ne prend pas position quant aux marques purement verbales, déposées dans une cinquantaine d’autres pays, pour lesquelles la présentation graphique est évidemment indifférente en droit.
Quant à l’utilisation de mauvaise foi, le Défendeur la conteste absolument, au motif qu’il est un "simple thérapeute" employant la méthode Tomatis d’audio-psycho-phonologie, et de surcroît "travaillant seul dans" son "cabinet sans employée", ce qui est dénué de pertinence.
Le Défendeur explique que ses services ne sont pas accessibles en France. Il a certes souscrit un abonnement de téléphone pour un numéro français, "afin de toucher la population française qui fait des allers-retours entre la France et Israël, et qui a son travail en France et revient en fin de semaine en Israël auprès [de] sa famille". Néanmoins, il soutient que ses deux passeports français et israélien établiraient qu’il n’est retourné qu’une fois en France dans les 3 dernières années, et une fois en Belgique pour un Congrès d’audio-psycho-phonologie selon Tomatis. De surcroît, le Défendeur aurait retiré ce numéro de téléphone de son site à réception de la plainte du Requérant.
Pour l’usage d’une vidéo incriminée par le Requérant sur son site Internet, le Défendeur l’admet, en notant qu’elle provient de YouTube et qu’elle a été retirée le 29 septembre 2011 à la suite de la notification de la présente procédure. Cette vidéo ferait partie de plus de 40 vidéos sur la méthode Tomatis, provenant de sources aussi diverses que CNN, les chaînes de télévision de différents pays, des confrères en Tomatis, et d’émissions comme envoyé spécial. Cette vidéo serait "libre" sur YouTube.
En outre, le Défendeur met surtout en avant le fait qu’il aurait trouvé 51 sites Internet utilisant le mot "Tomatis", dont seulement 19 appartiendraient à Tomatis Développement S.A. Il en conclut que "Tomatis" a dégénéré en un mot descriptif comme "frigidaire" ou "Pilates". Au demeurant, la décision Tomatis Developpement SA v. Mozart-Brain-Lab, supra (rendue le 31 mars 2010) ne pouvait pas lui être connue au moment de déposer le nom de domaine litigieux le 25 décembre 2007. D’ailleurs, il y aurait 200 à 300 praticiens utilisant la méthode Tomatis à travers le monde sans être affiliés au Requérant.
Pour preuve de sa bonne volonté le Défendeur avance aussi le fait qu’il a modifié le logo apparaissant sur son site.
Il ne s’oppose pas à ce que son site "change de nom", que les internautes y aboutissant soient redirigés ou qu’une erreur du "type 404" se trouve affichée. Il propose encore d’enregistrer un site "www.audio-psycho-phonology" (à la condition implicite que ce nom de domaine soit disponible). Finalement, le Défendeur allègue qu’il ne porte pas tort à la méthode Tomatis car ses clients seraient "ravi[e]s d’avoir pratiqué la thérapie Tomatis". Il aurait fait un "usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion". Il n’y aurait d’ailleurs pas de confrère (ou probablement de consoeur) pratiquant la méthode Tomatis dans la ville de Natanya, en Israël.
Le Défendeur s’oppose aux vues du Requérant à propos de la décision Inter-IKEA Systems B.V. v. Evezon Co. Ltd., supra en faisant observer que d’après lui, le mot "Israël" serait "bien plus qu’un lieu géographique". "[S]a clientèle étant composée pour une grande partie de patients très religieux orthodoxes", on peut comprendre le point de vue du Défendeur, sans que ses opinions personnelles à propos des significations du mot "Israël" puissent permettre d’écarter les considérations à l’origine de la décision en question.
En conclusion le Défendeur accepterait la radiation du nom de domaine litigieux, mais non son transfert pur et simple. 6. Discussion et conclusions A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La marque verbale TOMATIS est certainement valable, et elle est similaire au nom de domaine en cause. Même si dans la version du dépôt israélien de cette marque, soit la version combinée, le graphisme paraît un peu différent des typographies les plus usuelles, TOMATIS, faisant référence au Dr Tomatis et, par delà le médecin, à sa méthode, est manifestement l’élément caractéristique central du nom de domaine litigieux. L’adjonction d’un terme référant pour la plupart des lecteurs à un nom de pays "israel" ne permet pas d’écarter le risque de confusion, mais serait plutôt de nature à le renforcer, en faisant croire que le Défendeur a ouvert un site comme "représentant autorisé" du titulaire de la marque dans ce pays.
La Commission administrative conclut que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque sur laquelle le Requérant a des droits.
Toutefois, l’existence d’un risque de confusion ne signifie pas nécessairement qu’il convient de donner droit à la requête en transfert. Deux autres exigences doivent être remplies à cette fin, et nous les examinons ci-dessous sous les sections B et C. B. Droits ou légitimes intérêts
Le Requérant considère que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime à l’inscription du nom de domaine. Le Défendeur, bien qu’il ne s’oppose pas à la radiation du nom de domaine, semble soutenir qu’il a le droit d’employer le nom TOMATIS comme 200 à 300 praticiens à travers le monde qui ne seraient pas rattachés à Tomatis Développement SA. Il relève d’ailleurs que cette société n’est que le successeur en droit des titulaires originaires des marques, soit Tomatis International, à la suite d’une liquidation judiciaire. Pour lui, TOMATIS serait comme "frigidaire" ou "Pilates", une marque devenue "un mot commun".
Ce faisant, le Défendeur fait valoir en un langage non juridique une limite bien connue qu’apportent la plupart des ordres juridiques aux droits des titulaires d’une marque. D’une part, une marque peut devenir descriptive d’un certain produit. Ceci s’est produit dans certains pays pour "frigidaire" ou "aspirine", ou encore "velcro". D’autre part, même sans atteindre cette extrémité faisant perdre toute valeur d’exclusivité à la marque, une marque peut devenir nécessaire dans certains contextes pour identifier un produit, un service ou une méthode. Il en va ainsi de "Montessori" pour une certaine méthode d’enseignement. Et celui qui offre des produits ou des services en rapport avec une certaine marque peut l’utiliser à titre d’information à la clientèle lorsqu’il n’existe guère d’autre moyen pratique de renseigner le public sur la nature des services. Par exemple, un garagiste non agréé dans un réseau officiel de distribution et de maintenance peut néanmoins faire figurer une marque verbale correspondant à telle ou telle marque de voiture s’il est spécialisé dans le domaine de ces automobiles. En ce qui a trait à l’enregistrement de noms de domaine en vertu des Principes directeurs, il convient de noter la décision Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,Litige OMPI No. D2001-0903, qui traite en partie de cette question.
Le présent cas met en jeu une question juridique de ce type. Comme l’a déclaré avec autorité la commission administrative dans l’affaire Tomatis Developpement SA v. Mozart-Brain-Lab, supra, la marque TOMATIS est peut-être générique. La distinguée commission administrative n’a cependant pas cru qu’en l’absence de procédures judiciaires ouvertes pour faire constater la nullité de la marque en cause, elle puisse faire abstraction de ce qu’elle considérait comme la mauvaise foi objective du Défendeur dans ce litige et enquêter davantage sur l’aspect descriptif ou générique de la marque TOMATIS. Elle a donc ordonné le transfert du nom de domaine alors litigieux. La présente Commission administrative se rallie à cette vue en ce sens qu’il est impossible de décider si une marque est générique dans le cadre d’une procédure administrative, électronique et sommaire telle que l’UDRP. La Commission administrative note en outre que ces questions de validité de marque et du caractère générique ou non d’une marque dépassent les prérogatives de la Commission administrative dans le cadre d’une procédure UDRP. Il en va a fortiori ainsi si comme en l’espèce le Défendeur n’est même pas représenté par un Conseil. A titre subsidiaire, la Commission administrative note qu’il n’est pas impossible que le respect de certaines observances religieuses ait pu prévenir le Défendeur de penser en détail aux termes juridiques précis et de procéder aux recherches plus élaborées qui lui eussent permis de mieux se défendre car elles auraient pu exiger une grande partie de son temps durant le délai de réponse (même prolongé par le Centre avec l’accord du Requérant). Cette circonstance se combine avec le fait qu’il n’a pas reçu d’avertissement préalable de la part du Requérant avant l’ouverture de la présente procédure, du moins selon ses dires.
Il ressort de ce dossier que les limites du droit exclusif concédé au titulaire de la marque invoquée paraissent prima facie dépassées parce qu’on est clairement en présence d’un usage à titre d’information. Le fait allégué que 200 à 300 praticiens utiliseraient la méthode Tomatis sans être ralliés au Requérant tendrait à prouver que les milieux intéressés à l’audio-psycho-phonologie emploient le terme "Tomatis" de même qu’on emploie tant d’autres noms propres pour désigner une méthode opératoire, comme l’incision "Pfannenstiehl", ou une médecine naturelle comme la biochimie "Schüssler", les "fleurs de Bach" ou la diète "Budwig". La pratique médicale et para-médicale deviendrait impossible si des titulaires de marques patronymiques pouvaient interdire aux praticiens de s’annoncer sous le nom de l’une de ces méthodes.
Le deuxième fait allégué qu’une majorité de sites comportant le terme "tomatis" ne relèvent pas du Requérant tendrait à donner raison au Défendeur quand il considère que ce vocable est un "mot commun". Toutefois il n’est pas nécessaire d’en décider ici. Même si la marque TOMATIS n’est pas générique, la Commission administrative est d’avis que l’on ne peut priver les praticiens non affiliés au système officiel de la société requérante liquidée puis ressuscitée d’une possibilité d’indiquer dans leurs pays respectifs, et sans créer la confusion avec des "représentants autorisés", qu’ils pratiquent cette méthode, le cas échéant en déposant un nom de domaine qui pour eux fonctionnera comme une carte de visite ou une annonce dans un annuaire professionnel.
La présente cause se distingue de l’affaire Tomatis Developpement SA v. Mozart-Brain-Lab, supra aussi en ce que le jugement à porter sur la mauvaise foi alléguée du Défendeur doit ici faire l’objet de considérations différentes, comme nous allons le voir maintenant.
Dès lors, la Commission administrative est d’avis que le Défendeur a un intérêt légitime dans le nom de domaine au sens des paragraphes 4(a)(ii) et 4(c). C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant considère que la mauvaise foi du Défendeur est établie du seul fait qu’il connaissait ou devait connaître grâce au site officiel Tomatis quels sont les praticiens agréés en Israël, au nombre desquels il sait évidemment qu’il ne doit pas se compter. En outre, le Requérant voit dans l’usage d’une vidéo sur le site du Défendeur un élément aggravant qui démontrerait qu’il veut créer une confusion en parfaite connaissance de cause.
Le Défendeur objecte qu’il est un praticien bien formé dans la méthode Tomatis, qu’il applique parmi d’autres, et il invoque la bonne opinion de la mère de l’un de ses patients. Quant à la vidéo, elle serait reprise de YouTube, ce dont le Défendeur semble déduire qu’il n’existe aucun problème de droit d’auteur à la reprendre sur son propre site.
De son côté, le Requérant semble confondre la protection de ses droits à la marque et la protection de la méthode Tomatis comme telle. Or, selon la Commission administrative, cette méthode n’est pas susceptible d’appropriation par le droit des brevets d’invention, qui vise uniquement les inventions incorporant une règle technique susceptible d’application industrielle, ni par le droit d’auteur qui protège la forme, non le fond des communications scientifiques ou médicales (parmi d’autres expressions de la pensée humaine). La méthode Tomatis comme telle n’est pas davantage susceptible de réservation comme propriété intellectuelle ou même de monopole grâce à un usage détourné du droit des marques. Pour la Commission administrative tout praticien dûment qualifié devrait pouvoir indiquer à sa clientèle quelles thérapies il pratique sans encourir le reproche d’une mauvaise foi au sens des Règles d’application.
Dans l’affaire Tomatis Developpement SA v. Mozart-Brain-Lab, supra, la distinguée commission administrative a considéré que la mauvaise foi du Défendeur résultait du fait qu’après avoir été au bénéfice d’une licence au sein de l’organisation Tomatis officielle, le Défendeur s’était vu retirer cette licence. Dans la présente cause, en revanche, le Défendeur n’a jamais demandé une licence (ce qui pourrait impliquer une reconnaissance tacite du système exclusif mis sur pied par le Requérant) ni reçu une licence. Ceci déjà suffit à distinguer les deux affaires.
En outre, on relève que le Défendeur ne pouvait connaître en décembre 2007 la décision Tomatis Developpement SA v. Mozart-Brain-Lab, supra qui paraît certes être tombée au bénéfice du Requérant mais dans un contexte différent du sien propre. Il ne peut donc être jugé de mauvaise foi à cet égard. Si par impossible il l’eût connu et qu’il eût consulté un homme de loi à ce propos, son attention eût sans doute été attirée sur le fait que quoiqu’en ait jugé la précédente commission administrative, il est paradoxal d’appliquer un système destiné par la communauté internationale à lutter contre le cybersquatting pour ordonner le transfert d’un nom de domaine alors que la commission administrative même admettait que le Défendeur dans cette première cause n’était pas un cybersquatter. De surcroît, une marque qui est peut-être générique ou, en tout cas, utilisée en l’espèce à titre d’information sur les méthodes employées, ne peut sans autre prétendre à une protection identique à celle d’une marque dont la validité et la protection ne suscitent aucune objection, en tout cas dans le cadre d’une procédure électronique sommaire, sans assistance d’un Conseil.
En conclusion sur ce point, la mauvaise foi du Défendeur n’est pas avérée. La plainte doit donc être rejetée. Les offres de procédure du Défendeur (admettre "la suppression" du nom de domaine litigieux), faites sous la pression du temps et sans le conseil d’un avocat, ne doivent pas lui porter préjudice. Ces offres ont été faites dans l’état de surprise compréhensible qu’a provoquée l’ouverture d’une procédure UDRP contre le Défendeur alors que, selon ses dires, aucun courrier préalable n’aurait permis au Défendeur de préparer en consultant ou en constituant avocat. Elles peuvent s’expliquer par un état de bienveillance ou de conciliation particulier au Défendeur, ou par le souci de prouver sa bonne foi. Du reste, pour admettre que la présente Commission administrative se trouverait lié par des conclusions conjointes des parties visant à la radiation du nom de domaine litigieux, il faudrait considérer que la conclusion la plus "large" ("ordonner le transfert du nom de domaine") contient implicitement la conclusion la plus "étroite" ("ordonner la radiation du nom de domaine"). Or tel n’est pas le cas. Celui qui demande USD 100'000 et n’en obtient que USD 75'000 peut en général être considéré comme ayant conclu subsidiairement à obtenir USD 75'000. En revanche, celui qui conclut à un transfert ne conclut pas nécessairement à la radiation, car ce sont deux modes de réparation distincts. On note d’ailleurs que sous Chiffre VII de la plainte, le Requérant n’a pas conclu à titre subsidiaire à la radiation du nom de domaine en cause.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la plainte du Requérant. 7. Décision
Fondé sur ce qui précède, la Commission administrative décline d’ordonner le transfert du nom de domaine litigieux , et rejette la plainte du Requérant.
François Dessemontet
Expert Unique
Le 22 novembre 2011
Full & Egal Universal Law Academy