El Demandante es D. Nunzio Cona con domicilio en Barcelona, España, representada por Luis Martínez Andrés, España.
El Demandado es Carlos Oliveira, Carlos Manuel Coelho de Oliveira, con domicilio en Barcelona, España, representado por IURISMATICA ABOGADOS, S.L.P., España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (de aquí en adelante “Nombre de Dominio”).
El registrador del citado nombre de dominio es OVH. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de septiembre de 2011. El 30 de septiembre de 2011 el Centro envió a OVH, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 30 de septiembre de 2011 y el 6 de octubre de 2011 OVH envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación así como confirmando que el idioma del acuerdo de registro es el español.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 6 de octubre de 2011. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de octubre de 2011. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 26 de octubre de 2011.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 10 de noviembre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es titular de la marca mixta ESPIA 7, con el número 2.927.243, solicitada en la Oficina Española de Patentes y Marcas el día 27 de abril de 2010 y concedida el 2 de septiembre de 2010, para la clase 9.
El Demandante registró el 12 de febrero de 2011 el nombre de dominio .
La entidad “Security Group, S.L.”, en la cual el Demandante tiene una participación mayoritaria, registró el 1 de diciembre de 2008 el nombre de dominio .
Por su parte, el Demandado registró el Nombre de Dominio el 11 de agosto de 2009. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Fundamenta su escrito de Demanda en lo siguiente:
En primer lugar, alega que el Nombre de Dominio es casi idéntico a la marca ESPIA 7 propiedad del Demandante, por lo cual es evidente que su uso por el Demandado infunde confusión a los usuarios de Internet o internautas. Siendo que el Nombre Dominio está formado por las palabras ESPÍA y el número 7, afirma el Demandante que el hecho de añadir el sufijo “.com” y la palabra “tienda” y los dos ceros “00”, no elimina la confusión pues da la impresión que entre la marca ESPIA7 y el Nombre de Dominio existe una relación, reforzada por la similitud de productos sobre los que versa la actividad del Demandante y el Demandado, relacionados con el espionaje, originando confusión. Afirma igualmente el Demandante que ha venido utilizando desde el año 2009 y de forma habitual y constante a través de sendas entidades mercantiles italiana y española de su propiedad, el nombre de dominio y que por ello ha conseguido ciertos derechos marcarios sobre dicho término a partir del año 2009 a pesar de no encontrarse registrada formalmente en esa fecha.
En segundo lugar, manifiesta que el Demandado ofrece a la venta el Nombre de Dominio . Así con fecha anterior al 11 de mayo de 2011 el Demandado activó el Nombre de Dominio con la puesta en marcha del sitio web que acoje el Nombre de Dominio . De esta manera, se creó una apariencia de actividad. Destaca que la puesta en marcha del sitio web antes citado se efectuó con posterioridad a la solicitud de registro de la marca ESPIA 7. Considera que el Demandado nunca ha sido conocido por el Nombre de Dominio lo que impide que se le puedan reconocer derechos o intereses legítimos.
Por lo que se refiere al uso y registro de mala fe del Nombre de Dominio considera que el Demandado es titular de 92 nombres de dominios y que hasta fechas recientes no se había realizado un uso efectivo del Nombre de Dominio. Por lo demás, la oferta de venta del Nombre de Dominio pondría de manifiesto la mala fe del Demandado.
En cuanto al uso, considera que es de mala fe ya que existe un aprovechamiento del prestigio del Demandante en la medida de que si se accede al Nombre de Dominio aparecen otros sitios web claramente competidores del Demandante y por ello se está atrayendo usuarios de Internet. B. Demandado
El Demandado reconoce la existencia del derecho marcario a favor del Demandante pero deja expresa constancia que la solicitud y posterior concesión de la marca ESPIA 7 es posterior al registro del Nombre de Dominio .
Con lo anterior, el Demandado manifiesta que no existe confusión alguna entre la marca del Demandante y el Nombre de Dominio debido a que la construcción fonética “espiasiete” no tiene nada que ver con “tiendaespiacerocerosiete” por lo que no cabe confusión entre ellos. Tampoco cabe admitir que los caracteres “007” en oposición al número “7” constituyan una simple reunión de dos ceros y un siete en términos numéricos, cuando estamos en el ámbito de los caracteres alfanuméricos debido al marcado significado del término “007”. En su opinión y, en términos de asociación conceptual, por la difusión que el cine ha supuesto de la expresión “007” hace que no pueda sostenerse que el número “7” puede confundirse con “007” y que el consumidor no sea capaz de darse cuenta de tal circunstancia.
Por lo demás, niega todo tipo de notoriedad como marca no inscrita del nombre de dominio . Asimismo, niega validez a las tres facturas aparentemente no completadas correctamente desde el punto de vista fiscal y/o mercantil de Google Adwords, en la medida de que son posteriores al registro del Nombre de Dominio. Finalmente, cuestiona la validez de otros documentos por no poder identificarse los sujetos a cargo de los mismos o por no constar las fechas de los resultados de determinadas búsquedas. 6. Debate y conclusiones
Conforme al párrafo 4(a) de la Política se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: (i) que el Nombre de Dominio es idéntico, o similar hasta el punto de crear confusión, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales el Demandante tiene derechos; (ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al Nombre de Dominio, y (iii) que el Nombre de Dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Demandante es el titular de la marca española ESPIA 7, para la clase 9 en relación con, entre otras reivindicaciones, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, cajas registradores, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores así como extintores. El Nombre de Dominio representa la marca ESPIA 7 en combinación con el término genérico “tienda” así como con la cifra “00” que se antepone al número 7. De esta manera el análisis de este primer requisito es como sigue: la marca ESPIA 7 frente al Nombre de Dominio .
Pues bien, traemos a colación el “WIPO Overview of WIPO Panel views on selected UDRP questions, second Edition” ("WIPO overview 2.0") que en su punto 1.2. establece:
The first element of the UDRP serves essentially as a standing requirement. The threshold test for confusing similarity under the UDRP involves a comparison between the trademark and the domain name itself to determine likelihood of Internet user confusion. In order to satisfy this test, the relevant trademark would generally need to be recognizable as such within the domain name, with the addition of common, dictionary, descriptive, or negative terms [regarding the latter see further paragraph 1.3 below] typically being regarded as insufficient to prevent threshold Internet user confusion. Application of the confusing similarity test under the UDRP would typically involve a straightforward visual or aural comparison of the trademark with the alphanumeric string in the domain name […]”1.
Así pues, para realizar correctamente el test debemos despreciar el término “tienda” y proceder a continuación a su análisis. En opinión de este Experto y, aunque potencialmente muy limitada, sí cabría apreciar confusión entre la marca ESPIA 7 y el Nombre de Dominio. La razón de reconocerle un valor de confusión muy limitado se debe al valor que el término “007” tiene reconocido en relación al personaje de ficción “James Bond” antes que al Demandante, así como la imposibilidad, por falta de pruebas aportadas, de reconocer el valor notorio de marca no registrada al nombre de dominio titularidad del Demandante. Efectivamente, el Demandante no ha aportado pruebas suficientes que justifiquen la calificación de este nombre de dominio como marca no inscrita en base a un uso continuado (intensivo o extensivo en el territorio), cuota de mercado, inversión publicitaria, informes sobre reconocimiento de los consumidores o incluso reconocimiento comercial.
Por otra parte, el hecho de que la marca ESPIA 7 sea de fecha posterior al registro del Nombre de Dominio no tiene influencia en el examen de este primer requisito pero si puede influir en el examen que se realizará a continuación.
Por tanto, queda cumplido el primero de los requisitos de la Política en los términos del párrafo 4(a)(i). B. Derechos o intereses legítimos
En vista a lo resuelto en el apartado C siguiente, se considera innecesario analizar este segundo requisito. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Considera el Demandante que el Demandado ha actuado de mala fe por ser titular de 92 nombres de dominio además de haberle efectuado una oferta de venta del Nombre de Dominio por importe muy superior a los costos correspondientes al registro del mismo. Igualmente considera el Demandante que ha existido mala fe en cuanto a que no ha utilizado el Nombre de Dominio, es decir, considera que se ha efectuado una tenencia pasiva del mismo. Asimismo, alega que al acceder al sitio web del Demandado se desplegan numerosos sitios webs relacionados con el espionaje por lo que considera existe indicios de encontrarse atrayendo usuarios de Internet obteniendo un beneficio económico.
Sin embargo, lo que es más cierto es que al momento del registro del Nombre de Dominio , el Demandante no era titular de marca alguna. Por otra parte, debemos rechazar la pretensión del Demandante en virtud de la cual al momento del registro del Nombre de Dominio, el Demandante o cualquiera de las empresas en las que participa fuese titular de una marca de servicios no inscrita en relación al nombre de dominio pues como ha quedado expresado no ha aportado documental suficiente que pueda apoyar tal pretensión.
Por lo demás, la compra-venta de nombres de dominio realizada por quien adquiere numerosos nombres de dominio, como parece ser es el caso del Demandado, debe considerarse como una actividad empresarial lícita, siempre y cuando dicha actividad no afecte a derechos marcarios de terceros. El principio general de “first came, first served” en materia de nombres de dominio permite su adquisición y explotación mediante la venta a terceros. Esta práctica no merece reproche alguno.
Por otra parte, como así se ha determinado en las decisiones de los expertos (en las que se incluye el presente) dictadas en procedimientos administrativos bajo la Política, el Demandante no puede obtener un resultado favorable si no consigue demostrar que el registro y uso del Nombre de Dominio se realizó de mala fe, tal y como regula el artículo 4(a)(iii) de la Política. Además, para que un nombre de dominio haya sido registrado de mala fe, el demandado ha debido tener presente al demandante cuando procedió al registro del nombre de dominio.
En este sentido, en MediaSpan Group, Inc. v. Raghavan Rajagopalan,Caso OMPI No. D2005-1282 el Experto se manifestó como sigue:
“[…] As a general rule, when a domain name is registered before any trademark rights are established, the registration of the domain name is not in bad faith since the registrant could not have contemplated the complainant’s non-existent right. In certain situations, however, when the respondent is aware of the complainant and the circumstances indicate that the aim of the registration was to take advantage of potential complainant rights, bad faith can be found. See, e.g., General Growth Properties, Inc., Provo Mall L.L.C. v. Steven Rasmussen/Provo Towne Centre Online,WIPO Case No. D2003-0845”2.
Y así ocurre en este caso, la falta de registro de la marca al tiempo de la adquisición del Nombre de Dominio y la falta de pruebas que permitan deducir un conocimiento previo del Demandante por el Demandado impide calificar el registro del Nombre de Dominio como de mala fe. 7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único:
Fecha: November 17, 2011
1 (Traducción informal del Experto): “El primer elemento de la Política es un elemento determinante. La carga de superar el test en relación a la confusión bajo la Política incluye la comparación entre la marca y el nombre de dominio que permita determinar si existe parecido que aboque a confusión al usuario de Internet. Así para cumplir con este test, la marca debería ser reconocida en el nombre de dominio en disputa cuando a éste se le añade un término común, descriptivo, o incluso negativo [en relación a esto último ver párrafo 1.3 más abajo] los cuales normalmente no serán tenidos en cuenta para superar el límite de la confusión de los usuario de Internet. Normalmente la utilización de este test implica una comparación oral o visual de la marca con el nombre de dominio completo […]”.
2 (Traducción informal del Experto) “[…] Como norma general cuando un nombre de dominio es registrado antes que los derechos marcarios hayan sido reconocidos a un tercero, el registro del nombre de dominio no será considerado como de mala fe toda vez que el solicitante del nombre de dominio no pudo tener en cuenta los no-derechos del hoy demandante. No obstante, en determinadas situaciones cuando el demandado ha tenido conocimiento del demandante y las circunstancias pudieran abocar a que el objetivo de tal registro era la obtención de alguna ventaja de los potenciales derechos marcarios, cabrá calificarlo como de la mala fe. A este respecto ver General Growth Properties, Inc., Provo Mall L.L.C. v. Steven Rasmussen/Provo Towne Centre Online,Caso OMPI No. D2003-0845”.
Full & Egal Universal Law Academy