La Demandante es Restalia Grupo de Neorestauración, S.L. con domicilio en Sevilla, España, representada por Elzaburu, España.
El Demandado es Carlos Francisco Blanco Cordoba con domicilio en Madrid, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de octubre de 2011. El mismo día, el Centro envió a Network Solutions, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. En la misma fecha, Network Solutions, LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El 20 de octubre de 2011, el Centro informó a las partes que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. En la misma comunicación, el Centro informó a la Demandante de los datos postales del Demandado proporcionados por el Registrador. La Demandante contestó a dicha comunicación el mismo día. El Demandado no presentó ningún argumento en relación al idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 1 de diciembre de 2011. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de diciembre de 2011. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 21 de diciembre de 2011. El 22 de diciembre de 2011, el Centro informó al Demandado de la existencia en su Escrito de Contestación de una referencia errónea en cuanto a las normas del procedimiento. El Demando presento su Escrito de Contestación modificado en la misma fecha.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 18 de enero de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Idioma del procedimiento
La Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuese el español a pesar de que el acuerdo sobre el registro se encontraba redactado en inglés. Pues bien, visto que la contestación a la Demanda se ha remitido en español y atendiendo al domicilio y datos personales de las partes, este Experto, en virtud de las facultades que le reconoce el párrafo 11 del Reglamento, acepta la petición de la Demandante y, en consecuencia, acuerda que el idioma del procedimiento sea el español. 5. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de los siguientes registros marcarios RESTALIA y, al respecto, cita los siguientes:
- Registro de marca español 2.660.987, mixto, en clase 43, solicitada el 6 de julio de 2005 y concedida el 15 de diciembre de 2005.
- Registro de marca español 2.660.988, mixto, en clase 43, solicitada el 6 de julio de 2005 y concedida el 15 de diciembre de 2005.
- Registro de marca español 2.660.989, mixto, en clase 43, solicitada el 6 de julio de 2005 y concedida el 15 de diciembre de 2005.
- Registro de nombre comercial español 263.975, mixto, en clases 35 y 43, solicitado el 11 de noviembre de 2005 y concedido y concedido el 4 de octubre de 2006.
- Marca comunitaria 004653259, figurativa, en clases 29, 35 y 43, solicitada el 26 de septiembre de 2005 y concedida el 14 de julio de 2006.
La Demandante aporta notas informativas sobre estos registros obtenidos de las bases de datos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (“OAMI”) y de Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”).
En opinión del Experto, la marca RESTALIA debe calificarse como notoria en la medida que cumple con el requisito de ser conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los servicios o actividades que distinguen dicha marca.
El nombre de dominio en disputa se registró el 4 de septiembre de 2009. 6. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante fundamenta su escrito de Demanda en lo siguiente:
En primer lugar, por ser titular de numerosos signos distintivos referidos al término “restalia” respecto de los cuales viene desarrollando un intenso uso como empresa del sector de la restauración en España.
Considera además que entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de las que es titular existe una total identidad lo que provoca un riesgo de confusión.
En segundo lugar, considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa , puesto que éste no dispone de registro o signo distintivo sobre el que acreditar su derecho y no es conocido a través de la denominación “restalia”. Además, manifiesta la Demandante que la contestación al requerimiento efectuado por el Demandado no aporta justificación razonable que pudiera sustentar su derecho o interés en el nombre de dominio en disputa. Es decir, considera como no aceptable para poder reconocer derecho o interés legítimo al Demandado la contestación efectuada en el sentido de que registró el nombre de dominio en disputa por encontrarse libre, así como porque había realizado importantes desarrollos para poner en marcha una actividad. En tal sentido, insiste la Demandante que el Demandado contestó ser titular de nombres de dominio genéricos tales como , o o incluso el propio nombre de dominio en disputa .
Y, en tercer lugar, manifiesta la Demandante que habida cuenta de la notoriedad de la marca RESTALIA titularidad del Demandante, es lo más probable que el Demandado la conociera al tiempo de proceder al registro del nombre de dominio en disputa. Considera que el uso que realiza el Demandado encaja dentro de la práctica denominada como “tenencia pasiva” además de haber facilitado datos erróneos al momento del registro. B. Demandado
El Demandado fundamentó su contestación como sigue:
En primer lugar, considera que el término “restalia” es genérico por estar formado por la raíz “rest-” y el sufijo griego y latino “-alia” que representa el concepto de nombre colectivo o conjunto. Además, niega notoriedad alguna al mismo pues únicamente cabría reconocérsela a otras marcas de la Demandante, tales como 100 MONTADITOS o LA SUREÑA. Y, en todo caso, alega el Demandado una falta de interés por parte de la Demandante en el nombre de dominio en disputa en la medida de que el registro se realizó en el año 2009 cuando ya había transcurrido tiempo desde que la Demandante hubiese iniciado su actividad empresarial.
En segundo lugar, manifiesta el Demandado que “realiza servicios de asesoría y promoción de marcas en internet a través de la marca Red Social Marketing, especialmente en el ámbito de la alimentación y la restauración”. Asímismo, niega el carácter notorio de la marca RESTALIA y, consecuentemente, que hubiese tenido conocimiento con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa. Concluye el Demandado que su uso es no comercial, sin intención de desviar a los consumidores de manera equivocada o con ánimo de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión y que la Demandante no utiliza el nombre de dominio sino .
Finalmente, considera que no se cumplen ninguna de las situaciones que puedan dar lugar a un registo y/o uso de mala fe, reproduciendo a tal efecto las situaciones descritas en el artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”).
Alega el Demandado que la marca de la Demandante es conocida exclusivamente en el ámbito empresarial cuando utiliza otras marcas distintas en el ámbito del consumidor.
Por otra parte, el Demandado alega ser titular de otros nombres de dominio que sirven de acceso a sus desarrollos enfocados a facilitar información y servicios en la red y en concreto, respecto del nombre de dominio en disputa que ya ha realizado importantes desarrollos con el fin de ponerlo en marcha. Y para terminar, niega toda relación con la entidad Grupo ITNet por tratarse de una mera coincidencia y justifica los datos erróneos de WhoIs en la necesidad de preservar su intimidad. 7. Debate y conclusiones
Conforme al párrafo 4.a) de la Política se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: (i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con una marca de productos o de servicios sobre los cuales la Demandante tiene derechos; (ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa, y (iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
De la prueba aportada en el expediente ha quedado probado que la Demandante es titular de numerosas marcas RESTALIA, bien incluyendo dicho término en exclusiva o bien acompañado de expresiones como “grupo de restauración”. Asimismo, ha quedado probado un uso intensivo desde su creación y extensivo en el territorio español.
Resulta evidente que entre la marca de la Demandante, RESTALIA, y el nombre de dominio en disputa existe identidad absoluta.
Por tanto, queda probado por la Demandante el cumplimiento de este primer requisito del artículo 4.a.i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
La valoración de este requisito resulta de las alegaciones de las partes apoyada por la documentación presentada. En el presente caso, el Demandado alega dedicarse a los servicios de asesoría y promoción de marcas en Internet a través de su blog “www.” o el directorio en línea “www.”. En esta línea de actividad, alega el Demandado venir desarrollando un proyecto para el nombre de dominio en disputa . Sin embargo, si el nombre de dominio en disputa se registró en 2009 lo cierto es que, salvo la alegación dialéctica anterior efectuada dos años después, en este procedimiento no aporta evidencia alguna sobre el mismo que permita verificar su realidad.
Por lo demás, en opinión del Experto, resulta insuficiente y no aceptable de cara a reconocer derechos o intereses legítimos, el hecho de justificar el registro del nombre de dominio en disputa sobre la base de encontrarse libre al momento de su solicitud.
Tampoco aporta la parte Demandada evidencia alguna de ser conocido en Internet por el término “restalia”, en los términos del artículo 4.c.ii) de la Política. Tampoco aporta el Demandado evidencia que el uso del nombre de dominio en disputa sea no comercial.
Consecuentemente, este Experto considera que la Demandante ha probado el cumplimiento de este segundo requisito del artículo 4.a.ii) de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Para decidir sobre la concurrencia de este requisito hay que partir de las siguientes circunstancias determinantes: 1) las marcas titularidad de la Demandante han de calificarse como notorias, es decir, reconocibles en el sector del mundo de la restauración; 2) el registro de la marca RESTALIA es anterior al del registro del nombre de dominio en disputa por el Demandado; 3) el conjunto de los derechos sobre los signos distintivos propiedad de la Demandante debían ser sobradamente conocidos por el Demandado cuando efectuó el registro del nombre de dominio en disputa, por razón del sector de la actividad a la que se dedican ambos, es decir, el Demandado dice dedicarse a la “asesoría y promoción de marcas en Internet a través de la marca Red Social Marketing, especialmente en el ámbito de la alimentación y la restauración” y el Demandante, igualmente se dedica a la restauración.
Finalmente, la Demandante alega que el nombre de dominio en disputa se encuentra en la situación denominada, “uso pasivo”. Efectivamente, el Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa pero no lo ha vinculado a un sitio Web con contenido y material disponible para los internautas. Por tanto, habiéndolo registrado en 2009 y no haber aportado indicio alguno sobre sus proyectos o desarrollos, el Experto aprecia el uso pasivo por parte del Demandado y alegado por la Demandante. A este respecto, el Experto trae a colación que ya desde el principio de la aplicación de la Política (Véase Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003) se viene considerando que el uso pasivo de un nombre de dominio que incorpora una marca notoria sin que conste otro uso en Internet no evita que puedan darse por cumplido el requisito del párrafo 4.a.iii) de la Política. Véase también, más recientemente, F. Hoffmann-La Roche AG v. Guk, Roman,Caso OMPI No. D2011-1428.
Por todo lo anterior, se considera probada la mala fe del Demandado, tanto en el registro como en la utilización del nombre de dominio en disputa, y por ello cumplido el requisito de la mala fe en el registro y el uso establecido por el artículo 4.a.iii) de la Política. 8. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, , sea transferido a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 25 de enero de 2012
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