La Demandante es MBE Spain 2000, S.L. con domicilio en Barcelona, España, representada por Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, España.
La Demandada es Domains by Proxy, Inc / Shipping king con domicilio en Scottsdale, Arizona, Estados Unidos de América y Córdoba, España, respectivamente. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Wild West Domains, Inc. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de octubre de 2011. El mismo día, el Centro envió a Wild West Domains, Inc. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión y Wild West Domains, Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta desvelando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre de la Demandada y los datos de contacto señalados en la Demanda.
En fecha 21 de octubre de 2011, el Centro recibió una comunicación de la Demandada solicitando información sobre el procedimiento, el cuál fue respondido por el Centro el 25 de octubre de 2011.
El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 9 de noviembre de 2011 suministrando el registrante y los datos de contacto desvelados por Wild West Domains, Inc. e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. Al mismo tiempo, el Centro notificó que la Demanda se había presentado en español, mientras que el idioma del acuerdo de registro era inglés. Asimismo, el Centro solicitó, en la misma comunicación, una versión “word” de la Demanda a fin de verificar el máximo de palabras permitido.
La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 10 de noviembre de 2011, junto a las alegaciones pertinentes en relación al idioma del procedimiento y una copia de la Demanda en versión “word”. La Demandada no hizo ningún comentario en relación al idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda, junto con la Demanda enmendada, cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada en inglés y en español, dando comienzo al procedimiento el 22 de noviembre de 2011. De conformidad con el párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de diciembre de 2011. En fecha 23 de noviembre de 2011, el Centro recibió una comunicación de un tercero informando que estaban siendo copiados en todas las comunicaciones realizadas entre el Centro y las partes en relación con este caso, y solicitando al mismo tiempo ser eliminados de dicha lista, por no ser parte interesada en el procedimiento.
El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 9 de diciembre de 2011 en español.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 29 de diciembre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante solicitó que el procedimiento se sustanciase en español por tener ambas partes esa nacionalidad, las marcas ser igualmente españolas, el contenido del sitio Web al que se dirige el nombre de dominio en disputa estaba en español y, finalmente porque toda la documentación (contratos, comunicaciones, etc) habían sido realizadas en español. La Demandada respondió sus alegaciones en español. Consecuentemente, el Experto, usando de las facultades que se le reconocen en el artículo 11 del Reglamento de la Política, decide que el idioma del procedimiento debe ser el español. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es la franquiciadora para España de la red de franquicias “Mail Boxes Etc” desde 1999.
La Demandante ha probado ser licenciataria para España de las siguientes marcas españolas denominativas, cuyo titular es Mbe Worldwide, S.R.L.:
No. de Registro
Marca
Clases
Fecha de solicitud/registro
1635066
MAIL BOXES ETC
35 y 38
10 de mayo de 1991
1635067
MAIL BOXES ETC
35 y 38
10 de mayo de 1991
La Demandante ha probado ser licenciataria para España de las siguientes marcas españolas mixtas:
No. de Registro
Marca
Clases
Fecha de solicitud/registro
1635243
MBE MAIL BOXES ETC
35 y 38
10 de mayo de 1991
1635244
MBE MAIL BOXES ETC
35 y 38
10 de mayo de 1991
La Demandante ha probado ser licenciataria para España de la siguiente marca comunitaria denominativa:
No. de Registro
Marca
Clases
Fecha de solicitud
000835579
MAIL BOXES ETC
16,35,36,38,39,42
28 de mayo de 1998
La Demandante ha probado ser licenciataria para España de la siguiente marca comunitaria figurativa:
No. de Registro
Marca
Clases
Fecha de solicitud
000219261
MBE MAIL BOXES ETC
35,36,38,39,42
1 de abril de 1996
La Demandante es titular, entre otros, de los siguientes nombres de dominio que incorporan el término “mailboxes”,: , , , , .
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 12 de junio de 2005, siendo adquirido por la Demandada en junio de 2009.
Un contrato de franquicia entre la Demandante y la Demandada fue celebrado el 20 de junio de 2009. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante fundamenta su reclamación en lo siguiente:
En primer lugar, considera que existe una identidad prácticamente absoluta entre la marca MAIL BOXES ETC y el nombre de dominio en disputa toda vez que el término “mail boxes” se reproduce íntegramente tanto el nombre de dominio en disputa como las marcas de las que es titular la Demandante. Además, no considera que el sufijo “.org” así como el vocablo “etc” constituyan elementos que impidan la similitud.
En segundo lugar, alega la Demandante que el hecho de que la Demandada sea franquiciada suya ello no implica que ostente un derecho a registrar el nombre de dominio en disputa. Así, reconoce y aporta un contrato que vincula a las partes según el cual la Demandada es miembro de la red de establecimientos autorizados por la Demandante dentro de un contrato de franquicia para la promoción de sus productos y servicios, utilizando incluso las marcas de la misma.
Considera la Demandante que la Demandada se excede en la autorización concedida cuando registró el nombre de dominio en disputa. Manifiesta, igualmente la Demandante que la única vía legítima para el uso de Internet para la promoción de sus servicios es atenerse a lo pactado en el contrato de franquicia, a través de una subpágina que proporciona la Demandante o, en otro caso, por autorización expresa de ella. Por último, y en este sentido, considera la Demandante que no se cumplen los requisitos fijados en la decisión Oki Data Americas, Inc. V. ASD, INC, Caso OMPI No. D2001-0903 por lo que no es legítimo el uso que realiza la Demandada.
Finalmente, concluye que la Demandada no ostenta ningún derecho o interés legitimo, ni ha sido autorizada en modo alguno por la Demandante para registrar el nombre de dominio en disputa, más allá de los usos permitidos en el contrato de franquicia. Las partes fijaron en el meritado contrato de franquicia la manera de proceder en la promoción de sus servicios en Internet. Y concluye alegando que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa con infracción de los derechos marcarios de la Demandante y del propio contrato de franquicia que somete a las dos partes. B. Demandada
La Demandante fundamenta sus escrito de Contestación a la Demanda en lo siguiente:
Considera que para evitar cualquier posible relación con la Demandante en el contenido del nombre de dominio disputa no aparece ninguna referencia o signo distintivo que la identifique y lleve a confusión al usuario.
Igualmente, considera que los servicios y/o recursos que ofrece la Demandante para crear una subpágina en “” (página Web principal de la franquicia) son insuficientes para desarrollar su labor, por lo que optó por crear la página Web “www.”.
Finalmente, afirma que el único motivo por el que se ha registrado el nombre de dominio en disputa obedece al producto que se ofrece en dicha página Web, es decir, un servicio de alquiler de buzones postales (en ingles “mailboxes”), y que así de esta forma Google posiciona mejor esta Web a beneficio de los usuarios. 6. Debate y conclusiones
Conforme al párrafo 4(a) de la Política se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: (i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o similar hasta el punto de crear confusión, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales el Demandante tiene derechos; (ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa, y (iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante ha aportado documentación suficiente para demostrar ser la beneficiaria de la explotación de los signos distintivos MBE MAIL BOXES ETC y MAIL BOXES ETC en España. Igualmente ha demostrado un uso extensivo de la misma por lo que este Experto entiende que, como licenciataria del titular “Mbe Worldwide, S.L.R.”, tiene derecho conforme a la Política. De esta manera, el análisis de este primer requisito debe ser entre la marca MAIL BOXES ETC de la Demandante frente al nombre de dominio en disputa de la Demandada.
Pues bien, traemos a colación el “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition” ("WIPO Overview 2.0") que en su punto 1.2 establece:
“The first element of the UDRP serves essentially as a standing requirement. The threshold test for confusing similarity under the UDRP involves a comparison between the trademark and the domain name itself to determine likelihood of Internet user confusion. In order to satisfy this test, the relevant trademark would generally need to be recognizable as such within the domain name, with the addition of common, dictionary, descriptive, or negative terms [regarding the latter see further paragraph 1.3 below] typically being regarded as insufficient to prevent threshold Internet user confusion. Application of the confusing similarity test under the UDRP would typically involve a straightforward visual or aural comparison of the trademark with the alphanumeric string in the domain name […]”1.
Consecuentemente, encontrándose reproducida la práctica totalidad de la marca de la Demandante sin que la eliminación del término “etc” permita reconocer carácter distintivo, entiende el Experto que se reproduce la misma de manera que pueda dar lugar a confusión, por lo que debe darse por cumplido este primer requisito por existir similitud hasta el punto de causar confusión. B. Derechos o intereses legítimos
En el presente caso, se plantea la cuestión sobre si una franquiciada autorizada por la Demandante tiene derechos o intereses legítimos para utilizar la marca de ésta como nombre de dominio. Conforme al párrafo 4(c)(i) de la Política, para que el uso de un nombre de dominio sea considerado legítimo es preciso que, antes del inicio del conflicto la Demandada haya utilizado el mismo en relación a una oferta de buena fe de bienes y servicios.
Así, nos encontramos con que la Demandada es una sub-licenciataria autorizada que ha venido desarrollando su actividad desde 2009, momento en que suscribió un contrato de franquicia con la Demandante. Del contrato de franquicia se infiere que, si bien no existe autorización expresa para utilizar la marca como nombre de dominio por la franquiciada, sí existe una plataforma tecnológica informática propiedad de la Demandante cuya utilización es preferiblemente recomendada, además de exigir la previa comunicación y consiguiente autorización de la Demandante caso de que la franquiciada optare por la creación de otro sitio Web distinto. Sin embargo, si bien la Demandada utilizó la plataforma, no existen pruebas de la comunicación ni de la autorización a la que se sometía la creación de otro sitio Web.
Por tanto, si es cierto que la Demandada es licenciataria autorizada para revender los productos o servicios de la Demandante, aún mas cierto es que no parece disponer de autorización expresa para utilizar las marcas de la Demandante como nombre de dominio independiente de la plataforma informática arriba indicada.
Pues bien, interesa a este Experto volver la vista de nuevo al WIPO Overview 2.0 que manifiesta:
“2.3 Can a reseller/distributor of trademarked goods or services have rights or legitimate interests in a domain name which contains such trademark?
Consensus view: Normally, a reseller or distributor can be making a bona fide offering of goods and services and thus have a legitimate interest in the domain name if its use meets certain requirements. These requirements normally include the actual offering of goods and services at issue, the use of the site to sell only the trademarked goods, and the site's accurately and prominently disclosing the registrant's relationship with the trademark holder. The respondent must also not try to "corner the market" in domain names that reflect the trademark”.2
Esta doctrina se inicia con la tan reiterada decisión Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., supra, en relación al nombre de dominio que, acertadamente alega la Demandante. Doctrina que, en opinión de este Experto, debe aplicarse ya tenga o no permiso la Demandada para utilizar la marca de la Demandante como nombre de dominio. Por tanto, no cumpliéndose todos los requisitos expuestos, no cabe reconocer derechos o intereses legítimos a la Demandada. Efectivamente, la Demandada no deja patente, mediante la correspondiente advertencia legal en su Web, de la relación mercantil existente entre ambas partes. Advertencia que permitiría conocer al potencial consumidor sobre la identidad de la empresa que gestiona el sitio Web y su relación con el titular de la marca.
Pero es más, tampoco parece reconocer vínculo mercantil alguno la Demandada con la Demandante cuando se refiere al sitio Web que gestiona a través del nombre de dominio en disputa cuando manifiesta: “2. En la Web no se utiliza ningún logo ni marca comercial que haga referencia a mailboxes etc. [...]” (Véase anexo 13v del escrito de Demanda). Así, parece dar a entender que se trata de una actividad paralela a su actividad como franquiciada de la Demandante.
Por tanto, queda cumplido el segundo de los requisitos de la Política en los términos del párrafo 4(a)(ii). C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Lo que para el Experto parece evidente del presente procedimiento y muy especialmente del contrato de franquicia que vincula a las partes, es que la Demandada tenía un conocimiento real tanto de las marcas como de las obligaciones que le incumbían por haber suscrito aquél. Siendo esto así, nótese que la Demandada manifiesta, en su carta remitida por fax el día 22 de junio de 2011 (Anexo 13 v), cuestiones que dejan clara que su actividad se encuentra al margen del contrato de franquicia como es el párrafo 1 (“1 […] la creación de nuevos servicios de buzones de correos virtuales sin límites […]”) o 3 (“3 “[…] que lo hacemos bajo nuestro nombre comercial de Shipping King,SL que es como nuestra empresa se llama y con la que realizamos nuestra actividad comercial de alquiler de buzones de correos en España (mailboxEs) y de transporte”).
Además, debe destacarse el cambio de diseño y contenidos del sitio Web al que dirige y dirigía el nombre de dominio en disputa. De esta manera, si en la página inicial existían ciertas referencias a la Demandante y a sus marcas, lo cierto es que como consecuencia de la presentación de la Demanda, el nombre de dominio en disputa se encuentra redirigido a un sitio Web con un diseño muy diferente denominado “www.SpainBOX.com”, sitio Web que el Experto entiende ajeno al contrato de franquicia que vinculaba a la Demandada.
Por cuanto antecede, debemos concluir que el registro del nombre de dominio en disputa fue de mala fe en la medida de que la Demandada incumplió con las obligaciones que le vinculaban con la Demandante que, por lo demás, no le había dado autorización para tal registro. Además, la adquisición del nombre de dominio en disputa se realizó al momento de suscribir el contrato de franquicia con la Demandada.
Y, por lo que se refiere al uso del nombre de dominio disputa, debemos encuadrar la actuación de la Demandada dentro del supuesto recogido en el artículo 4(b)(iv) según el cual “si, al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio Web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio Web o sitio en línea”.
Así pues, se considera probada la mala fe del Demandado, tanto en el registro como en la utilización del nombre de dominio en disputa , y por ello cumplido el requisito de la mala fe en el registro y el uso establecido por el artículo 4(a)(iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto Único ordena que el nombre de dominio en disputa, , sea transferido a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 9 de enero de 2012
1 (Traducción informal del Experto): “El primer elemento de la Política es un elemento determinante. La carga de superar el test en relación a la confusión bajo la Política incluye la comparación entre la marca y el nombre de dominio que permita determinar si existe parecido que aboque a confusión al usuario de Internet. Así para cumplir con este test, la marca debería ser reconocida en el nombre de dominio en disputa cuando a éste se le añade un término común, descriptivo, o incluso negativo [en relación a esto último ver párrafo 1.3 más abajo] los cuales normalmente no serán tenidos en cuenta para superar el límite de la confusión de los usuario de Internet. Normalmente la utilización de este test implica una comparación oral o visual de la marca con el nombre de dominio completo […]”.
2 (Traducción informal del Experto): “2.3 ¿Se le pueden reconocer derechos o intereses legítimos a un revendedor o distribuidor de unos bienes o servicios amparados por una marca cuando solicita un nombre de dominio que contiene dicha marca.
Opinión consensuada: Normalmente, un revendedor o distribuidor puede demostrar buena fe en la oferta de bienes y servicios y por ello disponer de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio siempre y cuando cumpla ciertos requisitos. Estos requisitos normalmente se refieren a una oferta real de bienes y servicios, al uso del sitio Web para vender únicamente bienes o servicios de la marca en cuestión, y que el sitio Web deje claro y de manera prominente la relación entre el titular del nombre del registro y el titular de la marca. El demandado debe también evitar arrinconar en el mercado con acumulación de nombres de dominio que reflejen la marca.”
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