La Demandante es Compañía de las Islas Occidentales, S.A. domiciliada en Santa Cruz de Tenerife, España, representada por Herrero & Asociados, España.
La Demandada es Sol Meliá, S.A., (hoy denominada Melia Hotels International,S.A.) con domicilio en Palma de Mallorca, Islas Baleares, España representada, por Elzaburu, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Interdomain. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de noviembre de 2011. El mismo día, el Centro envió a Interdomain vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 29 de diciembre de 2011 Interdomain envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 6 de diciembre de 2011. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de diciembre de 2011.
Debido a problemas técnicos en el sistema informático de la Demandada, y a la imposibilidad de ésta para recibir la documentación relativa a la Notificación de la Demanda, el Centro decidió ampliar el plazo para contestar a la Demanda en cinco días, venciendo dicho plazo el 31 de diciembre de 2011. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 30 de diciembre de 2012. Posteriormente se recibió un escrito suplementario de la Demandante de fecha 18 de enero de 2012 matizando algunas declaraciones de la Demandada.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 19 de enero de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Que con fecha de 24 de enero de 2012 el Experto emitió una orden procedimental solicitando a las partes la aportación de sendas escrituras públicas que justificaran, por un lado, la titularidad de las marcas de la Demandante y, por otro, el cambio de denominación social de la Demandada.
Por lo demás, el Experto acepta que el idioma del procedimiento sea el español a la vista de la petición efectuada por la Demandante, así como el escrito de contestación de la Demandada. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de las siguientes marcas y nombre comercial:
No. de Registro
Marca Comunitaria
Clases
Fecha de solicitud y fecha de registro
003463379
BAHIA DEL DUQUE
43
29 de octubre de 2003 y 16 de marzo de 2005
No. de Registro
Marca Española
Clases
Fecha de solicitud y fecha de registro
2.814.134
BAHIA DEL DUQUE
16, 18, 21, 24, 25, 35, 36, 39, 41 y 42
22 de enero de 1993
No. de Registro
Nombre comercial
Clases
Fecha de solicitud y fecha de registro
207.326
BAHIA DEL DUQUE
30, 35 y 39
15 de febrero de 1996 y 1 de agosto de 1996
Asimismo, aportó la Demandante los Títulos de las marcas españolas BAHIA DEL DUQUE nº 1.795.685, 1.795.686, 1.795.687, 1.795.688, 1.795.689, 1.795.690, 1.795.691, 1.795.692, 1.795.673, 1.795.674, 1.795.675 1.795.676, 1.795.679, 1.795.680, solicitadas con fecha de 22 de diciembre de 1993 por CITA Tabacos de Canarias, S.A.. Estas marcas se fusionaron y derivaron posteriormente en el registro de marca española nº 2.814.134 por razón de un proceso de reestructuración empresarial y, finalmente, de un cambio de denominación social, según se deriva de sendas escrituras notariales de fecha 28 de diciembre de 1998 y de 1 de diciembre de 1999.
La Demandada, Sol Meliá, S.A., modificó su denominación social en virtud de acuerdo social de fecha de 1 de junio de 2011 por lo que en la actualidad se denomina Melia Hotels International,S.A.
La Demandante es la principal accionista de la compañía mercantil Inversiones Hoteleras Playa del Duque, S.A. (gestora del Gran Hotel Bahía del Duque Resort & Spa, en adelante, hotel Bahía del Duque) con una participación del 67,27 % del capital social mientras que la Demandada, Melia Hotels International, S.A. cuenta con una participación del 5%.
La Demandada ha sido la encargada de la gestión del hotel Bahía del Duque desde el 10 de septiembre de 1993 hasta el 22 de enero de 2008. Como consecuencia de la ruptura de las relaciones mercantiles entre la titular del hotel, Inversiones Hoteleras Playa del Duque, S.A. y Melia Hotels International, S.A., ésta última, haciendo uso del convenio arbitral, solicitó su formalización ante la Corte de Arbitraje de Madrid en reclamación de determinados honorarios pendientes según la hoy Demandada.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 8 de marzo de 2000 y se encuentra en la actualidad registrado a favor de Sol Meliá, S.A. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante fundamenta su reclamación en lo siguiente:
En primer lugar, afirma que el nombre de dominio en disputa y objeto de la presente Demanda es idéntico a las marcas registradas de su titularidad.
En segundo lugar, alega la Demandante que la compañía Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y lo fundamenta en lo siguiente:
1) La Demandada fue la gestora del hotel Bahía del Duque en virtud de un contrato de fecha 10 de septiembre de 1993 que fue revisado en diversas ocasiones hasta su ruptura. Que desde 2005, la Demandada limitaba su actuación a la mera comercialización del hotel Bahía del Duque (gestionado conjuntamente con la propietaria del hotel, Inversiones Hoteleras Playa del Duque, S.A.), en una relación que caía plenamente en la de un contrato de agencia.
2) Que con fecha de 22 de enero de 2008, Inversiones Hoteleras Playa del Duque, S.A. notificó de forma fehaciente a la Demandada la resolución del contrato.
3) Con fecha 26 de julio de 2010 la Demandante solicitó a la Demandada la transmisión a su favor de la titularidad del nombre de dominio en disputa. Que, no obstante, la Demandada requirió para poder proceder a la transmisión del nombre de dominio en disputa la cantidad de 9,000 euros por los gastos que durante todo el tiempo le había ocasionado la gestión del mismo.
Finalmente, concluye que la Demandada ha sido conocedora en todo momento que las marcas eran propiedad de la Demandante. Que a pesar de los reiterados requerimientos efectuados por la Demandante, la Demandada nunca ha cedido el nombre de dominio en disputa, exigiendo por el contrario una cantidad de dinero para su efectiva transmisión. Afirma en este sentido que, de conformidad con otras decisiones emitidas en virtud de la UDRP, el hecho de actuar como un prestador de servicios (en este caso de gestión de un hotel) implica que es encargado de ejecutar un servicio en beneficio y favor de una compañía, en este caso, la propietaria del hotel y por lo tanto el registro del nombre dominio en disputa a su nombre y la negativa reiterada a cambiar la titularidad a nombre de la Demandante, ponen de manifiesto su mala fe ya que el servicio se podía prestar igualmente sin necesidad de que el nombre dominio en disputa fuese controlado y estuviese a nombre de la Demandada, que sólo tenía un contrato. B. Demandada
Manifiesta la Demandada que los registros marcarios invocados de contrario no permiten cumplir con el primer requisito de la UDRP, bien por carecer de eficacia al encontrarse caducados según consta en la documental aportada de contrario, bien por ser de fecha posterior a la solicitud del nombre de dominio en disputa .
Por lo que se refiere al segundo de los requisitos, es decir, disponer de derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa, considera la Demandada que el registro se efectuó dentro del marco del contrato de gestión hotelera suscrito con la Inversiones Hoteleras Playa del Duque S.A. y con su pleno conocimiento. Considera que habida cuenta del procedimiento arbitral que se sustancia ante la Corte de Arbitraje de Madrid la cuestión se encuentra sub iudice además de la más que evidente influencia que pueda tener el laudo para entender cuáles son los derechos o intereses que le asisten. Finalmente, destaca que por el hecho de ser accionista de la compañía que explota el hotel Bahía del Duque debe ser considerada merecedora de derechos o intereses legítimos para detentar el nombre de dominio en disputa.
Finalmente, y por lo que se refiere al tercer requisito, mantiene la Demandada que falta su concurrencia en base a lo siguiente. En primer lugar, porque habiendo probado que ostenta derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa debe presuponerse un uso de buena fe. En segundo lugar, considera que el uso efectuado del nombre de dominio en disputa durante todo el contrato ha sido muy residual toda vez que la verdadera explotación comercial se realizaba bien a través de los nombres de dominio (de su titularidad) bien a través de (titularidad de la Demandante). En tercer lugar, mantiene que desde la resolución del contrato de gestión hotelera del hotel Bahía del Duque, el nombre de dominio en disputa no ha sido utilizado y, finalmente alega que el nombre de dominio en disputa no es necesario para la explotación y promoción del hotel Bahía del Duque. 6. Debate y conclusiones
Conforme al artículo 4(a) de la Política se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: (i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o similar hasta el punto de crear confusión, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales el Demandante tiene derechos; (ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa, y (iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante ha demostrado ser titular de diversas marcas BAHIA DEL DUQUE inscritas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y en la Oficina de Armonización del Mercado Interior.
Resulta evidente que entre las marcas españolas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa , de la Demandada, existe identidad absoluta.
Este Experto considera que la Demandante ha probado el cumplimiento del primer requisito del párrafo 4.a.i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
En vista de lo expuesto en el siguiente apartado sobre el tercer elemento exigido por la Política, el Experto considera que no es necesario su pronunciación en relación a los derechos o intereses legítimos C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Desde la entrada en vigor de la Política en 1999, la opinión preponderante de los Expertos ha sido la de considerar que en el tercer requisito se establece una obligación mancomunada, en la medida de que la conjunción “y” supone que deben darse la mala fe tanto al momento del registro del nombre de dominio en disputa como posteriormente al momento del uso.
Sin embargo, esta opinión preponderante ha sido puesta en tela de juicio por recientes decisiones como por ejemplo, City Views Limited v. Moniker Privacy Services / Xander, Jeduyu, ALGEBRALIVE,Caso OMPI No. D2009-0643 (Caso “Mummygold”); Octogen Pharmacal Company, Inc. v. Domains By Proxy, Inc. / Rich Sanders and Octogen e-Solutions,Caso OMPI No. D2009-0786 (Caso “Octogen”); Ville de Paris v. Jeff Walter,Caso OMPI No. D2009-1278; y Jappy GmbH v. Satoshi Shimoshita,Caso OMPI No. D2010-1001. Estas decisiones han considerado que el requisito en virtud del cual el demadado “registró y utilizó el nombre de dominio de mala fe” puede considerarse, en determinadas circunstancias, como un requisito unitario.
Sin embargo, en opinión de este Experto debe mantenerse el criterio mayoritario que exige demostrar que el registro es de mala fe, como igualmente su uso. En opinión del Experto, la aplicación del criterio unitario del registro y uso de mala fe afectaría la estabilidad jurídica ganada por la Política, además de no encontrar fundamento legal suficiente para aplicar con carácter retroactivo abusos posteriores al momento del registro. Por ello, en caso de no darse uno de los dos requisitos, el elemento tercero exigido en la Política en su párrafo 4(a)(ii) no se cumpliría.
En el presente caso, la Demandada contó con el consentimiento de la Demandante para el registro del nombre de dominio en disputa . Así, en su escrito de Demanda manifiesta: “[…] en su día se había consentido a SOL MELIA en el marco de los servicios de comercialización del hotel BAHIA DEL DUQUE”. Consecuentemente, la cuestión debe centrarse en si cabe reconocer efectos retroactivos a la ruptura del contrato de gestión hotelera y consiguiente desautorización del Demandante a la inicial autorización de registro del nombre de dominio en disputa a los efectos de determinar si el registro se realizó o no de mala fe. Sin embargo, y tal como adelantamos, este efecto retroactivo no debe admitirse y por tanto, la autorización de la Demandante a la Demanda para registrar el nombre de dominio en disputa es válido.
De esta manera, existiendo autorización de la Demandante al Demandado para que, en su momento, registrara el nombre de dominio en disputa , este Experto considera que el Demandante no ha conseguido demostrar que la parte Demandada registró el mismo de mala fe, y en consecuencia, que no se cumple el tercer requisito exigido en el párrafo 4(a)(i) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 1 de febrero de 2012
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