La Demandante es Agregador de Contenidos Caloryfrio, SA, con domicilio en Bizkaia, España (en adelante, la “Demandante”) y representada por Iurismatica Abogados, S.L.P., España..
El Demandado es Fernando Arenas Álvarez, con domicilio en Madrid, España (en adelante, el “Demandado”). 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio y (en adelante, los “Nombres de Dominio”).
El registrador de los citados nombres de dominio es 10dencehispahard, S.L. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 5 de diciembre de 2011. El mismo día, el Centro envió a 10dencehispahard, S.L. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio. El 5 de diciembre de 2011, 10dencehispahard, S.L. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo y técnico.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de diciembre de 2011. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de enero de 2012. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 2 de enero de 2012.
El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 23 de enero de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho A. La Demandante
La Demandante es una sociedad española que tiene por objeto la prestación a través de medios electrónicos de servicios integrales a empresas vinculadas con instalaciones de agua caliente sanitaria, calefacción y aire condicionado así como la venta y distribución de equipos y programas informáticos para los sectores industriales y comerciales del agua caliente, calefacción y aire condicionado.
La Demandante ha desarrollado una plataforma en Internet, a través de un sitio Web conectado al nombre de dominio , de información sobre los mencionados sectores así como una base de datos con más de 14.000 usuarios profesionales registrados.
Para el desarrollo de sus actividades, la Demandante ha utilizado, entre otros, los siguientes signos distintivos:
- Marcas mixtas españolas CALORYFRIO.COM (con número de registro 2.324.380, 2.324.381, y 2.324.382), concedidas el 5 de junio de 2001 para las clases 35, 38 y 42 del Nomenclátor Internacional.
- Marcas denominativas españolas CALORYFRIO.COM (con número de registro 2.336.677, 2.336.678, y 2.336.679), concedidas el 30 de junio de 2002 para las clases 35, 38 y 42 del Nomenclátor Internacional.
- Marca mixta española CALORIFRIO.COM (con número de registro 2.854.833), concedida el 16 de abril de 2009 para la clase 35 del Nomenclátor Internacional.
- Nombre comercial CALORYFRIO.COM (con número de registro 235.383), concedido el 12 de junio de 2004.
La Demandante es igualmente titular de un número significativo de nombres de dominio basados en las denominaciones “caloryfrio” y “calorifrio”. En este sentido, cabe indicar en particular que los nombres de dominio , y fueron transferidos a favor de la Demandante en el marco de sendos procedimientos de resolución de disputas entablados por la Demandante contra el Demandado y la sociedad Calorifrio en Línea, S.L.U., de quien el Demandado es accionista y administrador único (Caso OMPI No. D2011-0130 yCaso OMPI No. DES2011-0005, administrados bajo la Política y el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES"), respectivamente).
De acuerdo con la documentación aportada por la Demandante, ésta y sus marcas han sido objeto de cobertura mediática y de campañas publicitarias a nivel nacional, gozando de un reconocimiento dentro del sector en el que opera la Demandante. B. El Demandado
El Demandado, como ya se ha mencionado, es accionista único y administrador de la sociedad Calorifrío en Línea, S.L.U. De acuerdo con la información aportada por ambas partes, dicha sociedad se dedica a la comercialización e instalación de sistemas de climatización, calefacción por biomasa y ahorro energético. En este sentido, el Demandado ha aportado diversas facturas emitidas por dicha sociedad en relación con la venta de productos de calefacción.
El Demandado es titular de la marca mixta española (registro número 2.805.984) CF CALOR FRIO, concedida el 16 de mayo de 2008 para la clase 35 del Nomenclátor Internacional. C. Los Nombres de Dominio
Los Nombres de Dominio fueron registrados el 8 de abril de 2011, estando en ambos casos conectados al aparente sitio Web corporativo de la sociedad Calorifrio en Línea, S.L.U. En dicho sitio Web se ofrecen diversos contenidos, productos y servicios vinculados a sistemas de calefacción y refrigeración tanto profesional como para el hogar. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante alega en la Demanda:
- Que lleva años prestando servicios de Internet y comercio electrónico relacionados vinculados al sector de las instalaciones de agua caliente, sanitaria, calefacción y aire condicionado, actividades para las que ha utilizado siempre las marcas CALORIFRIO.COM y CALORYFRIO.COM. De hecho, consecuencia de su implicación en el mencionado sector, la Demandante sostiene que las citadas marcas han obtenido un status de notoriedad;
- Que, dada la similitud existente entre las actividades que desarrollan Demandante y Demandado así como la composición de los Nombres de Dominio, existe un riesgo de confusión muy alto entre aquéllos y las marcas titularidad de la Demandante;
- Que el Demandado no ostenta un derecho o interés legítimo sobre los Nombres de Dominio, puesto que, a pesar de contar con la marca española CF CALOR FRIO y ser el único accionista de una compañía cuya denominación social es Calorifrio en Linea, S.L.U., no ha utilizado dichas denominaciones con anterioridad como nombres de dominio. Por el contrario, la Demandante alega que el Demandado ha venido utilizando los nombres de dominio y , si bien se ha visto forzado a transferirlos a favor de la Demandante como consecuencia de las correspondientes reclamaciones y procedimientos. En el mismo sentido, indica la Demandante que es especialmente relevante el hecho que los Nombres de Dominio fueran registrados por el Demandado una vez el Centro ya le había notificado las decisiones correspondientes a los nombres de dominio y , en virtud de las cuales se vio obligado a transferirlos a favor de la Demandante;
- Que el registro de los Nombres de Dominio se realizó de mala fe, ya que se produjo dos días después de que el Demandado fuera notificado por el Centro de las decisiones recaídas en los mencionados procedimientos. De este modo, la Demandante considera que el Demandado era plenamente consciente de la infracción de los derechos de aquélla al haber procedido al registro de los Nombres de Dominio;
- Que el Demandado ha utilizado los Nombres de Dominio de mala fe, puesto que los ha conectado a un sitio Web desde el que ofrece su oferta comercial de productos y servicios. De acuerdo con lo indicado por la Demandante, esta mala fe se ve acentuada por el hecho de que el Demandado era obviamente consciente de los derechos de la Demandante al registrar y utilizar los Nombres de Dominio; y
- Que, atendiendo a lo anterior, los Nombres de Dominio deberían ser transferidos a su favor. B. Demandado
El Demandado alega en la Contestación a la Demanda:
- Que la actividad que desarrolla no tiene nada que ver con la de la Demandante;
- Que, al ser titular de la marca registrada CF CALOR I FRIO así como de una sociedad cuya denominación social es Calorifrio en Linea, S.L.U. cuenta con derechos legítimos sobre los Nombres de Dominio, sin que se cumpla el segundo de los requisitos exigidos por la Política. En este sentido, el Demandado indica que el conflicto planteado por la Demandante debería resolverse ante los tribunales de justicia, al superar claramente el ámbito original de aplicación de la Política;
- Que, al desarrollar actividades distintas a las de la Demandante, no pudo haber registrado y utilizado los Nombres de Dominio de mala fe. Ello sin perjuicio de que tanto la Demandante como el Demandado se sirvan de Internet para apoyar el desarrollo de sus respectivos negocios. En este sentido, el Demandado considera que no se está ante un conflicto de nombres de dominio, sino ante una disputa que va más allá del mencionado ámbito, sin que la Política ni el Centro sean competentes para decidir sobre la misma; y
- Que, atendiendo a lo anterior, la Demanda debería ser desestimada. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el apartado 4.a) de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar de los Nombres de Dominio respecto de la marca de la que la Demandante tiene derechos.
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto a los Nombres de Dominio.
(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza de mala fe los Nombres de Dominio.
A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por la Política respecto al presente caso. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
De acuerdo con lo indicado en los “Antecedentes de Hecho” de la presente Decisión, la Demandante es titular de las marcas CALORYFRIO.COM y CALORIFRIO.COM, las cuales ha venido utilizando durante años para el desarrollo de sus actividades empresariales. Si se comparan los Nombres de Dominio con las mencionadas marcas, se puede comprobar que existen las siguientes diferencias: mientras las marcas de la Demandante se componen exclusivamente de la denominación “” y “”, los Nombres de Dominio combina dicha denominación con las palabras “en línea”.
Seguidamente se analizará la citada diferencia a efectos de determinar si la misma es lo suficientemente relevante como para considerar que existe o no un riesgo de confusión entre las marcas de la Demandante y los Nombres de Dominio.
De acuerdo con los criterios aplicados en decisiones precedentes (ver, por ejemplo, Nokia Corporation v. N a.k.a. IBCC,Caso OMPI No. D2000-0102; o Ediciones Pléyades, S.A. v. A.B.M. “Grupo ABM”,Caso OMPI No. D2006-0094), debe considerarse que, para descartar una potencial confusión entre los Nombres de Dominio y la marca de la Demandante, la combinación de las palabras “en linea” y las denominaciones “” y “” debería ser suficientemente distintiva por sí misma para desvincular claramente a los Nombres de Dominio de la marca titularidad de la Demandante. Es decir, para considerar que no existe un riesgo de confusión entre las citadas marcas y los Nombres de Dominio, la composición de éste debería descartar cualquier confusión con las citadas marcas titularidad de la Demandante.
El Experto estima que en el presente caso debe considerarse que la inclusión de las palabras “en linea” en combinación con las denominaciones “” y “” no constituye un elemento diferenciador suficientemente relevante entre los Nombres de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante. Cabe tener en cuenta que las mencionadas palabras en el contexto de los Nombres de Dominio se intuyen como un complemento del núcleo identificativo de los Nombres de Dominio, convirtiéndose por tanto en un elemento secundario de los mismos.
De este modo, parece claro que la adición de unas palabras perceptibles como genéricas como “EN LÍNEA” no constituye un elemento suficientemente diferenciador, por lo que debe considerarse que los Nombres de Dominio son confusamente similares a las marcas CALORIFRIO.COM y CALORYFRIO.COM titularidad de la Demandante. Esta interpretación se alinea con decisiones anteriormente adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, Wal-Mart Stores, Inc. v. Kenneth E. Crews,Caso OMPI No. D2000-0580; America Online, Inc. v. Shenzhen JZT Computer Software Co. Ltd,.Caso OMPI No. D2000-0809; America Online, Inc. v. Kandl Co. Ltd.,Caso OMPI No. D2000-1695; Viacom International Inc. v. Edwin Tan, Caso OMPI No. D2001-1440; Bayer Aktiengesellschaft v. H. Monssen,Caso OMPI No. D2003-0275; o Aventis Pharma SA., Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Jonathan Valicenti,Caso OMPI No. D2005-0037). B. Derechos o intereses legítimos y registro y uso de los Nombres de Dominio de mala fe
El párrafo 4.c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre los Nombres de Dominio y que, por tanto, los ha registrado y utiliza sin contravenir la Política. En concreto, tales supuestos son:
i) Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, los Nombres de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
ii) Ser conocido corrientemente por los Nombres de Dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
iii) Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial de los Nombres de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante.
En el presente caso, el análisis del Experto debe partir de la constatación que el Demandado es accionista único y administrador de una sociedad debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y que se denomina Calorifrio en Linea, S.L.U.
En un mismo sentido, de acuerdo con la documentación aportada por el Demandado, dicha sociedad se constituyó el 9 de septiembre de 2009. Es más, atendiendo a la documentación igualmente aportada por el Demandado (principalmente un número de facturas por la venta de una serie de productos de calefacción), aparentemente esta sociedad no tan sólo existe sino que desarrolla actividades en el mercado sirviéndose de la citada denominación social para el desarrollo de las mismas.
Atendiendo a lo anterior, el Experto constata que los Nombres de Dominio se corresponden de forma prácticamente exacta a la denominación social de una compañía existente al momento del registro de los Nombres de Dominio y que dicha compañía - atendiendo a la documentación presentada por el Demandado - no tan sólo existía con anterioridad al registro de aquéllos sino que utiliza su denominación social en el desarrollo de actividades reales en el mercado. En este sentido, el Experto considera que el Demandado ha probado la existencia de la denominación social Calorifrio en Linea, S.L.U., según las exigencias de la legislación española en la materia, sin que esto signifique una afirmación del Experto respecto a la indiscutibilidad y existencia pacífica de dicha denominación social en el derecho español. En el marco limitado de la Política, la existencia legal y demostrada de una denominación social podría otorgarle a un demandado un derecho o interés legítimo para el uso de un nombre de dominio, al menos de conformidad con los parámetros definidos en la Política. Efectivamente, tal denominación social podría ser un derecho suficiente a los efectos de la Política, sin perjuicio de las cuestiones que se podrían derivar en el marco de un procedimiento judicial en España respecto a la compatibilidad de dicha denominación social con las marcas titularidad de la Demandante.
Sin embargo, también hay que subrayar que el registro de un nombre de dominio vinculado a una marca ajena que ha servido de base para la transferencia forzosa de otro nombre de dominio difícilmente podría encajar dentro de un ámbito de buena fe. En el presente caso, el registro de los Nombres de Dominio se produjo pocos días después de recibir la notificación de dos decisiones emitidas bajo la Política ordenando la transferencia de dos nombres de dominio y la actuación del Demandado respecto a los Nombres de Dominio podría plantear numerosas dudas respecto a la buena fe del Demandado.
Debe tenerse en cuenta que, en el marco de la Política, el nivel de evaluación de prueba y de discrecionalidad respecto a la misma es significativamente limitado, dada la naturaleza igualmente limitada de los correspondientes procesos. Así, el Experto considera que un procedimiento como el presente no es el adecuado para dilucidar cuestiones ajenas a la Política como son, por ejemplo, la compatibilidad en el marco del derecho español de la denominación social de la compañía del Demandado y las marcas titularidad de la Demandante. El Experto considera que dicha actuación respecto a los Nombres de Dominio debería ser analizada con mayor propiedad en el marco de un procedimiento judicial ante los tribunales españoles, constituyéndose dicho procedimiento como el foro adecuado para examinar de forma apropiada la mencionada conducta del Demandado. 7. Decisión
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único
Fecha: 16 de febrero de 2012
Full & Egal Universal Law Academy