신청인: LEGO Juris A/S, 덴마크 빌룬드
신청인의 대리인: Melbourne IT Digital Brand Services, 스웨덴
피신청인: Nurinet, 대한민국 경상북도 경주 2. 도메인이름 및 등록기관
분쟁도메인이름 은 N. Inc 에 등록되어 있다. 3. 행정절차 개요
신청인은 분쟁해결신청서를 2012년 1월 25일 세계지식재산기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라 함)에 제출하였다. 센터는 2012년 1월 25일 N. Inc에게 분쟁도메인이름과 관련하여 등록기관 확인 요청서를 이메일로 발송하였다. 2012년 1월 31일 N. Inc은 센터에 이메일로 보낸 답변을 통해서 피신청인이 등록인으로 기재되어 있음을 확인하고 등록인의 연락처를 제공하였다.
센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 “규정”이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 절차규칙(이하 “절차규칙”이라 함) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(“이하 보충규칙”이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.
센터는 절차규칙 제2조(a)항 및 제4조(a)항에 따라 2012년 2월 6일 분쟁해결신청서를 피신청인에게 공식적으로 통지하고 행정절차를 개시하였다. 절차규칙 제5조(a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감일은 2012년 2월 26일이었다. 피신청인은 답변을 제출하지 않았고, 이에 따라 센터는 2012년 2월 27일 피신청인의 답변서 미제출을 확인 및 통지하였다.
2012년 3월 8일 센터는 이대희 교수를 본 건의 단독 패널위원으로 선정하였고, 패널은 적법하게 구성되었다. 패널은 절차규칙 제7조에 따라 센터가 요청한 대로 패널위원으로서의 수락 성명서 및 공평성과 독립성 선언서를 제출하였다. 4. 사실관계
신청인은 분쟁도메인이름의 주요 구성부분이며 전세계적으로 잘 알려져 있는 상표 LEGO에 대하여 한국을 비롯한 많은 국가에서 상표권을 보유하고 있고, 등 LEGO 상표를 포함하는 3,000개 이상의 도메인이름 소유자이다. WhoIs 등록 정보에 의하면, 분쟁도메인이름은 2010년 8월 17일에 생성되었으며, 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트는 신청인이 피신청인에게 경고장(cease and desist letter)을 송부하기 전에는 여러 온라인 쇼핑 사이트로 연결시키는 스폰서 링크를 나타내는 웹사이트로 사용되고 있었고, 그 이후에는 분쟁도메인이름을 판매하거나 다른 인터넷 회사의 홈페이지를 나타내는 것으로 사용되었으며, 행정절차 개시 당시에는“ERROR”페이지로 연결되었다. 5. 당사자들의 주장 A. 신청인의 주장
신청인의 주장사항은 다음과 같이 요약할 수 있다.
첫째, 신청인은 분쟁도메인이름 의 주된 부분을 차지하고 있는 저명한 상표인 LEGO에 대하여 한국을 비롯한 많은 국가에서 상표권을 가지고 있고, 신청인이 생산하고 있는 매우 인기 있는 제품인 “minifigures”를 LEGO 상표에 붙여 만든 분쟁도메인이름은 LEGO 상표와 혼동을 야기할 정도로 유사하고, 또한 분쟁도메인이름이 신청인과 연관되어 있다는 혼동을 야기시키므로, 분쟁도메인이름 은 신청인의 상표인 LEGO와 혼동을 야기할 정도로 유사하다.
둘째, 피신청인이 분쟁도메인이름에 해당하는 상표나 서비스표를 등록한 것이 없으며, 신청인이 피신청인에게 LEGO 상표의 이용을 허락하거나 승인하지 않았고, 도메인이름을 등록한다고 하여 등록인에게 권리나 정당한 이익이 인정되는 것은 아니다. 또한, 2010년 8월 17일에 분쟁도메인을 등록한 피신청인이 LEGO 상표에 대한 권리자가 신청인이라는 것을 알고 있었고, 신청인 상표의 명성때문에 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록하였으며, 피신청인이 상품을 성실하게(bona fide) 제공하기 위하여 분쟁도메인이름을 사용하고 있지 않고, 피신청인이 분쟁도메인이름을 상호로 사용하거나 기타 권리를 가지고 있지 않는 등, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익을 가지지 않는다.
셋째, 장난감에 사용되고 있는 신청인의 LEGO 상표는 전세계적으로 상당한 명성이 있는 잘 알려져 있으며, 피신청인이 신청인이 송부한 경고장(cease and desist letter)에 아무런 답변을 하지 않았으며, 피신청인이 상업적인 이익을 얻기 위하여 출처, 후원, 연관 또는 승인관계와 관련하여 신청인의 상표와 혼동하게 함으로써 인터넷 이용자들을 피신청인의 웹사이트로 고의로 끌어들이려는 목적으로 분쟁도메인이름을 사용하고 있다. 또한, 피신청인은 지속적으로 도메인이름 등록을 남용해 왔으며, 분쟁도메인이름 등록시 신청인의 상표에 대한 가치를 알고 있었다. 따라서 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적(bad faith)으로 등록하였고 사용하고 있다. B. 피신청인의 주장
피신청인은 신청인의 주장에 대하여 답변을 하지 아니하였다. 6. 검토 및 판단 절차상 언어
절차규칙 제11조에 의하면, 당사자들이 달리 합의하거나 등록약관이 특별히 정하고 있는 경우가 아니라면, 분쟁해결절차에서는 등록약관에서 사용된 언어를 사용하며, 행정패널은 분쟁해결절차의 사정을 고려하여 그와 다른 언어를 사용할 것을 결정할 수 있는 권한을 가진다(절차규칙 제11조 (a)항). 본 패널은 분쟁도메인이름의 등록약관 언어가 한국어이고, 피신청인이 한국인으로 보이는 점, 행정상의 효율성 등 여러 상황을 고려하여, 절차규칙 제11조에 따른 패널의 재량하에, 센터가 영어로 제출된 분쟁해결신청서를 접수하기로 한 결정을 따르되, 사건의 결정문은 한국어로 작성하기로 결정한다. 본안에 관한 판단
신청인은 분쟁도메인이름이 자신에게 이전될 것을 신청하고 있다. 신청인이 본 규정에 따른 구제수단을 제공받기 위해서는 다음의 세 가지 요소를 모두 증명하여야 한다(규정 제4조(a)항).
(i) 분쟁도메인이름이 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
(ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것,
(iii) 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록되었고 사용되고 있다는 것. A. 상표와 도메인이름의 동일 혹은 혼동을 일으킬 유사성
신청인이 규정에 따른 구제수단을 제공받기 위해서는 먼저 분쟁도메인이름이 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것을 증명하여야 한다(규정 제4조(a)항(i)). 분쟁도메인이름은 신청인의 상표인 LEGO가 주요 구성부분을 차지하면서 여기에 일반명칭인 “mini figures”가 첨가되어 구성되어 있다. LEGO는 신청인이 한국을 비롯한 많은 국가에서 상표권을 가지고 있으며, 전세계적으로 잘 알려져 있는 저명한 상표이다. 분쟁도메인이름인 이 “lego”와 혼동을 일으킬 정도로 유사한지 여부를 판단함에 있어, 분쟁도메인이름 중 일반최상위도메인이름(gTLD)의 접미사인 “.com”은 누구든지 등록할 수 있는 최상위도메인이름으로서 도메인이름과 상표의 동일 또는 유사여부를 판단함에 있어 아무런 고려사항이 되지 않는다. 또한 “minifigures”는 “mini”와 “figures”라는 단어를 합친 것으로 “작은 사람” 또는 “작은 인물”이라는 사전적 의미를 가지며, 작은 조각상을 가르키는 것으로도 해석이 가능하다. 상표가 도메인이름의 주요 부분을 차지하고 상표의 뒷부분에 일반명칭을 합쳐 구성된 도메인이름에 있어서, 그 도메인이름은 그 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것이 규정을 적용해 온 패널의 일반적인 견해이다. 따라서 분쟁도메인이름에서 신청인의 유명상표인 LEGO가 주된 구성부분을 차지하고 있고, 이러한 주된 구성부분 뒤에 일반명칭인 “minifigures”를 추가하는 경우, 분쟁도메인이름과 LEGO 상표는 혼동을 야기할 정도로 유사하다고 판단할 수 있다. 더군다나 신청인은 1978년부터 “LEGO Minifigures”라는 이름으로 매우 인기 있는 작은 조각상제품을 생산, 판매해 왔는데, 분쟁도메인이름은 “minifigures”를 신청인의 유명한 상표인 LEGO의 뒷부분에 합쳐져 구성되어 있으므로 분쟁도메인이름과 LEGO 상표는 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것이 보다 더 확실해진다. 따라서 신청인의 상표와 분쟁도메인이름은 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 할 수 있고, 본 패널은 신청인이 구제수단을 제공받기 위한 규정 제4조(a)항(i)의 요건을 충족하였다고 판단한다. B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익
규정에 의한 구제수단을 제공받기 위한 두 번째 요건으로서 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것을 증명하여야 한다(규정 제4조(a)항(ii)). 이를 위하여 신청인은 먼저 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익이 없다는 충분한 주장이나 증거(prima facie)를 제시하여야 한다. 신청인이 이러한 주장이나 증거를 제시하면, 분쟁도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익이 있음을 보여주는 적절한 주장 혹은 증거를 제시할 책임은 피신청인에게 있게 된다. 피신청인이 이러한 주장이나 증거를 제시하지 않는 경우, 신청인은 규정 제4조(a)항(ii)의 요건을 충족한 것으로 판단할 수 있다.
본 사안에서 신청인은 (i) 피신청인이 분쟁도메인이름에 해당하는 상표나 서비스표를 등록한 것이 없다는 것, (ii) 신청인이 피신청인에게 LEGO 상표의 이용을 허락하거나 승인한 적이 없다는 것, (iii) 도메인이름을 등록한다고 하여 등록인에게 권리나 정당한 이익이 인정되는 것이 아니라는 것, (iv) 2010년 8월 17일에 분쟁도메인을 등록한 피신청인이 LEGO 상표에 대한 신청인의 권리를 알고 있었고, 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 것은 이러한 상표의 명성을 이용하기 위한 것이라는 것, (v) 피신청인이 상품이나 서비스를 성실하게(bona fide) 제공하기 위하여 분쟁도메인이름을 사용하고 있지 않다는 것, (vi) 피신청인이 분쟁도메인이름을 상호로 사용하지 않았으며 LEGO 상표에 대하여 권리를 가지고 있지 않다는 것 등, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익을 가지지 않는다는 것에 대하여 충분한 주장과 증거를 제시하였다.
규정은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가진다는 것을 증명하는 방법을 다음과 같이 예시하고 있다(규정 제4조(c)항).
(i) 분쟁도메인이름에 대한 분쟁을 통지 받기 전에 분쟁도메인이름 등록인이 상품이나 서비스를 성실하게(bona fide) 제공하는 것과 관련하여 분쟁도메인이름이나 분쟁도메인이름에 상응하는 명칭을 사용하였거나 사용하려고 준비한 경우,
(ii) 상표나 서비스표에 대한 권리를 획득하지 않았더라도, 등록인이 분쟁도메인이름으로 일반적으로 알려져 있는 경우,
(iii) 상업적인 이익을 얻기 위하여 혼동을 일으켜서 소비자를 끌어들이거나 해당 상표나 서비스표를 손상하려는 의도 없이, 분쟁도메인이름을 적법하게 비상업적으로 사용하거나 또는 공정하게 사용하는 경우.
피신청인은 권리나 정당한 이익에 관하여 규정이 예시하고 있는 어떠한 주장이나 증거를 제출하지 않았다. 신청인이 피신청인에게 LEGO 상표의 이용을 허락하지 않았고, 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시 매우 유명한 상표인 LEGO를 알고 있었음이 분명하고, 따라서 LEGO 상표의 명성을 이용하기 위하여 분쟁도메인이름을 등록하고 이후 사용해 왔다는 것 등을 인정할 수 있는데, 피신청인이 신청인의 주장이나 증거를 반박하는 주장이나 증거를 제출하지 않았다는 것 등을 종합적으로 고려하면, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다고 판단할 수 있고, 따라서 본 패널은 신청인이 구제수단을 제공받기 위한 규정 제4조(a)항(ii)의 요건을 충족하였다고 판단한다. C. 피신청인의 부정한 목적
본 규정에 따른 구제수단을 제공받기 위한 세 번째 요건으로서 신청인은 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록되었고 사용되고 있다는 것을 증명하여야 한다(규정 제4조(a)항(iii)). 규정은 패널이 도메인이름을 등록하고 사용하는 것에 대한 부정한 목적을 판단하기 위한 증거를 다음과 같이 예시하고 있다(제4조(b)항).
(i) 등록인이 상표나 서비스표의 소유자인 신청인또는 신청인의 경쟁업자에게 도메인이름과 관련된 직접적인 비용을 초과하는 대가를 얻기 위하여 도메인이름을 판매, 임대, 또는 이전하려는 것을 주된 목적으로 도메인이름을 등록 또는 취득하였다는 것을 나타내는 정황,
(ii) 상표 또는 서비스표 소유자가 상표 또는 서비스표를 도메인이름으로 사용하지 못하게 하기 위하여 도메인이름을 등록한 경우로서 피신청인이 그러한 방해행위를 반복적으로 행한 경우,
(iii) 경쟁업자의 업무를 방해하기 위한 것을 주된 목적으로 하여 도메인이름을 등록한 경우,
(iv) 상업적인 이익을 얻기 위하여 혼동 가능성을 야기함으로써 인터넷 이용자들을 등록인의 웹사이트로 의도적으로 끌어오는 행위(혼동 가능성은 등록인의 웹사이트나 온라인 장소, 또는 이러한 웹사이트나 온라인 장소에서 제공되는 상품이나 서비스의 출처, 후원관계, 제휴관계에 대하여 신청인의 상표나 서비스표와 혼동하도록 하거나 신청인이 등록인의웹사이트나 온라인 장소, 또는 이러한 웹사이트나 온라인 장소에서 제공되는 상품이나 서비스를 인정한 것처럼 보이도록 하는 혼동 가능성을 말한다).
피신청인에 의하여 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록되었고 사용되는지 여부를 판단함에 있어서는 다음의 사항을 고려할 필요성이 있다. 첫째, 장난감에 사용되고 있는 신청인의 LEGO 상표는 한국을 비롯한 많은 국가에서 등록되어 있으며, 전세계적으로 상당한 명성이 있는, 잘 알려져 있는 상표로서, 피신청인이 분쟁도메인이름을 2010년 8월 17일에 등록할 당시 신청인의 상표를 알고 있었음이 분명다고 할 수 있다. 둘째, 신청인이 피신청인에 대하여 신청인의 LEGO 상표 이용에 대하여 허락하는 등 신청인과 피신청인간에 아무런 관계가 존재하지 않는다. 셋째, 피신청인이 권리나 정당한 이익을 가지지 않은 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트에서 스폰서 링크에 의하여 온라인 쇼핑사이트로 연결하는 행위는 성실하게 상품이나 서비스를 제공하기 위한 것이 아닐 뿐 아니라, 신청인의 상표 LEGO가 가지는 명성을 이용한 분쟁도메인이름에 의하여 피신청인의 웹사이트로 이용자를 끌어들이기 위한 것이라 할 수 있다. 넷째, 피신청인이 이메일에 의한 신청인의 경고에 아무런 반응을 하지 않으면서 이후 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트의 화면을 변경하여 분쟁도메인이름을 판매하는 내용을 표시하거나 다른 인터넷회사의 홈페이지 화면을 보여주는 행위는 피신청인이 분쟁도메인이름을 적법하거나 정당하게 사용하는 것이라 할 수 없다. 따라서 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하였고 사용하고 있다고 할 수 있고, 본 패널은 신청인이 구제수단을 제공받기 위한 규정 제4조(a)항(iii)의 요건을 충족하였다고 판단한다. 7. 결정
앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조(i)항 및 절차규칙 제15조에 따라, 분쟁도메인이름 을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.
이대희
단독패널위원
일자: 2012년 3월 16일
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