La Demandante es Servicios y Productos de Salud, S.A. de C.V., con domicilio en Zapopan, Jalisco, México, representada por Arochi, Marroquin & Lindner, S.C., México.
La Demandada es Totalmed, con domicilio en Cuernavaca, Morelos, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 25 de enero de 2012. El 26 de enero de 2012 el Centro envió a Network Solutions, LLC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. Con la misma fecha Network Solutions, LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo y técnico. El Centro envió a las Partes una comunicación, vía correo electrónico, con fecha 31 de enero de 2012, en relación con el idioma del procedimiento, a la cual respondió la Demandante en la misma fecha.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 6 de febrero de 2012. De conformidad con el párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de febrero de 2012. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 27 de febrero de 2012.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 6 de marzo de 2012, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una sociedad mexicana titular de los siguientes registros de marca, entre otros: (i) registro No. 1114346 que ampara la marca TOTALMED, clase 44, registrada el 10 de agosto de 2009, y (ii) registro No. 1169389 que ampara la marca TOTALMED y diseño, clase 5, registrada el 19 de julio de 2010, ambas marcas registradas en México ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
La Demandante es titular de los siguientes nombres de dominio: y ambos creados el 10 de noviembre de 2009.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 27 de diciembre de 2010. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Las alegaciones de la Demandante se pueden resumir como sigue:
La Demandante nace en 2007, teniendo como objetivo principal brindar un sistema integral de salud que facilite el acceso a servicios médicos privados de calidad y permita ahorrar a través de precios preferenciales y atractivos descuentos con todos los médicos y proveedores de salud dentro de la red.
Durante los años 2008 al 2009 la Demandante realizó estudios para determinar el nombre comercial o marca a utilizar de acuerdo con los objetivos del negocio, siendo elegida la marca TOTALMED. El servicio lo presta la Demandante a través de una membresía de salud y una red de farmacias propias creadas para complementar los servicios médicos a los que se tiene acceso.
Resulta evidente que existe identidad o semejanza en grado de confusión entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa, máxime si se considera que el nombre de dominio en disputa combina la marca TOTALMED y la palabra “store”, que significa “tienda” en español, justamente para hacer creer que se trata de la tienda en línea donde se pueden adquirir productos o servicios de la marca TOTALMED.
La Demandada no ha sido conocida corrientemente por el nombre de dominio en disputa. El nombre de la Demandada y el nombre de dominio en disputa derivan de las marcas registradas de la Demandante y cualquier vínculo que pudiera existir entre la Demandada y el nombre TOTALMED se ha dado en virtud del uso no autorizado e ilegítimo de las marcas de la Demandante.
Desde que registró el nombre de dominio en disputa, la Demandada se ha dedicado a utilizar sin autorización la marca TOTALMED de la Demandante, haciendo creer a los consumidores de la Demandante que el sitio del nombre de dominio en disputa es una tienda en línea donde pueden adquirirse productos y servicios de la marca TOTALMED.
La actividad comercial de la Demandada genera graves perjuicios a la Demandante y afecta el carácter distintivo de sus marcas y el reconocimiento de sus productos y servicios. El uso de la marca TOTALMED por la Demandada para identificar su negocio y para anunciar y promocionar su actividad comercial infringe los derechos de propiedad intelectual de la Demandante.
Esas conductas generan un engaño en el consumidor haciéndole creer que el negocio que se promueve bajo el nombre de dominio en disputa está autorizado, patrocinado, afiliado o de alguna manera relacionado con la Demandante, lo cual es falso.
El 10 de junio y el 3 de agosto de 2011, la Demandante envió a la Demandada cartas solicitándole cesara en el uso de la marca TOTALMED y le transfiriese el nombre de dominio en disputa, sin haber recibido respuesta de la Demandada.
La Demandada no es titular de ningún registro o solicitud que ampare la marca TOTALMED, como se desprende de las búsquedas por titular en la base de datos Marcanet del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y Tess de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América.
La Demandada no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa. Del contenido del sitio web bajo el nombre de dominio en disputa se desprende que la Demandada opera un negocio y obtiene ganancias a costa de la marca TOTALMED de la Demandante y sin autorización de ésta.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
La Demandante registró la marca TOTALMED 15 meses antes al registro del nombre de dominio en disputa.
La Demandada usa las marcas de la Demandante sin autorización alguna en el sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa y en redes sociales como Facebook, haciendo creer que se trata de una tienda en línea donde pueden adquirirse productos y servicios de la marca TOTALMED.
La Demandada actúa de mala fe: utiliza el nombre de dominio en disputa con el fin de atraer de manera intencionada y con ánimo de lucro a usuarios de Internet a un sitio web, creando un escenario de inminente confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dicho sitio web, su contenido y la actividad comercial que en él se realiza.
La Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con Network Solutions, LLC, el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. La Demanda fue presentada en español. La Demandante solicitó expresamente que el idioma del procedimiento fuera el español. La Demandada no se opuso a la solicitud de la Demandante. Tomando en consideración lo anterior, atento a lo dispuesto en el párrafo 11(a) del Reglamento, este Experto está de acuerdo en que el idioma de este procedimiento sea el español.
El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 4(a) de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, la Demandante tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y
(ii) La Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Demanda por parte de la Demandada da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (Cfr. artículo 14(b) del Reglamento), también es cierto que dicha falta de contestación no se traduce per se en una resolución favorable para la Demandante. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte demandante, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas1. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante ha acreditado tener derechos sobre la marca TOTALMED, la cual tiene registrada en México.
Es de sobra conocido que la adición del sufijo de nivel superior genérico “.com” no influye al comparar una marca con un nombre de dominio ya que su existencia obedece a razones puramente técnicas.
En el caso que nos ocupa, dicha marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa solamente se diferencian entre sí por el sufijo “store” en el nombre de dominio en disputa (que corresponde al término genérico “tienda” en español, como alega la Demandante), siendo “totalmed” el elemento central en ellos y sin que dicho sufijo sea suficiente para establecer una clara distinción entre ambos, por lo que de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca de la Demandante2.
La Demandante ha acreditado el supuesto previsto en el párrafo 4(a)(i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante afirma que la Demandada no dispone de ningún derecho o interés legítimo para utilizar su marca TOTALMED en el nombre de dominio en disputa. La Demandante asevera que la Demandada no posee registro alguno de marca de la denominación TOTALMED, y que tampoco es licenciatario ni ha sido autorizado por la Demandante para utilizarla, y que la Demandada no es conocida comúnmente por el nombre de dominio en disputa.
De la evidencia que obra en el expediente se desprende claramente que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa se usa para ofrecer productos similares a los de la Demandante, mostrando la marca TOTALMED de la Demandante, lo que no constituye una oferta de buena fe de productos y servicios3.
La Demandada no dio contestación a la Demanda por lo que no es posible conocer su versión sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos para la adopción del nombre de dominio en disputa.
De los hechos acreditados, las alegaciones de la Demandante y la documentación que obra en el expediente, no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el párrafo 4(c) de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada. En base a lo anterior, este Experto considera que la Demandante ha acreditado prima facie que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que la Demandada la haya refutado4.
En consecuencia este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 4(a)(ii) de la Política. C. Registro y uso de mala fe
La Demandante afirma que la Demandada registró y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe.
Ha quedado acreditado que TOTALMED es una marca registrada por la Demandante, que su registro en México se remonta a agosto de 2009, en tanto que el nombre de dominio en disputa fue creado en diciembre de 2010.
De las pruebas aportadas por la Demandante se desprende que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa muestra la marca TOTALMED de la Demandante y se usa para promocionar productos iguales o similares a los ofrecidos por la Demandante.
Considerando en su conjunto lo planteado por la Demandante y las constancias que obran en el expediente, resulta lógico suponer que la Demandada debió haber sabido de la existencia de la marca de la Demandante y su vinculación con ésta al momento de obtener el nombre de dominio en disputa y ofrecer en el sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa el mismo tipo de productos a los ofrecidos por la Demandante, lo que para este Experto constituye un registro y uso de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente5.
Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el extremo previsto en el párrafo 4(a)(iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 20 de marzo de 2012.
1 En Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu,Caso OMPI No. D2003-0465, se establece “the panel finds that as a result of the default, Respondent has failed to rebut any of the factual assertions that are made and supported by evidence submitted by Complainant. The panel does not, however, draw any inferences from the default other than those that have been established or can fairly be inferred from the facts presented by Complainant and that, as a result of the default, have not been rebutted by any contrary assertions or evidence”.
2 Respecto al uso del sufijo “store” véase LeSportsac, Inc. v. Domain Administrator,Caso OMPI No. D2010-2071; Intel Corporation v Technology Co. Ltd,Caso OMPI No. D2007-1883; y Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (Japan Corporation) d/b/a Hitachi Limited v. Yosi Hasidim,Caso OMPI No. D2000-1542.
3 Véase Drexel University v. David Brouda,Caso OMPI No. D2001-0067: “rights or legitimate interests cannot be created where the user of the domain name at issue would not choose such a name unless he was seeking to create an impression of association with the Complainant”. Véase también Robert Bosch GmbH v. Asia Ventures, Inc.,Caso OMPI No. D2005-0946, y Peter Frampton vs. Frampton Enterprises, Inc.,Caso OMPI No. D2002-0141.
4 Diversas decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte demandante acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de la prueba se revierte al titular del nombre de dominio controvertido. En INTOCAST AG v. LEE DAEYOON,Caso OMPI No. D2000-1467, se establece “For methodical reasons it is very hard for the Complainant to actually prove that Respondent does not have rights or legitimate interests in respect of the domain name, since there is no strict logical means of verifying that a fact is not given [...]. Many legal systems therefore rely on the principle negativa non sunt probanda. If a rule contains a negative element it is generally understood to be sufficient that the complainant, by asserting that the negative element is not given, provides prima facie evidence for this negative fact. The burden of proof then shifts to the respondent to rebut the complainant’s assertion”.
5 En Bartercard Ltd & Bartercard International Pty Ltd . v Ashton-Hall Computer Services,Caso OMPI No. D2000-0177, se establece: “the Domain Name has been used to host a website offering competing products to those offered by the Complainant [...] this suggests that the Respondent registered the Domain Name with the primary intention of disrupting the business of a competitor […] It also indicates that the Respondent has used the Domain Name to attract Internet users to its website for commercial gain by virtue of confusion with the Complainant’s mark. […] Under the Policy, both of these are sufficient to show registration and use of the Domain Name in bad faith”.
Full & Egal Universal Law Academy