La Demandante es Bardón y Rufo 67, S.L., con domicilio en Málaga, España, representada por Trebia Abogados, España.
El Demandado es ColDen Communications, Nova Hosting / Dragon Group, Tina Cross, con domicilio en Stafford, Estados Unidos de América y Fuengirola, Málaga, España, respectivamente. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es eNom. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de mayo de 2012. El 3 de mayo de 2012 el Centro envió a eNom vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El mismo día, eNom envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta revelando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda.
El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 15 de mayo de 2012 suministrando el registrante y los datos de contacto revelados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante realizó una enmienda a la Demanda en fecha 16 de mayo de 2012 con el fin de nombrar al registrante revelado como Demandado y presentó asimismo, una Demanda enmendada corrigiendo el Registrador nombrado.
En fecha 15 de mayo de 2015, el Centro comunicó a las Partes que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del Acuerdo de Registro era el inglés. Asimismo concedió a las Partes el plazo correspondiente a fin de presentar sus respetivas alegaciones sobre el idioma del procedimiento. El mismo día, el Centro notificó a la Demandante una serie de deficiencias formales en la Demanda.
El Centro verificó que la Demanda junto con la enmienda a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 23 de mayo de 2012. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de junio de 2012. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 14 de junio de 2012.
El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 28 de junio de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Con fecha 9 de julio de 2012 el Centro recibió una comunicación informal del Demandado.
El Experto ha determinado que el idioma del procedimiento sea el español. Ver sección 6, infra. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una sociedad limitada que se dedica comercialmente al alquiler de vehículos sin conductor en Málaga, España.
Según consta en la base de datos SITADEX de la Oficina de Patentes y Marcas de España (‘OEPM”), la Demandante es titular de la marca denominativa española MALAGACAR.COM Registro No. M 2492788 solicitada el 18 de julio de 2002 y concedida el 27 de noviembre de 2003, la que protege servicios de “alquiler de coches sin conductor” de la Clase Internacional 39. La renovación de la marca fue concedida el 28 de febrero de 2012.
El nombre de dominio fue registrado el 12 de agosto de 2003. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
En su Demanda, la Demandante sostiene lo siguiente:
El nombre de dominio en disputa presenta los mismos vocablos y significado que la marca de la Demandante y cuanto menos es confusamente similar a la marca española MALAGACAR.COM, sobre la que la Demandante tiene derechos.
El Demandado no se encuentra legitimado para el uso del nombre “malagacar” ni del nombre de dominio en disputa por no ser titular de ninguna marca MALAGACAR, ni MALAGA-CARS ni tener derecho, ni licencia de ninguna clase, otorgada por la Demandante. Su actividad se reduce a utilizar ilegítimamente el nombre de dominio en disputa . El Demandado no ha utilizado nunca, ni utiliza actualmente la denominación “” para llevar a cabo una oferta legítima de productos o servicios, puesto que se está aprovechando de la marca de una competidora que conoce sobradamente. El Demandado tampoco cumple con la normativa vigente en la página web al no proporcionar ni un solo dato relativo a la empresa titular de la web con la que contactar los consumidores. Los datos identificativos aportados en el WhoIs para el registro del nombre de dominio en disputa no son correctos puesto que cuando la Demandante lo quiso contactar a través de ellos ha sido imposible por ser desconocido el destinatario. El Demandado no es conocido en el mercado ni se le puede identificar de ninguna manera con la marca MALAGACAR ni MALAGA-CARS. Por el contrario, la Demandante es titular registral de la marca MALAGACAR.COM, poseyendo legítimos intereses sobre la misma para operar en el tráfico mercantil a través de Internet.
Por lo expuesto, el posible interés que pudiese manifestar el Demandado en el nombre de dominio en disputa en ningún caso puede considerarse legítimo puesto que la legitimidad se vincula al ejercicio de algún derecho legítimo y el Demandado viene realizando una flagrante violación de distintos derechos de propiedad industrial de la Demandante, y siendo el Demandado perfecto conocedor y competidor del negocio de la Demandante al ser su ex empleado.
De conformidad con el párrafo 4(c) de la Política, hay que concluir que no hay ningún elemento que permita afirmar que el registro o el uso del nombre de dominio en disputa ha sido como consecuencia del ejercicio de algún derecho o interés legítimo.
El registro del nombre de domino en disputa no se efectúa de manera casual sino con absoluta mala fe y conociendo la existencia de la marca protegida MALAGACAR.COM, por ser una de las principales compañías de alquiler de coches en la provincia de Málaga con una flota de más de 1200 coches de su propiedad. El uso que realiza el Demandado del nombre de dominio en disputa, revela la intención del Demandado de aprovecharse de la reputación y buen nombre de la marca MALAGACAR.COM, demostrando con la elección del nombre de dominio en disputa, al ser conocedor de los derechos de propiedad industrial de los que es titular la Demandante, actuando con ello con intereses ilegítimos y con mala fe; más aún considerando que al final de la página web aparece como titular del copyright un ente inexistente como es Málaga Cars; esta actitud se lleva a cabo con la única finalidad de generar confusión y acredita un obvio mal uso, dado que, cuanto menos, si el Demandado obrara de buena fe, establecería como titular de los derechos de propiedad intelectual sobre la página web, su nombre o el de la persona jurídica que actúa tras la web.
En definitiva el registro del nombre de dominio en disputa se efectuó y viene utilizando de mala fe, para atraer ilegítimamente a los consumidores que creen estar accediendo a los servicios que presta la Demandante a través de su marca. B. Demandado
El Demandado no contestó en término a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
El párrafo 4(a) de la Política establece los siguientes requisitos para poder estimar una demanda:
(i) Que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con una marca de productos o servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;
(ii) Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) Que el nombre de dominio haya sido registrado y se use de mala fe.
Antes de entrar a considerar los requisitos del párrafo 4(a), el Experto se pronunciará respecto de A) el idioma del procedimiento, B) la identificación del Demandado y C) la presentación tardía del Demandado. A. Idioma del procedimiento
La Demandante presentó la Demanda en español aunque el idioma del acuerdo de registro es el inglés, lo que fue objeto de observación por parte del Centro. En respuesta a dicha observación, el 16 de mayo de 2012 la Demandante solicitó expresamente que el idioma del procedimiento sea el español. Para ello argumentó que las dos Partes del procedimiento son españolas, dado que ambas tienen domicilio en Málaga, como consta en el WhoIs respectivo, que los documentos aportados con la Demanda están en español, por lo que la sustanciación del procedimiento en ese idioma permitiría mayor agilidad y rapidez, y evitando a las partes incurrir en gastos de traducción de documentos, que ambas Partes comprenden perfectamente el español, que la página web del Demandado bajo el nombre de dominio en disputa incluye datos de contacto relativos a números de teléfono españoles, lo cual evidencia que el Demandado está ubicado en España y que el idioma habitual para sus comunicaciones es el español.
El Demandado, al que se le copió tanto la observación del Centro como la petición de la Demandante, no presentó comentario alguno al respecto, ni contestó en término a la Demanda.
La visita del Experto al sitio web bajo el nombre de dominio en disputa realizada en fecha de 9 de julio de 2012 muestra que si bien el sitio web está redactado íntegramente en inglés, bajo la leyenda “Contact Malaga Cars” consta que el Demandado tiene teléfono local – es decir en la región de Málaga - y proporciona únicamente dos números para contacto, ambos con el prefijo 0034, que corresponde a España. Asimismo, la única dirección que se proporciona en el sitio web mencionado es “C/Poeta Salvador Rueda, […] Los Boliches, Fuengirola Malaga, Andalusia Spain”. Finalmente, en la sección del sitio web titulada “About Malaga Cars” se indica que se trata de una compañía establecida localmente desde 1979.
Dadas esas circunstancias, el Experto no puede sino concluir que el Demandado conoce y utiliza normalmente el idioma español. Por tanto, conforme lo autoriza el párrafo 11(a) del Reglamento, el Experto determina que el idioma del procedimiento sea el español. B. Identificación del Demandado
En su enmienda a la Demanda, la Demandante incorporó como Demandado el nombre de ColDen Communications, Nova Hosting en coincidencia con lo que consta en la base de datos WhoIs de eNom, entidad registradora del nombre de dominio en disputa. El Centro envió todas las comunicaciones relativas a este caso, y por cierto la Demanda con sus anexos, tanto a ColDen Communications, Nova Hosting, que figura como registrante en la base de datos WhoIs del registrador eNom, como a Dragon Group, Tina Cross (contacto administrativo del nombre de dominio en disputa y Demandado originalmente nombrado en la Demanda por el Demandante), habiendo esta última, aunque extemporáneamente, participado en el procedimiento mediante su comunicación de fecha 9 de julio de 2012. En consecuencia, el Centro ha cumplido adecuadamente con el párrafo 2 del Reglamento en materia de comunicaciones a las Partes. Ver TDS Telecommunications Corporation v. Registrant [20758] Nevis Domains and Registrant [117460] Moniker Privacy Services,Caso OMPI No. D2006-1620. El Experto considera que el “Demandado” en este caso está constituido conjuntamente por todas las entidades y personas mencionadas. C. Presentación tardía del Demandado
Con fecha 9 de julio de 2012 el Demandado remitió al Centro, con copia a la Demandante, un correo electrónico en que comunicaba que se encontraba afuera y que recién (quizá refiriéndose a la fecha del 9 de julio de 2012) veía el correo electrónico del Centro comunicando el nombramiento del Experto y la fecha proyectada para emitir la Decisión.
El Experto ha decidido, conforme lo autorizado por el párrafo 14(a) del Reglamento, dictar la Decisión sin considerar como contestación a la Demanda la presentación extemporánea del Demandado de fecha 9 de julio de 2012, enviada después de vencido el plazo del párrafo 5(a) del Reglamento. D. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante ha probado a satisfacción del Experto que es propietaria del registro de la marca española MALAGACAR.COM. Ver sección 4 supra.
Dado que el nombre de dominio en disputa sólo se diferencia de dicha marca en que se adiciona un guión y una “s” para formar el plural de “car”, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa es similar a la marca de la Demandante hasta el punto de la confusión. Ver InfoS, Inc. v. Tenenbaum Ofer,Caso OMPI No. D2000-0075 (El nombre de dominio es idéntico a la marca INFOSPACE de la demandante. La adición de un guión y de .com no son rasgos distintivos.) 1 Ver también Fannie May Confections, Inc. v. Domain Contact 2 (FANNIEMAYS-COM-DOM),Caso OMPI No. D2006-0813 (También está bien aceptado que la adición de una “s” a la marca no evita una conclusión de que existe similitud confundible). 2 E. Derechos o intereses legítimos
La Demandante sostiene que el Demandado no se encuentra legitimado para el uso del nombre “malagacar” ni del nombre de dominio en disputa por no ser titular de ninguna marca MALAGACAR, ni MALAGA-CARS ni tener derecho, ni licencia de ninguna clase, otorgada por la Demandante. Agrega la Demandante que el Demandado no ha utilizado nunca, ni utiliza actualmente la denominación “” para llevar a cabo una oferta legítima de productos o servicios, puesto que se está aprovechando de la marca de una competidora a la que conoce sobradamente.
Sin embargo, el Experto ha comprobado en su visita del 9 de julio de 2012 al sitio web bajo el nombre de dominio en disputa que en el mismo se utiliza la expresión “Malaga cars” en inglés, para ofrecer autos sin conductor en el área de Málaga España, es decir en un sentido descriptivo y/o genérico, tal como lo hace la Demandante en su propio sitio web.
Dicho uso de “Malaga cars” en sentido descriptivo o genérico no es ilegítimo, ya que es una denominación común en idioma inglés de los vehículos automotores que se ofrecen en alquiler en el área de Málaga, idioma en el que se encuentra redactado el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa. Tan obvia es esa denominación que se utiliza tanto en el sitio web del Demandado, como en el de la Demandante, ambos en idioma inglés. Ver Pinnacle Intellectual Property v. World Wide Exports,Caso OMPI No. D2005-1211, relativo al nombre de dominio , en que el experto concluyó que ese nombre era una elección descriptiva apta para el negocio del demandado, por lo que el demandado había demostrado un interés legítimo en el mismo.
Aun si el Demandado hubiera sido empleado de la Demandante (de lo cual no consta ninguna prueba en el expediente) y que, como tal, hubiera podido asumir contractualmente, o le correspondiera observar legalmente, algún deber de no-competencia frente a la Demandante, ello no convierte en ilegítimo de por sí a la luz de la Política el uso de “Malaga cars” en su sentido descriptivo/genérico en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa. En todo caso, si la Demandante considera que el Demandado está incurriendo en algún acto de competencia desleal o de infracción marcaria, no es en estos procedimientos donde debe plantearlo, sino ante tribunales competentes. Lo mismo cabe decir en caso que se impute al Demandado, como lo hace la Demandante, el incumplimiento de ciertos requisitos legales vigentes en España con respecto a la identificación de quienes hacen oferta de servicios en línea.
En esas circunstancias, el Experto concluye que la Demandante no ha conseguido probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. F. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Un demandante debe probar todos los elementos del párrafo 4(a) de la Política. No habiendo probado la Demandante la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa, no es necesario que el Experto se pronuncie sobre el requisito de mala fe. Ver LeWeb SAS v. Satoshi Shimoshita,Caso OMPI No. D2011-1632 (“Dada la determinación del experto sobre mala fe, no necesita pronunciarse sobre la cuestión de los derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio”), citando a Tufco Technologies, Inc., Tufco LP, Hamco Manufacturing and Distributing LLC v. Hamco Alabama, LLC,Caso OMPI No. D2011-1451 (“El experto declina pronunciarse sobre este elemento de la Política ya que el nombre de dominio no se registró ni se usa de mala fe”) 3. 7. Decisión
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
Roberto Bianchi
Experto Único
Fecha: 22 de Julio de 2012
1 Traducción no oficial del Experto.
2 Traducción no oficial del Experto.
3 Traducción no oficial del Experto.
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