La Demandante es Pepsico, Inc. con domicilio en Madrid, España, representada por Jacobacci & Partners, España.
El Demandado es Puede Ser, con domicilio en Madrid, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es 1&1 Internet AG. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de mayo de 2012. El 4 de mayo de 2012 el Centro envió a 1&1 Internet AG, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 9 de mayo de 2012 1&1 Internet AG envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. Con fecha 25 de mayo de 2012 el Centro recibió la solicitud del Demandante de que sea el español el idioma del procedimiento en respuesta a la comunicación de fecha 24 de mayo de 2012 enviada por el Centro a las Partes en relación con el idioma del procedimiento. El demandado no realizó ningún comentario al respecto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 6 de junio de 2012. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de junio de 2012. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 28 de junio de 2012.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 18 de julio de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Idioma del procedimiento
La Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuese el español a pesar de que el acuerdo sobre el registro se encontraba redactado en inglés. Pues bien, a la vista de lo alegado por la Demandante, especialmente sobre el contenido de la página web, la ciudad de residencia del Demandado así como la falta de contestación del Demandado este Experto, en virtud de las facultades que le reconoce el párrafo 11.a) del Reglamento, acepta la petición de la Demandante y, en consecuencia, acuerda que el idioma del procedimiento sea el español. 5. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una entidad del sector de alimentación con ventas en todo el mundo. La Demandante es titular de numerosas marcas de las que destaca PEPSI a la que se le reconoce valor de marca renombrada.
El Demandado no contestó a la Demanda por lo que la misma se dirige a quien corresponda la titularidad del nombre de dominio en disputa, ante el hecho evidente de ser falsos tanto el nombre como el apellido que aparecen en la base de datos WhoIs. 6. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante es titular de la marca renombrada PEPSI de la que viene realizando un uso extensivo desde la constitución de la compañía titular en 1898. Así aporta numerosas decisiones bajo la Política en las que se reconocen tal cáracter al identificador renombrado de PEPSI.
El nombre de dominio en disputa incluye la marca PEPSI y símplemente añade las palabras “puede” y “ser” que forman junto con la anterior marca el lema distintivo de unas de las principales campañas publicitarias de la Demandante denominada “Puede Ser Pepsi”. Esta campaña publicitaria centrada en España y Portugal comenzó en este último país en 2011 bajo el nombre “Pode ser Pepsi” y en España a partir del 24 de febrero de 2012. Para ello, aporta certificados de Mediaset y Clear Channel correspondiente a los anuncios efectuados.
Por otra parte, considera la Demandante que el Demandado carece de derechos o intereses legales sobre el nombre de dominio en disputa en base a que: a) el Demandado no está vinculado de modo alguno con la Demandante o su red de distribución, b) el Demandado nunca ha sido conocido en el curso normal del negocio por la marca o el nombre comercial PEPSI y, c) no existen pruebas de uso de buena fe no comercial u otro uso legítimo equitativo por parte del Demandado de manera que su sitio web se limita, con violación de los derechos de propiedad industrial, a realizar comentarios peyorativos sobre los productos y la propia Demandante.
Finalmente, manifiesta la Demandante que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se realizó con el único fin de atraer a usuarios de Internet en busca del sitio web oficial de la campaña “Puede ser Pepsi” de la Demandante a su propio sitio web. Que la utilización es de mala fe pues el Demandado, siendo libre de proceder en criticar a la Demandante, realiza una prácica propia de un supuesto de violación de propiedad industrial.
Por lo demás, considera que por ser claramente falsos los datos identificativos del titular (“Puede ser”) en la base de datos WhoIs así como los correspondientes a la dirección de contacto (“Madrid 28006 ES”) debe considerarse como prueba adicional de la mala fe del Demandado. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 7. Debate y conclusiones
El párrafo 15.a) del Reglamento establece que el Experto “resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política y el Reglamento, y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables”. Del mismo modo, el párrafo 5.e) del Reglamento, establece que: “si el demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos resolverá la controversia basándose en la demanda.”
Asimismo, considerando el párrafo 14.b) del Reglamento, este Experto “sacará las conclusiones que considere apropiadas”, en base a las alegaciones presentadas por la Demandante, así como y en virtud de las circunstancias del caso, tomando en cuenta que la falta de Contestación y personación por parte del Demandado, no implica per se una resolución favorable para la otra parte (punto 4.6. de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0” o en inglés “WIPO Overview 2.0”). A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante ha venido realizando un uso continuado de sus derechos marcarios registrados que han determinado su calificación como marca renombrada. La marca PEPSI es conocida en todo el mundo y se encuentra protegida en numerosísimos países. Así, tras los más de cien años promocionando su marca la Demandante ha logrado alcanzar un nivel de conocimiento del público que ha merecido tal carácter de “renombrada”.
Por otra parte, en febrero de 2012 la Demandante anunció el lanzamiento de la campaña publicitaria “Puede ser Pepsi” en los principales canales de televisión y, posteriormente en el mes de marzo la campaña se realizó mediante carteles, vallas y otros soportes publicitarios. La Demandante solicitó las marcas españolas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas correspodientes a dicha campaña con fecha 10 y 18 de abril de este año. Las solicitudes se encuentran aún pendientes de resolución por dicho organismo.
La Demandante registró el nombre de dominio en disputa con fecha de 23 de marzo de 2012, poco tiempo después de que la Demandante anunciara su campaña publicitaria.
Pues bien, el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con las marcas PEPSI de la Demandante en la medida de que las reproduce integramente.
Por tanto, queda probado por la Demandante el cumplimiento de este primer requisito del artículo 4.a.i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
Como es sabido, el peso de la carga de la prueba reside en la Demandante. No obstante, la apreciación de este requisito quedará probada por el hecho de que la Demandante haya logrado establecer prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. La razón por las que anteriores decisiones siguen este criterio se fundamenta en el hecho de que si la obligación de aportar prueba residiera de manera exclusiva en la Demandante, se abocaría a la denominada “prueba negativa”, exigiéndole información o elementos de prueba que normalmente se encontrarán en poder del Demandado. Por tanto, a la Demandante se le exige aportar elementos de prueba por los que prima facie supongan una falta de derechos o intereses legítimos del Demandado. Cumpliéndose lo anterior, la carga de demostrar derechos o intereses legítimos se traslada al Demandado. En el presente caso, éste no ha contestado a la Demanda.
Con todo, este Experto entiende que habida cuenta del carácter renombrado de la marca, el momento en el que se producen el anuncio de la campaña frente a la solicitud del nombre de dominio en disputa, así como el hecho de que se reproduzca exactamente en el nombre de dominio el nombre de la campaña así como la ausencia de uso que se hace en este momento del nombre de dominio en disputa, implica a juicio de este Experto una ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado.
Por lo anteriormente expuesto, este Experto considera cumplido el segundo requisito del parágrafo 4(a)(ii) de la Política, a su vez de acuerdo con lo establecido por el punto 2.1. del WIPO Overview 2.0. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El párrafo 4(b) de la Política fija una serie de circunstancias que constituyen prueba del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio. Sin embargo, tales supuestos constituyen una lista meramente enunciativa. Pues bien, este Experto considera que de las pruebas y alegaciones que constan en el Expediente debe calificarse como mala fe del Demandado, tanto el registro, como la utilización del nombre de dominio en disputa .
En primer lugar, debe partirse del uso continuado de las marcas por la Demandante que han determinado que deban calificarse como renombradas, tanto en España como en el resto del mundo. Por tanto, partiendo de dicho carácter renombrado, debe inferirse que el Demandado debía ser perfecto conocedor de la previa existencia de la marca PEPSI al momento del registro del nombre de dominio en disputa. Este sentido, numerosas decisiones han entendido que la apropiación de una marca universalmente conocida puede en ciertas circunstancias constituir per se prueba suficiente de un registro de mala fe. Así PepsiCo, Inc. v. “null”, aka Alexander Zhavoronkov,Caso OMPI No. D2002-0562.
Por otra parte, alega la Demandante que la utilización del nombre de dominio en disputa es de mala fe en la medida de que el sitio web “incluye observaciones peyorativas sobre el producto y sobre la empresa” y, que la reproducción exacta del lema de su campaña como nombre de dominio constituyen una flagrante violación de la propiedad industrial que no cabe justificarlo sobre la base de un derecho a la libre crítica. Por lo que se refiere a este tercer requisito, efectivamente, el Experto considera que el derecho a la libertad de expresión no debe extenderse necesariamente al derecho a efectuar el registro y utilización de un nombre de dominio idéntico o confusamente similar a una marca de titularidad de la Demandante. En el presente caso el Demandado se encuentra utilizando el lema de una marca, anunciada públicamente y, pendiente de su reconocimiento como marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. No obstante, por razón de lo expuesto en el punto 7.A anterior así como por la más que aparente conexión existente entre el anuncio de la campaña y la posterior solicitud del nombre de dominio en disputa, se está produciendo una apariciencia tal a los usuarios de Internet que, da lugar a que el Demandado se está haciendo pasar por la Demandante en cuanto titular de la marca. Por tanto, debe calificarse como de mala fe la utilización realizada por el Demandado.
A mayor abundamiento, este Experto ha comprobado que en la actualidad existe un “uso pasivo” por el Demandado. Efectivamente, el nombre de dominio en disputa ya no dirige a sitio web alguno por lo que el Demandado lo tiene de manera pasiva. Con cuanto antecede, es criterio asentado en decisiones previas en base a la Política, que el uso pasivo de un nombre de dominio que incorpora una marca notoria o renombrada no evita que tal uso sea calificado como de mala fe, en los términos del artículo 4(a)(iii) de la Política. En este sentido, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003.
Y, finalmente, la fecha de solicitud del nombre de dominio en disputa poco tiempo después del lanzamiento de la campaña publicitaria “Puede Ser Pepsi” por la Demandante es indiciaria de la mala fe del Demandado. Así, Forest Laboratories, Inc. v. Mcse Braindumps / Leif Nissen,Caso OMPI No. D2007-1494.
Por tanto, debemos concluir que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y es utilizado de mala fe en los términos del artículo 4(a)(iii) de la Política. 8. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Expertos ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 25 de Julio de 2012
Full & Egal Universal Law Academy