La Requérante est MBN GmbH, Friedberg, Allemagne, représenté par Bettinger Schneider Schramm Patent- und Rechtsanwälte, Allemagne.
Le Défendeur est Yahiaoui Rachid, Villeneuve la Garenne, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est OVH. 3. Rappel de la procédure
Une Plainte a été déposée par MBN GmbH auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 15 mai 2012.
En date du 15 mai 2012, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. A la même date, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
En date du 25 mai 2012, le Centre a informé la Requérante que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le français, et l’a invité à fournir la preuve, soit d’un accord entre les parties prévoyant que la procédure se déroule en anglais, soit de déposer une plainte traduite en français ou justifier par des éléments matériels que la procédure devrait être conduite en anglais.
En date du 29 mai 2012 le Centre a reçu une demande de la Requérante pour que l’anglais soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas déposé des observations à ce sujet.
En date du 6 juin 2012, le Centre a accusé réception de la demande de la Requérante du 29 mai 2012, l’informant du fait que la plainte rédigée en anglais était acceptée par le Centre, qu’il serait loisible au Défendeur de répondre soit en français, soit en anglais, mais qu’il appartiendrait à la Commission administrative de se prononcer quant à la langue de la procédure.
Le Centre a vérifié que la Plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 7 juin 2012, une notification de la Plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.
Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 juin 2012. Le Défendeur n’a pas fait parvenir une réponse formelle, mais a fait parvenir une communication informelle le 25 mai 2012.
En date du 6 juillet 2012, le Centre a nommé dans le présent litige comme expert unique Philippe Gilliéron. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits
La Requérante est une société fondée en 1988 qui est active dans le design, la fabrication et la promotion de technologie d’éclairage, plus particulièrement LED et composants y relatifs. Elle a des bureaux tant en Allemagne qu’en Autriche.
La Requérante a conclu un accord de partenariat avec la société Philips. Elle distribue ses produits en France à travers de la société ASL France et déploie au surplus des activités philanthropiques; elle a notamment récemment sponsorisé l’exposition "Cutting Dreams" de Johannes Kriesche, et est fréquemment présente dans les foires de commerce en Europe, dont INLIGHT EXPO tenue en 2010 à Lyon, en France.
La Requérante est titulaire de la marque internationale (No. 0921936) PROLED, enregistrée le 21 mars 2007 en classes 9 et 11 de la Classification de Nice, ainsi que de la marque de base allemande du même nom (No. 30658621) enregistrée le 27 novembre 2006 pour ces mêmes classes, avec une date de priorité remontant au 21 septembre-2006.
Par décision du 23 avril 2012, l’AFNIC a d’ores et déjà eu l’occasion de se prononcer en faveur de la Requérante concernant le transfert du nom de domaine , au bénéfice d’un accord intervenu en ce sens entre les parties alors en présence (affaire No. FR-2012-00051).
La Requérante conduit ses activités en ligne pour l’essentiel à partir du nom de domaine , qu’elle a enregistré le 4 septembre 2001. Elle détient également les noms de domaine , , et , ainsi que 33 extensions de noms de domaine enregistrés dans des domaines de premier niveau géographiques, dont et .
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 28 décembre 2011, qui conduit à une page à l’heure actuelle inactive faisant mention de la marque de la Requérante avec la mention figurant au-dessus "Site en construction" avec une adresse email "[…]@".
Le 9 mars 2012, la Requérante a adressé au Défendeur une lettre de mise en demeure, dans laquelle la Requérante attirait l’attention du Défendeur sur l’existence de ses droits et l’invitait à solliciter la radiation du nom de domaine litigieux d’ici au 10 avril 2012. Par email du 1er avril 2012, le Défendeur s’est contenté d’adresser à la Requérante l’email suivant : "I do not understand what necks say what is the problem with proledfrance?". 5. Argumentation des parties A. Requérante
La Requérante allègue tout d’abord le fait que le nom de domaine litigieux reprend sa marque PROLED à l’identique, auquel est adjoint une simple indication de provenance en la dénomination "France" qui ne saurait exclure le risque de confusion résultant de la reprise de sa marque.
La Requérante poursuit en soulignant le fait que le Défendeur n’a aucun droit ni d’intérêt légitime en relation avec le nom de domaine litigieux . La Requérante n’a jamais concédé de droit ni d’autorisation au Défendeur pour enregistrer le nom de domaine litigieux. Rien ne prouve que le Défendeur ait jamais effectué quelque préparatif que ce soit de bonne foi en relation avec un usage éventuel du nom de domaine litigiuex, ce qui paraît d’autant plus douteux compte tenu du caractère notoire de la marque de la Requérante, que le Défendeur ne pouvait ignorer. Rien ne prouve enfin que le Défendeur serait connu sous cette dénomination.
Enfin, la Requérante fait valoir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il est utilisé de mauvaise foi. Compte tenu de la notoriété de la marque PROLED, il est inconcevable que le Défendeur n’en ait pas eu connaissance au moment où il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux . En enregistrant ce nom de domaine, le Défendeur cherchait manifestement à tirer parti de la réputation de la Requérante, que ce soit dans l’optique de créer une activité comparable à celle de la Requérante, ou dans celle d’utiliser une boîte email en se faisant passer pour la Requérante et susciter ainsi un risque d’association trompeur dans l’esprit des internautes, comme le souligne l’adresse "contact@". Rien n’exclut non plus que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans l’espoir d’obtenir une offre de rachat de la part de la Requérante. Quoi qu’il en soit, rien ne permet d’envisager quelque usage de bonne foi que ce soit. B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas déposé une réponse formelle, se contentant en tout et pour tout d’adresser le 25 mai 2012 au Centre l’email suivant :
" Je ne comprends pas ce que vous voulez, j’ai payé à gandi le nom de domaine proled. Quel est le problème avec mon nom de domaine? J’ai besoin de ce nom pour travailler, j’ai lancer une grande campagne de pub pour faire connaître proled et la je comprend pas vos mails. Vous voulez travaillez avec moi? Vous voulez me racheter mon nom de domaine? Vous voulez que j’abandonne mon nom de domaine? Je comprend pas du tout ce que vous voulez soyez plus clair svp. Merci". 6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir:
(i) si le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits; et
(ii) si le Défendeur n’a aucun droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine; et
(iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.
A titre liminaire, il convient toutefois de résoudre la question de la langue de la procédure, dans la mesure où la Requérante souhaite voir la procédure se dérouler en anglais, en dépit du fait que le contrat d’enregistrement est rédigé en français. A. Langue de la procédure
Aux termes du paragraphe 11(a) des Principes directeurs, "sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative".
En l’espèce, la Requérante n’a pas établi qu’il y aurait eu quelque accord que ce soit entre les parties pour que la langue de la procédure soit l’anglais. La Requérante se contente d’alléguer que les communications entre les parties seraient intervenues en anglais, langue que le Défendeur maîtriserait. L’anglais serait au surplus une langue neutre, n’étant ni celle de la Requérante, ni celle du Défendeur. Il serait au surplus plus simple et efficient de procéder en anglais.
La Commission administrative considère les deux derniers arguments soulevés par la Requérante comme étant dénués de pertinence. Le paragraphe 11(a) des Principes directeurs retient expressément comme critère déterminant pour apprécier de la langue de la procédure celle du contrat d’enregistrement. Si les initiateurs de la UDRP avaient opté pour une langue devant être neutre, ou pour une langue jugée plus efficiente – avec des critères toujours discutables -, ils l’auraient fait. Le fait qu’ils aient délibérément opté pour un critère simple d’application qu’est celui de la langue du contrat d’enregistrement ne permet dès lors pas de prendre en considération les arguments de la Requérante.
Cette dernière allègue au final que les communications échangées entre les parties l’auraient été en anglais, langue que le Défendeur maîtriserait. La Commission administrative ne partage pas cet avis. La seule communication émise par le Défendeur consiste en un email du 1er avril 2012, aux termes duquel le Défendeur indique bien au contraire "I do not understand", l’email qu’il a adressé au Centre le 25 mai 2012 étant au surplus rédigé en français.
On ne saurait dès lors considérer que le Défendeur maîtrise l’anglais. Aucune circonstance ne justifiant de déroger au principe suivant lequel la langue de la procédure doit être celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative au vu des circonstances d’espèce considère que la décision sera rendue en français. B. Identité ou similitude prêtant à confusion
Selon le paragraphe 4(a)(i), la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits.
En l’espèce, il est établi que la Requérante est titulaire de marques verbales allemande et internationale PROLED.
Il est largement admis que le fait de reprendre à l’identique la marque d’un tiers dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce nom est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la partie requérante a des droits (voir, par exemple: Uniroyal Engineered Products, Inc. v. Nauga Network Services,Litige OMPI No. D2000-0503; Thaigem Global Marketing Limited v. Sanchai Aree,Litige OMPI No. D2002-0358; F. Hoffmann-La Roche AG v. Relish Entreprises, Litige OMPI No. D2007-1629).
Cela vaut d’autant plus lorsque la marque constitue l’élément prédominant du nom de domaine litigieux, et que l’élément ajouté constitue un terme descriptif.
Ainsi en va-t-il en l’espèce. L’adjonction de l’indication de provenance "France" est purement descriptive et ne saurait à l’évidence exclure le risque de confusion résultant de la reprise à l’identique de la marque PROLED dont la Requérante est titulaire (voir, parmi d’autres: Playboy Entreprises International, Inc. v. Zeynel Demirtas,Litige OMPI No. D2007-0768; Inter-IKEA Systems B.V. v. Evezon Co. Ltd,Litige OMPI No. D2000-0437; Dell Computer Corporation v. MTO C.A. and Diabetes Education Long Life,Litige OMPI No. D2002-0363). Cette adjonction tend au contraire à renforcer l’existence d’un risque de confusion, en faisant croire aux internautes de manière erronée qu’il existerait des relations d’affaires entre la Requérante et le Défendeur, ce qui n’est nullement le cas.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie. C. Droits ou intérêts légitimes
Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), la Requérante doit démontrer que le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Dans Do The Hustle, LLC v. Tropic Web,Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où la partie requérante a allégué que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine, c’est à la partie défenderesse qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits. Partant, il suffit que la partie requérante établisse prima facie que la partie défenderesse ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour renverser le fardeau de la preuve et laisser à la partie défenderesse le soin d’établir ses droits. A défaut, la partie requérante est présumée avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir le paragraphe 2.3 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition, "Synthèse, version 2.0").
Tel est le cas en l’espèce. La Requérante a allégué n’avoir jamais consenti de droit ni d’autorisation au Défendeur en relation avec l’enregistrement et l’exploitation d’un nom de domaine reprenant sa marque. Or, le Défendeur ne fournit aucune explication quant au choix du nom de domaine litigieux. S’il évoque certes dans son email du 25 mai 2012 envisager une activité sous cette dénomination et s’être lancé dans une campagne publicitaire, il ne produit cependant aucune pièce à l’appui susceptible de venir étayer ses allégations. Le Défendeur ne saurait à l’évidence tirer parti d’une prétendue incompréhension, dès lors que le Centre a pris la peine d’adresser sa communication du 25 mai 2012 tant en anglais qu’en français, langue du contrat d’enregistrement, invitant au surplus le Défendeur à procéder à son choix en anglais ou en français. Rien ne justifie dès lors que le Défendeur se soit contenté de ce simple email, qui ne saurait à l’évidence emporter la conviction de la Commission administrative.
Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite. D. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), la Requérante doit démontrer que le Défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litiguex de mauvaise foi.
L’enregistrement de mauvaise foi présuppose que le Défendeur connaissait la marque de la Requérante. En l’espèce, la Commission administrative peine à croire que le Défendeur n’aurait pas eu connaissance de la marque de la Requérante. Bien que le site soit "en construction", il reprend la marque de la Requérante à l’identique, en précisant que le Défendeur est un "spécialiste en éclairage et jeux de lumière", soit une activité directement concurrente de celle de la Requérante. Rien ne permet d’expliquer le choix d’un nom de domaine qui correspond en tous points à la marque de la Requérante.
Il ne fait aucun doute dans l’esprit de la Commission administrative que le Défendeur connaissait pertinemment la marque de la Requérante lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux et que, comme l’allègue du reste la Requérante elle-même, il entendait tirer profit du rapport d’affiliation ainsi créé dans l’esprit des utilisateurs en indiquant une adresse email "[…]@" susceptible de prêter à confusion, que ce soit dans l’optique de promouvoir ses propres activités ou de chercher à revendre d’une manière ou d’une autre le nom de domaine litigieux à la Requérante.
En l’absence d’explications plausibles soulevées par le Défendeur, ce dernier, qui a fait défaut, doit ici supporter les conséquences de sa négligence.
Partant, la Commission administrative considère que le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est également réalisé. 7. Décision
Pour les raisons précédentes, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré à la Requérante.
Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 10 juillet 2012
Full & Egal Universal Law Academy