La Ricorrente è Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. di Parma, Italia, rappresentato dallo Studio Barbero, Italia.
La Resistente è Future City di Salvaderi Enea Ditta Individuale di Cortemaggiore, Italia. 2. I nomi a dominio e l’ente di registrazione
I nomi a dominio contestati, , e , sono registrati presso la società Tucows Inc. 3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 25 maggio 2012 via email. Il 29 maggio 2012, il Centro ha trasmesso via email a Tucows Inc. una richiesta di verifica dei dati relativi ai nomi a dominio contestati. Il 29 maggio 2012, Tucows Inc. ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui sono state confermate le informazioni di contatto.
In data 8 giugno 2012, il Centro ha trasmesso una notifica per quanto riguarda la lingua della procedura alle parti. In data 8 giugno 2012, la Ricorrente ha richiesto che la procedura fosse svolta in italiano. In data 11 giugno 2012, la Resistente ha confermato di essere d’accordo che la presente procedura sia svolta in italiano.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
In data 18 giugno 2012, il Centro ha notificato il Ricorso. La Risposta doveva essere inviata al Centro entro l’8 luglio 2012. La Resistente non ha fatto pervenire una risposta formale, ma ha inviato una comunicazione informale via email in data 19 giugno 2012. In data 10 luglio 2012, il Centro ha informato le parti dell’inizio della procedura di nomina del Collegio amministrativo.
Il Centro ha nominato, in data 17 luglio 2012, Eva Fiammenghi quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Membro Unico del Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Membro Unico del Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme. 4. I presupposti di fatto
La Ricorrente è una nota società italiana affermata nel campo della produzione di pasta da più di 150 anni.
Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. è oggi tra i primi gruppi alimentari italiani, leader nel mercato della pasta nel mondo: produce in 25 stabilimenti (20 in Italia e 5 all’estero) e gestisce direttamente 6 mulini che forniscono il 70% della materia prima occorrente.
La Ricorrente è il titolare delle seguenti registrazioni di marchio che riproducono il marchio BARILLA:
- Registrazione di Marchio italiano No. 899753 per BARILLA (marchio figurativo), richiesta il 13 giugno 2003, concessa il 26 giugno 2003, nelle classi 29, 30, 35 e 43;
- Registrazione di Marchio italiano No. 1241330 per BARILLA (marchio figurativo), richiesta il 6 ottobre 2009, concessa il 26 gennaio 2010, nelle classi 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35 e 43;
- Registrazione di Marchio italiano No. 1273660 per BARILLA (marchio denominativo), del 20 giugno1997, debitamente rinnovata, nelle classi 29 e 30;
- Registrazione di Marchio italiano No. 1291538 per BARILLA (marchio figurativo), del 5 ottobre 2000, debitamente rinnovata, nelle classi 30 e 42;
- Registrazione di Marchio italiano No. 846175 per BARILLA (marchio figurativo), del 26 settembre 1968, debitamente rinnovata, nelle classi 5 e 30;
- Registrazione di Marchio comunitario No. 3208758 per BARILLA (marchio figurativo), del 3 gennaio 2007, nelle classi 29, 30, 35 e 43;
- Registrazione di Marchio comunitario No. 8585747 per BARILLA (marchio denominativo), del 22 febbraio 2010, nelle classi 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35 e 43;
- Registrazione di Marchio internazionale No. 349555 per BARILLA (marchio figurativo), del 26 settembre 1968, debitamente rinnovata, nelle classi 5 e 30;
- Registrazione di Marchio internazionale No. 675652 per BARILLA (marchio denominativo), del 20 giugno 1997, debitamente rinnovata, nelle classi 29 e 30;
- Registrazione di Marchio internazionale No. 815202 per BARILLA (marchio figurativo), del 7 agosto 2003, nelle classi 29, 30, 35 e 43.
La Ricorrente è, inoltre, titolare dei seguenti nomi a dominio:
- ;
- .
La Resistente ha registrato i seguenti nomi a dominio contestati:
- in data 19 marzo 2011;
- in data 9 febbraio 2012;
- in data 9 febbraio 2012. 5. Argomentazioni delle parti A. Ricorrente
ll Collegio viene informato che la Ricorrente è presente nel mercato dei pastifici sin dal 1877 anno in cui Pietro Barilla apre a Parma il primo negozio di pasta e pane. Da allora, si è avuto un continuo sviluppo fino a che il negozio di pasta e pane non è diventato uno tra i primi gruppi alimentari italiani, leader nel mercato della pasta nel mondo.
La Ricorrente è titolare di molti marchi italiani, comunitari ed internazionali costituiti dalla dicitura “Barilla”.
La stessa ritiene che i nomi a dominio contestati sono identici al suo marchio BARILLA.
La Ricorrente dichiara di aver contattato la Resistente, tramite il suo legale, in via non ufficiale per la cessione del nome a dominio e successivamente con una lettera di diffida richiedendo il trasferimento immediato del nome a dominio contestato .
La Resistente rispondeva alla richiesta di acquisto del nome a dominio con l’indicazione di un costo pari ad EUR 400,00, costo ritenuto eccessivo dalla Ricorrente.
Alla lettera di diffida la Resistente rispondeva sostenendo che il nome a dominio contestato era stato registrato per un suo cliente, “Sig. Barilla che realizza Pasta per le mani (non so se la conosce é la classica pasta che utilizzano nei capannoni industriali)”.
Lo scambio di email ha evidenziato che la Resistente non vanta alcun diritto nè interesse legittimo sul nome a dominio contestato, in quanto non ha dato alcuna prova replicando invece che l’avrebbe fatto in una sede più opportuna.
La Ricorrente inoltre afferma che i nomi a dominio contestati vengono reindirizzati verso pagine pay-per-click contenenti link commerciali verso siti terzi, anche di società concorrenti con la Ricorrente. Lo scopo è di generare ricavi per il Registrar e/o per il titolare dei nomi a dominio contestati. B. Resistente
La Resistente non ha risposto in modo esaustivo al Ricorso della Ricorrente. In una email del 19 giugno 2012, le Resistente ha affermato, tra le altre cose, di non aver “registrato nessun dominio in mala fede”.
La Resistente non ha, in modo ufficiale, sottoposto alcun argomento a propria difesa e non ha né contestato né richiesto il rigetto di quanto dichiarato dalla Ricorrente.
Il Collegio pertanto, in conformità a quanto disposto dall’articolo 14(a) e (b) delle Norme, dovrà procedere ad una decisione sulla base delle dichiarazioni riportate nel Ricorso dalla Ricorrente che potranno essere considerate dal Collegio, nella sua decisione, come sufficientemente provate e quindi corrispondenti a verità. 6. Motivi della decisione
L’articolo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia, ossia il Collegio deve decidere un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti in conformità con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile.
L’articolo 4(a) della Policy elenca tre elementi che il ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal resistente debba essere cancellato o trasferito al ricorrente:
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanti diritti; ed
(ii) il resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio; ed
(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.
Questione preliminare: lingua della procedura
La Ricorrente ha presentato il Ricorso in lingua italiana. A seguito della comunicazione con la quale il Centro ha informato la Ricorrente che la lingua del contratto di registrazione indicata dal Registrar competente è l’inglese, la Ricorrente ha richiesto che la procedura fosse svolta in italiano. Considerato che la Resistente ha confermato di essere d’accordo che la presente procedura sia svolta in italiano, il Collegio non ha nulla in contrario a che la presente procedura si svolga in lingua italiana. Pertanto il Collegio, ai sensi dell’articolo 11(a) delle Norme, procede alla redazione della presente decisione in lingua italiana. A. Identità o somiglianza del nome a dominio contestato con il marchio della Ricorrente
Per quanto concerne il primo dei tre elementi di cui sopra, il Collegio ritiene che la Ricorrente abbia adeguatamente documentato di essere titolare dei diritti sulla dicitura “Barilla” con particolare rilevanza per i prodotti della pasta, supportato da ultimo dalla registrazione di numerosi marchi italiani ed internazionali.
Il Collegio pertanto considera che i nomi a dominio contestati , e incorporano integralmente il marchio della Ricorrente, con l’aggiunta del termine generico “pasta”.
Ad avviso del Collegio, i nomi a dominio contestati sono senz’altro confondibili con i suddetti marchi. L’aggiunta di un termine generico non vale infatti ad escludere tale confondibilità (Parfums Christian Dior contro 1 Netpower, Inc.,Caso OMPI No. D2000-0022; Dolce & Gabbana S.r.l. contro Agnes Varga, Caso OMPI No. D2004-0482).
Il Collegio considera che l’indicazione del termine generico “pasta” all’interno dei nomi a dominio contestati in questo caso rafforzi ancora di più la confondibilità di essi con il marchio della Ricorrente.
Il Collegio ritiene quindi provata la prima condizione di cui al l’articolo 4(a)(i) della Policy. B. Assenza di diritti o di interessi legittimi della Resistente in relazione ai nomi a dominio contestati
La Resistente non ha presentato alcuna replica formale al presente Ricorso ed ha pertanto rinunciato a far valere eventuali circostanze a sostegno di un proprio e precedente diritto, titolo o interesse legittimo sui nomi a dominio contestati, come sarebbe invece stato suo diritto in applicazione dell’articolo 5 delle Norme.
In considerazione di quanto sopra, e sulla base delle dichiarazioni della Ricorrente, la Resistente non vanterebbe alcun diritto né interesse legittimo in relazione ai nomi a dominio contestati, né risulterebbe connessa o affiliata con la Ricorrente, né in altro modo autorizzata all’utilizzo della dicitura in esame.
In considerazione di ciò, il Collegio conclude che la Ricorrente abbia soddisfatto quanto richiesto dall’articolo 4(a)(ii) della Policy in merito alla dimostrazione dell’assenza di alcun diritto o interesse legittimo della Resistente sui nomi a dominio contestati , e . C. Registrazione e Uso in Malafede
L’articolo 4(b) della Policy prevede che, ai fini dell’articolo 4(a)(iii) della Policy, le seguenti circostanze, qualora siano ritenute presenti dal Collegio, possano essere considerate come prove di registrazione ed uso in malafede di un nome a dominio:
(i) circostanze indicanti che il resistente ha registrato o acquisito il nome a dominio con il fine primario
di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare dei diritti sul marchio corrispondente o ad un concorrente di quest’ultimo per una cifra superiore al suo costo; o
(ii) il resistente ha registrato il nome a dominio allo scopo di impedire al titolare dei diritti sul marchio corrispondente di utilizzare quest’ultimo come nome a dominio; o
(iii) il resistente ha registrato il nome a dominio con il fine primario di ostacolare l’attività commerciale di un concorrente; o
(iv) il nome a dominio viene intenzionalmente usato da parte del resistente in modo tale da attirare verso il proprio sito web gli utenti di Internet a scopo di lucro, creando confusione con il marchio di titolarità del ricorrente in merito all’origine del sito web o dei prodotti e/o servizi del resistente o dando l’impressione che vi sia un legame tra l’attività del resistente e quella del ricorrente.
Sulla base di quanto affermato dalla Ricorrente e dalla documentazione prodotta deve ritenersi accertato che, nel caso in esame, la Resistente abbia avuto come scopo quello di rivendere i nomi a dominio contestati a costi sicuramente più alti rispetto ai costi vivi di registrazione normalmente praticati sul mercato.
I nomi a dominio contestati vengono inoltre reindirizzati verso pagine web dove gli utenti di Internet possono trovare una serie di link commerciali verso siti terzi. La Resistente pertanto verosimilmente percepisce delle commissioni ogni qualvolta un utente di Internet visita i siti web corrispondenti e clicca su uno dei link commerciali ivi presenti.
In considerazione di quanto sin qui esposto, il Collegio ritiene che la Ricorrente abbia dimostrato ai sensi della Policy, articolo 4(b)(iv), che la Resistente ha registrato e usato i nomi a dominio contestati in malafede. 7. Decisione
Per i motivi sopra esposti e ai sensi degli articoli 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone il trasferimento dei nomi a dominio contestati , e alla Ricorrente.
Eva Fiammenghi
Membro Unico del Collegio
Data: 18 luglio 2012
Full & Egal Universal Law Academy