El Demandante es Empresas Públicas de Medellín, E.S.P. con domicilio en Medellín, Antioquia, Colombia, representado por Mauricio Pinzón Pinzón, de Pinzón Pinzón & Asociados, Colombia.
El Demandado es Carlos Andrés Montoya Osorio, con domicilio en Bogotá, D.C., Colombia. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Directi Internet Solutions Pvt. Ltd. d/b/a PublicDomainR. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de mayo de 2012. El 30 de mayo de 2012, el Centro envió a Directi Internet Solutions Pvt. Ltd. d/b/a PublicDomainR vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 6 de junio de 2012, Directi Internet Solutions Pvt. Ltd. d/b/a PublicDomainR envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 7 de junio de 2012. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de junio de 2012.
Mediante comunicación vía correo electrónico del 7 de junio de 2012, la Demandante solicitó al Centro que la información del procedimiento le fuera suministrada en español. El Centro le informó que, de conformidad con el Párrafo 11 del Reglamento, el idioma del procedimiento administrativo debe ser el mismo del Acuerdo de Registro, a menos que el Experto determine lo contrario con base en las circunstancias del procedimiento. El Centro en consecuencia le informó que, de conformidad con la información suministrada por el Registrador el 6 de junio de 2012, el idioma del Acuerdo de Registro es el inglés. Sin embargo, el Registrador mediante comunicación vía correo electrónico del 19 de junio de 2012 (enviada únicamente a las partes), aclaró que el idioma del Acuerdo de Registro que gobierna al nombre de dominio en disputa es el español.
La Respuesta fue presentada ante el Centro el 21 de junio de 2012.
El 27 y 28 de junio de 2012, el Centro recibió comunicaciones por correo electrónico tanto de la Demandante como del Demandando, respectivamente, que fueron consideradas por el Centro como argumentos adicionales.
El Centro nombró a Fernando Triana como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 4 de julio de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El nombre de dominio en disputa se registró el 28 de julio de 2010. 4. Lenguaje del procedimiento
El párrafo 11 del Reglamento dispone: Idioma de los procedimientos
a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.
De conformidad con la norma citada, el idioma del procedimiento debe ser el español, puesto que éste es el idioma del Acuerdo de Registro suscrito por Directi Internet Solutions Pvt. Ltd. d/b/a PublicDomainR y el Demandado, de conformidad con la información que el Registrador suministró al Centro el 19 de junio de 2012.
Adicionalmente, tanto el Demandante como el Demandando están domiciliados en la República de Colombia, cuyo idioma oficial es el español, y por lo tanto, se presume que las partes de este procedimiento administrativo dominan este idioma. 5. Antecedentes de Hecho
El Demandante es una empresa de servicios públicos de origen colombiano, legalmente constituida hace 57 años, que presta servicios de energía eléctrica, gas natural, agua potable, alcantarillado y servicios de telecomunicaciones (incluidos el servicio de suministro de Internet, de telefonía y de televisión por cable, etc.) en varias regiones del territorio colombiano.
El Demandante es una de las compañías más grandes de Colombia, y es la cabeza de un grupo empresarial que se compone por doce (12) compañías y que tiene participación en el patrimonio de otras ocho (8) relacionadas con los servicios de energía eléctrica y agua potable. Su afiliada, EPM Telecomunicaciones, opera bajo el nombre “UNE” y en la actualidad controla siete compañías en varias ciudades del país. UNE /EPM Telecomunicaciones presta servicios de telecomunicaciones, incluido el suministro de Internet, y su sitio de Internet principal es “’’'. 6. Alegaciones de las Partes A. Demandante
1. El Demandante es el titular en Colombia desde el año 2006 los siguientes registros marcarios, de conformidad con los certificados presentados como Anexos 3 y 4 de la Demanda:
1.1. UNE (mixta)
Clase 38 Internacional.
Certificado de Registro No. 349374 concedido el 26 de diciembre de 2006.
Cobertura; Servicios de Telecomunicaciones.
Vigente hasta el 26 de diciembre de 2016.
1.2. TE UNE (mixta)
Clase 38 Internacional.
Certificado de Registro No. 409039 concedido el 31 de agosto de 2006.
Cobertura; Servicios de Telecomunicaciones.
Vigente hasta el 31 de agosto de 2016.
1.3. T-UNE (mixta)
Clase 38 Internacional.
Certificado de Registro No. 349343 concedido el 14 de diciembre de 2006.
Cobertura; Servicios de Telecomunicaciones.
Vigente hasta el 14 de diciembre de 2016.
2. El Demandante ha usado las marcas UNE (mixta), TE UNE (mixta) Y T-UNE (mixta) (en adelante “las marcas”) en el mercado colombiano desde el año 2006.
3. El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado el 28 de julio de 2010, de conformidad con la información suministrada por la base de datos pública WhoIs, presentada como Anexo 1 de la Demanda.
4. El 3 de agosto de 2010 el Demandado solicitó el registro de la marca INTERNETEUNE (nominativa) ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la Oficina de Marcas colombiana, para cubrir servicios de telecomunicaciones, comprendidos en la clase 38 internacional. El Demandante oportunamente presentó oposición en contra de dicha solicitud de registro. La Oficina de Marcas colombiana declaró fundada la oposición del Demandante, y negó el registro de la marca INTERNETEUNE (nominativa) en la clase 38 internacional, puesto que la consideró similarmente confundible con las marcas anteriores del Demandante.
5. En la Resolución mediante la cual la se negó el registro de la marca INTERNETEUNE (NOMINATIVA) solicitado por el Demandado (incluida como Anexo 5 de la Demanda), la Superintendencia de Industria y Comercio concluyó que la simple adición de la palabra “Internet” no le aporta distintividad al conjunto marcario, puesto que se trata de una palabra comúnmente usada para los servicios de la clase 38 internacional, por lo tanto, la distintividad de la marca solicitada a registro recae sobre las palabras “te une” y “une”.
6. En el caso que nos ocupa, el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca solicitada por el Demandado en el año 2010. La única diferencia que se presenta entre ellos es la adición del dominio de primer nivel (gTLD) “.com”. Sin embargo, la adición del gTLD “.com” no elimina la similitud entre la marca y el nombre de dominio en disputa.
7. El nombre de dominio en disputa es similar a las marcas del Demandante. Lo anterior, por cuanto la inclusión de la palabra “Internet” en el dominio de segundo nivel (“interneteune”) no tiene la capacidad de eliminar su similitud con las marcas, máxime cuando “Internet” es una palabra comúnmente utilizada para identificar los servicios de telecomunicaciones cubiertos por las marcas.
8. El Demandado carece de derechos y de intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa porque: i) El Demandante no le ha licenciado el uso, ni lo ha autorizado a usar sus marcas, y ii) el Demandado no es conocido comercialmente por el nombre de dominio en disputa ni ninguna otra expresión similar.
9. Además, el nombre de dominio en disputa dirige a un sitio de Internet que contiene varios enlaces (“links”), que a su vez dirigen a diferentes proveedores de servicios online (como cuentas de correo electrónico, registradores de nombres de dominio, blogs, etc.). En este sitio, el nombre “interneteune” no es visible en ninguna parte. El Demandante concluye que éste puede ser un caso de “parqueo de dominio”, en donde un ciberocupador (el Demandado) espera que el legítimo titular de las marcas lo contacte para hacerle una oferta por su transferencia. O simplemente, es un caso en donde el Demandado ha hecho uso intencional de las marcas del Demandante para atraer, confundir y obtener ganancias de los usuarios de Internet que buscan los servicios del Demandante en la red.
10. El Demandante es una de las empresas de servicios públicos más grandes de Colombia, la segunda con el mayor número de activos en el país. Por lo tanto, es bastante improbable que un hombre de negocios desconozca su existencia, su servicio de suministro de Internet y a su campaña publicitaria denominada “te une”. Dentro de este contexto, es claro que el Demandado intenta obtener una ventaja ilegítima del nombre de dominio en disputa , lo cual excluye que éste sea o haya sido usado de buena fe.
11. La inclusión de una marca notoria en un nombre de dominio es per se indicativo de registro de mala fe. Dada la magnitud del Demandante y sus negocios en Colombia, no queda duda que el Demandado usó las marcas, que son notorias, con la intención de atraer usuarios a su sitio de Internet y así obtener utilidades.
12. El Demandado registró el nombre de dominio pero no le ha dado ningún uso, es decir, lo tiene “parqueado”, presumiblemente mientras obtiene ganancias por comisiones de publicidad. B. Demandado
1. El nombre de dominio en disputa fue adquirido en Colombia a través del procedimiento comercial documentado en el Anexo 1 de la Respuesta.
2. El Demandado es el Representante legal de la sociedad INTERNETEUNE SAS de conformidad con el Anexo 2 de la Respuesta.
3. El Demandado reconoce que la Superintendencia de Industria y Comercio le negó el registro de la marca INTERNETEUNE en la clase 38 internacional, sin embargo, aclara que el nombre de dominio no hace mención a ninguna marca registrada. C. Argumentos Adicionales del Demandante
1. El Demandante indica que el Demandado afirma que tiene intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa porque supuestamente es el dueño de una compañía colombiana denominada INTERNETEUNE SAS., Para probar su afirmación, el Demandado adjuntó como Anexo 2 a su Respuesta, un Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad, expedido el 4 de agosto de 2010. Por lo tanto, este documento sería ideológicamente falso, puesto que un Certificado actualizado y expedido el 26 de junio de 2012 (Anexo 1 de los Alegatos Adicionales) y aportado por el Demandante demuestra que dicha sociedad fue cancelada y liquidada el 16 de abril de 2012, es decir, antes que la Demanda se presentara.
2. Para el Demandante era imposible anticipar que el Demandado fuera a presentar de mala fe un documento falso como evidencia. Por lo tanto, el Demandante le solicita al Experto i) que tenga en consideración que para este era imposible tener conocimiento de la existencia de la compañía INTERNETEUNE SAS cuando presentó la Demanda, puesto que ella ya había sido cancelada y liquidada para esa época, y además, ii) que interprete este intento del Demandado para distraerlo como un indicio de su mala fe.
3. La presentación de este Certificado de Existencia y Representación Legal por parte del Demandado constituye el delito de falsificación de documento público. D. Argumentos Adicionales del Demandado
1. El Certificado de Existencia y Representación Legal de la compañía INTERNETEUNE SAS presentado demuestra que la compañía existía cuando se solicitó y obtuvo el registro del nombre de dominio en disputa, y que por lo tanto, dicha actuación se surtió de buena fe.
2. La existencia de la persona jurídica INTERNETEUNE SAS no ha cesado a la fecha, puesto que aún no ha terminado su proceso de liquidación ante la Autoridad Nacional de Impuestos. La liquidación, además, se realizó por motivos personales. 7. Debate y conclusiones 7.1. Elementos sustanciales de la Política a tener en consideración por el Experto
El párrafo 15 del Reglamento establece que la decisión que adopte el Experto en este procedimiento administrativo deberá fundamentarse en “las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.”.
En ese mismo sentido, el párrafo 10(d) del Reglamento faculta al Experto para decidir sobre: “la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas”.
En consecuencia, el Experto dará mayor relevancia a la evidencia presentada por las partes al momento de tomar una decisión dentro del presente procedimiento administrativo, la cuál ha sido previamente estudiada en su pertinencia, conducencia y utilidad. Así, tendrán mayor valor las afirmaciones que vengan sustentadas en evidencia sobre aquellas que no cuenten con respaldo probatorio. El Experto además está facultado para obtener pruebas ex officio, o para verificar ex officio la evidencia presentada por las partes, si lo considera necesario.
La Política en su párrafo 4(a) establece los tres elementos que debe probar el Demandante para obtener la cancelación o transferencia del nombre de dominio en disputa:
(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos; y
(ii) que el Demandando no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
En la Sección A el Experto se referirá al primer elemento, para analizar y concluir si en efecto, el nombre de dominio en disputa y las marcas del Demandante son similares como afirma el Demandante; en la Sección B el Experto se pronunciará sobre los derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa , y por último en la Sección C el Experto revisará las pruebas aportadas por las partes para concluir si el Demandado registró y ha usado de mala fe el nombre de dominio en disputa . Sección A: Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión a) Existencia de una marca de titularidad del Demandante
El párrafo 4(a) de la Política le exige al Demandante probar que es el titular de una marca.
En algunas jurisdicciones de derecho anglosajón o common law, rige el sistema declarativo de adquisición de derechos de propiedad industrial. Es decir, en ellas, el derecho sobre una marca se adquiere con su uso en el comercio. En otras jurisdicciones de derecho civil, como la República de Colombia, los derechos de propiedad industrial se adquieren a través del sistema atributivo, es decir, mediante el registro concedido por la Autoridad Competente. En el caso que nos ocupa, el registro de una marca concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio (Autoridad Competente en materia de derechos de propiedad industrial en la República de Colombia), constituye evidencia prima facie de la validez del derecho que ostenta su titular, el cual lo dota de la facultad de usar la marca de manera exclusiva para identificar sus productos o servicios, y la correlativa de impedir su uso por parte de terceros no autorizados, o el uso de un signo que resulte ser similarmente confundible con ella.
El Demandante aportó prueba (Anexos 3 y 4 de la Demanda) de su titularidad sobre los siguientes certificados de registro concedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio:
- Marca UNE (mixta)
Clase 38 Internacional.
Certificado de Registro No. 349374 concedida el 26 de diciembre de 2006.
Cobertura; Servicios de Telecomunicaciones.
Vigente hasta el 26 de diciembre de 2016.
- Marca TE UNE (mixta)
Clase 38 Internacional.
Certificado de Registro No. 409039 concedida el 31de agosto de 2006.
Cobertura; Servicios de Telecomunicaciones.
Vigente hasta el 31 de agosto de 2016.
El Demandante, además, alegó ser el titular del registro de la marca T-UNE (mixta) en la Clase 38 Internacional, pero no aportó prueba de dicha titularidad. En consecuencia, el Experto revisó ex officio la base de datos en línea de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y confirmó que el Demandante también es titular del siguiente registro marcario:
- Marca T-UNE (mixta)
Clase 38 Internacional.
Certificado de Registro No. 349343 concedida el 14 de diciembre de 2006.
Cobertura; Servicios de Telecomunicaciones.
Vigente hasta el 14 de diciembre de 2016.
Los certificados de registro marcario incluidos en los Anexos 3 y 4 de la Demanda, sumados al resultado de la revisión ex officio realizada por el Experto a la base de datos en línea de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, son evidencia clara y concluyente de 1) el derecho de propiedad del Demandante sobre las marcas UNE (mixta), TE UNE (mixta) y T-UNE (mixta), y 2) del derecho exclusivo del Demandante a usarlas en relación con los servicios de telecomunicaciones comprendidos en la clase 38 internacional. b) Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión
El Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa es similar a las marcas del Demandante, con todo y que él incluye la palabra “internet” y el nombre de dominio de nivel superior (TLD) “.com”. Sin embargo, el Demandante concluye que ni la una ni el otro eliminan la similitud entre sus marcas y el nombre de dominio en disputa.
Para analizar la similitud entre una marca y un nombre de dominio, la doctrina y jurisprudencia han sido unánimes en la necesidad de excluir de la comparación al dominio de nivel superior, bien sea genérico (gTLD) o territorial (ccTLD). La razón es simple, la inclusión de los dominios de nivel superior no tiene ninguna relevancia legal, ni tampoco sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios que se ofrecen en la Internet; es simplemente un requisito de registro y de funcionamiento de cualquier nombre de dominio1. Esta conclusión, entonces, aplica para el dominio de nivel superior “.com”, que hace parte del nombre de dominio en disputa.
Decisiones previas emitidas en virtud de la Política también han concluido2 que la inclusión de términos genéricos en el dominio de segundo nivel no es suficiente para diferenciar una marca de un nombre de dominio. En este caso, el nombre de dominio en disputa incluye la palabra “internet”, que en efecto es genérica para denominar un servicio de telecomunicaciones comprendido en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.
Ahora bien, el nombre de dominio en disputa en efecto incorpora en su totalidad el elemento denominativo de las marcas UNE y TE UNE de propiedad del Demandante, marcas que según pudo verificar el Experto ex officio en el motor de búsqueda Google son asociadas con el Demandante cuando se conjugan con la palabra genérica “Internet”, que denomina uno de los servicios de telecomunicaciones incluidos en su portafolio de servicios.
En consecuencia, el nombre de dominio en disputa sí es similar a las marcas de propiedad del Demandante, hasta el punto de crear confusión.
Así las cosas, el Experto concuerda con la decisión contenida en la Resolución No. 39908 del 28 de julio de 2011, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del Expediente No. 10-94467 en el cual se tramitó la solicitud de registro de la marca INTERNETEUNE (nominativa) en la clase 38 internacional a nombre del Demandado (Anexo 5 de la Demanda), y de ella se resalta el siguiente aparte, que el Experto considera fundamental para el caso que nos ocupa: “el signo solicitado reproduce la expresión ‘UNE’ de la marca previamente registrada, de manera que se concluye que desde la óptica conceptual y visual los signos son similarmente confundibles, pues ‘UNE’ es la parte distintiva de la marca, sin que, el signo solicitado cuente con elementos diferenciadores adicionales, pues la expresión ‘INTERNET’, que alude al servicio de comunicación de Internet, es de uso común dentro de las clases 35 y 38”.
El Experto concluye que el Demandante ha probado el primer elemento del párrafo 4(a) de la Política. Sección B: Derechos o intereses legítimos a) Caso Prima Facie
En cuanto al segundo elemento, es decir, el de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa, numerosos expertos UDRP han coincidido en afirmar que el demandante sólo debe establecer un caso prima facie sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del demandado, no solo porque se trata de una negación sino porque además, acceder a la prueba de tal afirmación implica acceder a información de la que sólo tiene conocimiento el demandado.
En Julian Barnes –v- Old Barn Studios Limited, Caso OMPI No. D2001-0121, el experto se pronunció en el siguiente sentido:
“¿Le corresponde al Demando aducir tal evidencia, si la responsabilidad del Demandante es probar los tres elementos del párrafo 4 de la Política? Aunque la carga de la prueba en general le corresponde al Demandante, éste elemento implica que el Demandante deba probar aspectos que evidentemente solo conoce el Demandado. Esto además acarrea para el Demandante, la tarea usualmente imposible de probar una negación. En opinión del Experto, el siguiente es el enfoque correcto: el Demandante hace su alegación y expone lo que él puede (Ejemplo: Que él tiene derechos sobre el nombre de dominio, que en su entendimiento el Demandado no los tiene, que él no le ha dado permiso al Demandado). A menos que esta alegación sea manifiestamente equivocada, el Demandado tendrá que responder a ella y ahí es donde entra en juego el Párrafo 4 (c) de la Política. Si el Demandado no demuestra sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, la Demanda prosperará por esta razón”. (Traducción al español realizada por el Experto).
Por lo tanto, al Demandante se le exige hacer en la Demanda un caso prima facie sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa. Una vez con este caso prima facie, le corresponde al Demandado probar que sí tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
El Demandante afirma que el Demandado no tiene derechos ni intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa por cuanto:
- El Demandante no le ha licenciado/autorizado el uso de sus marcas.
- El Demandado no es titular de registros de las marcas UNE, TE UNE y T-UNE en Colombia.
- El Demandado no es comercialmente conocido en Colombia por el nombre de dominio en disputa , ni ningún otro nombre similar.
- El nombre de dominio en disputa dirige a un sitio de Internet que contiene varios enlaces (“links”), que a su vez dirigen a diferentes proveedores de servicios en línea (como cuentas de correo electrónico, registradores de nombres de dominio, blogs, etc.). En este sitio Web, el nombre “interneteune” no es visible en ninguna parte. Este puede ser entonces un caso de “parqueo” de nombres de dominios, o simplemente un uso de las marcas por parte del Demandado con la intención de atraer, confundir y obtener ganancias, de los usuarios de Internet que buscan los servicios del Demandante en línea.
- Dada la relevancia del Demandado en el mercado colombiano, y de la agresividad publicitaria con que lanzó al mercado su servicio de suministro de Internet, es bastante improbable que el Demandado no tenga conocimiento de su existencia, o que no lo haya tenido al momento del registro del nombre de dominio en disputa .
Adicionalmente, se ha demostrado en el presente proceso administrativo que el Demandante es titular de registros marcarios concedidos en la República de Colombia sobre las marcas UNE (mixta), TE UNE (mixta) y T-UNE (mixta) en la clase 38 internacional.
Por lo tanto, el Experto acepta estas afirmaciones como un caso prima facie, de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado. b) Derechos o intereses legítimos del Demandado.
El párrafo 4(c) de la Política enuncia algunas circunstancias que el Demandado en un procedimiento administrativo deberá probar para demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Esta enumeración es enunciativa, no taxativa, lo que quiere decir que el Demandado podrá probar otras diferentes y el Experto tendrá que evaluarlas para llegar a una conclusión.
Las circunstancias enunciadas en la Política son las siguientes:
“ (i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
(ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido los derechos de marcas de productos o de servicios; o
(iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro”.
En el presente caso, el Demandado manifestó ser el Representante Legal de la sociedad INTERNETEUNE S.A.S., que de conformidad con lo alegado en la contestación a la Demanda, fue constituida el 30 de julio de 2010 e inscrita en el registro mercantil el 3 de agosto de 2010. Según los Argumentos Adicionales del Demandante, esta sociedad fue liquidada el 16 de abril de 2012.
En el presente caso, lo que en realidad importa es que, para la fecha de la constitución de la sociedad INTERNETEUNE S.A.S., era bastante improbable que un hombre que realizaba negocios en Colombia, específicamente relacionados con el sector de las telecomunicaciones (como el Demandado), no tuviera conocimiento de la existencia del Demandante ni de su servicio de suministro de Internet bajo las marcas UNE, TE UNE y T-UNE.
Aunque el Demandante se limitó a hacer esta afirmación sin aportar ninguna prueba para soportarla, el Experto, en uso de su facultad de obtener y complementar el acervo probatorio ex officio, encontró en los archivos de las versiones en línea de publicaciones colombianas de alta circulación como el periódico “El Tiempo” y la revista “Semana”, y publicaciones especializadas en negocios como la revista “Dinero”, artículos que desde el año 2002 se relacionan con el servicio de suministro de Internet fijo y móvil del Demandante, su liderazgo en el sector de las telecomunicaciones, las fusiones y adquisiciones del Demandante de empresas vinculadas al sector de las telecomunicaciones y al suministro de Internet, las inversiones del Demandante en la infraestructura necesaria para prestar este servicio, etc.
De lo anterior, es fácil deducir que la razón social de la sociedad INTERNETEUNE S.A.S. no fue producto del azar ni de un momento de creatividad del Demandado, sino que por el contrario, fue producto del conocimiento que el Demandado tenía sobre el Demandante, su portafolio de servicios, sus marcas, y su reconocimiento en el mercado colombiano. Y de ahí se sigue, que el nombre de dominio en disputa, que por lo demás fue registrado antes de la constitución de la sociedad INTERNETEUNE S.A.S., tuvo exactamente el mismo origen.
El Experto además realizó las siguientes averiguaciones:
- Ingresó los criterios de búsqueda “Internet une” en el motor de búsqueda Google, para confirmar que los resultados arrojados se relacionan en su totalidad con el Demandante y no con el Demandado ni con la sociedad INTERNETEUNE S.A.S. En consecuencia, el Experto concluye que el Demandado no era comercialmente conocido en Colombia por el nombre de dominio en disputa ni ningún otro similar, y que por el contrario, las marcas UNE, TE UNE y T-UNE son asociadas con el Demandante.
- Buscó solicitudes de marca registros marcarios a nombre del Demandado o de la sociedad INTERNETEUNE S.A.S. en la base de datos en línea de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para confirmar que ni el Demandado ni la sociedad INTERNETEUNE S.A.S. son titulares de solicitud o registro marcario alguno en Colombia que contenga las expresiones “internet te une”, “une”, “te une” o “t-une”.
Sobre el contenido del sitio de Internet “www.”, el Experto se pronunciará en la Sección C sobre el registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.
Por lo anterior, el Experto concluye que en el caso está probado el segundo elemento de la Política establecido en el párrafo 4(a). Sección C: Registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe a) Los argumentos de la Demanda
La Política en su párrafo 4(b) enuncia las pruebas que puede aportar un demandante para probar la mala fe con que el demandado registró y usó el nombre de dominio en disputa:
(i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
El Demandante afirma que la incorporación de una marca notoria dentro de un nombre de dominio, es per se, indicativa de su registro de mala fe.
También afirma que el Demandado no le ha dado uso al nombre de dominio en disputa , sino que simplemente lo tiene “parqueado”, presumiblemente mientras obtiene ganancias por comisiones publicitarias.
Finalmente, el Demandado, que no fue ajeno a la estrategia publicitaria del servicio de suministro de Internet del Demandante, quiso atraer a su sitio de Internet a aquellos usuarios interesados en buscar información sobre el Demandante y sus servicios en la red. b) Las consideraciones del Experto
El Demandante no aporta, con su Demanda ni con sus argumentos adicionales, prueba de ninguna de sus afirmaciones. Ante este escenario, vale la pena resaltar que de conformidad con el Reglamento, el Experto sólo podrá tomar su determinación con base en las pruebas aportadas, y deberá darle más valor a las afirmaciones que tengan respaldo probatorio sobre aquellas que carecen de él.
En consecuencia, el Experto se vio obligado a suplir la carga probatoria del Demandante con su facultad de obtener y complementar ex officio el acerbo probatorio. Sin embargo, se le recuerda al Demandante, que bien pudo el Experto no hacerlo, porque esta facultad es discrecional.
El Demandante afirma que las marcas UNE, TE UNE y T-UNE son notorias, y que, el haberlas reproducido en el nombre de dominio en disputa , es indicativo de la mala fe con que el Demandado lo registró.
El Experto considera importante resaltar que la notoriedad de una marca es una característica que debe probarse, y no simplemente afirmarse. Y que por lo tanto la protección consagrada en el Acuerdo de la OMC sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (“ADPIC”) y en el ordenamiento interno de cada país miembro de la OMC, será otorgada en la medida en que la notoriedad de la marca en efecto, haya sido probada. Por lo tanto, con base en la ausencia de pruebas aportadas con la Demanda, dirigidas a probar el carácter notorio de las marcas UNE, TE UNE y T-UNE, el Panelista concluye que éstas no pueden considerarse notorias en esta instancia.
No obstante lo anterior, con base en las búsquedas realizadas en el motor de búsqueda Google y a las que se hizo mención en las Secciones A y B de esta Decisión, el Experto acepta que las marcas tienen, y tenían en la fecha del registro del nombre de dominio en disputa, un nivel de reconocimiento alto en Colombia. Y también, que el Demandado tenía conocimiento de la existencia del Demandante y de sus marcas cuando obtuvo el registro del nombre de dominio en disputa.
Este Experto concuerda con otros expertos anteriores que se han pronunciado en el siguiente sentido: “Todo lo anterior, que se reitera es deliberado y no accidental, confirma que el Demandado tenía conocimiento de la existencia del Demandante, de sus marcas y de los servicios que ofrece en el mercado. Este Experto considera que construir un nombre de dominio y diseñar un sitio de Internet valiéndose del conocimiento que se tiene de la existencia, signos distintivos, imagen corporativa y en general, de la reputación de terceros, constituye per se, mala fe”3.
El Demandante también afirma que el Demandado tiene “parqueado” el nombre de dominio en disputa y que en cualquier caso, se lucra de él por la vía de la publicidad. Nuevamente, el Demandante falló en aportar evidencia del uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.
El Experto intentó verificar el contenido del sitio de Internet al que dirige el nombre de dominio en disputa, pero éste se encuentra fuera de servicio en la actualidad. El Experto, entonces, recurrió a los archivos de Internet y al servicio denominado “máquina del tiempo” (Wayback Machine), en donde se puede verificar el contenido de más de 150 billones de páginas de Internet en uso desde 1996. Sin embargo, el archivo no tenia registros recientes del contenido del sitio de internet “www.”, y el Experto tuvo que revisar el que estaba disponible, que data del 25 de febrero de 2011. La imagen arrojada nada tiene que ver con la descripción que del sitio de Internet hizo el Demandante en la Demanda, pues lo que predomina en el pantallazo es la mención de la expresión “interneteune”, seguida de las banderas de varios países, y de dos marcas figurativas que el Experto pudo verificar, están registradas en Colombia a nombre del Demandado.
Es decir, el Experto no pudo comprobar si en efecto el nombre de dominio en disputa estaba “parqueado”, o si fue usado por el Demandado con ánimo de lucro.
A pesar de lo anterior, el Experto considera que el hecho de haber deshabilitado el sitio de Internet con posterioridad a la presentación de la Demanda, demuestra la mala fe del Demandando, y a esta misma conclusión han llegado anteriores expertos 4.
El Experto también desea pronunciarse sobre el Certificado de Existencia y Representación Legal que el Demandado aportó con su Respuesta a la Demanda, y que según el Demandante, es demostrativo de su intención de “desviar” al Experto, y por ende, de su mala fe. El Experto, no obstante este razonamiento, considera que este documento sirvió para probar el conocimiento que el Demandado tenia sobre el Demandante y sus marcas cuando la sociedad INTERNETEUNE S.A.S. fue constituida. Lo anterior, por cuanto las marcas fueron registradas en el año 2006, año en que el Demandante empezó a usarlas en Colombia, y la sociedad INTERNETEUNE S.A.S. se constituyó en el año 2010, es decir, cuando las marcas y el Demandante ya habían adquirido suficiente reconocimiento y posicionamiento en el mercado colombiano. Y además, el Panel considera, que el hecho de la reciente liquidación de la sociedad en cuestión no hacía ninguna diferencia en el caso, puesto que el Demandado fue insistente en afirmar que su respuesta se daba a título personal, y en efecto, el nombre de dominio en disputa fue registrado a su nombre y no de la sociedad INTERNETEUNE S.A.S.
Por lo tanto, con base en todo lo anterior, el Experto concluye que en el presente caso concurren los tres elementos de la Política establecidos en el párrafo 4(a).
Como sea, de las circunstancias del presente caso, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa se registró y utilizó, ya sea con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al Demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor del mismo, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o con el fin de a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en el nombre de dominio en disputa; o con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
A pesar de lo arriba indicado, y aún no pudiéndose confirmar un uso activo actual del nombre de dominio en disputa, este Experto considera que el Demandado ha registrado y utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe. (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003) 8. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido al Demandante.
Fernando Triana
Experto Único
Fecha: 17 de julio de 2012
1 Ver Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto Rico, Caso OMPI No. D2000-0477 del 25 de julio de 2000.
2 Ver F. Hoffmann-La Roche AG v. Bargin Register, Inc. - Client Services,Caso OMPI No. D2012-0474 del 24 de abril de 2012.
3 Banco Macro S.A. v. Manuel Zan,Caso OMPI No. D2011-2216 del 9 de febrero de 2012.
4 Ídem 3. “Previos Paneles han sostenido la tesis, que este Experto acoge, según la cual la mera incomparecencia del Demandado al proceso administrativo es indicativa de su mala fe. En particular, este Experto es de la opinión que el Demandado se abstuvo de dar contestación a la demanda pero que realizó actuaciones fuera del trámite administrativo que dejan entrever su mala fe. La conclusión es producto de la revisión ex officio que el Experto intentó hacer del sitio de Internet ‘’’’ durante la elaboración de la presente decisión, pero que fue imposible porque éste se encuentra fuera de servicio. El Experto considera que tampoco es producto del azar o de una coincidencia que el sitio haya dejado de funcionar mientras se surtía el trámite del presente procedimiento administrativo”.
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