La Demandante es Advocracy, S.L. con domicilio en Madrid, España, representada por Hernández-Echevarría Abogados, España.
La Demandada es Gustavo Federico Block con domicilio en Madrid, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es DropF Inc. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de junio de 2012. El 13 de junio de 2012 el Centro envió a DropF Inc., vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 13 de junio de 2012, DropF Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto.
En respuesta a una notificación del Centro de fecha 20 de junio de 2012 en relación con el idioma del procedimiento, la Demandante presentó una solicitud de fecha 22 de junio de 2012 para que el español fuese el idioma del procedimiento. El Demandado no presentó comentario al respecto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11 de julio de 2012. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 31 de julio de 2012. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 30 de julio de 2012 en idioma español.
El Centro nombró a José Carlos Erdozain como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 7 de agosto de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa dedicada al sector del marketing y la publicidad.
El Demandado registró el nombre de dominio en disputa el 19 de abril de 2010, si bien, estuvo registrado previamente a nombre de terceras personas.
La Demandante es titular del nombre de dominio desde el 22 de septiembre de 2011. Eduardo Cutino Antelo tiene registrado a su nombre el nombre de dominio desde el 2 de mayo de 2010. El Sr. Cutino es administrador solidario de la sociedad demandante.
El Demandado fue socio fundador de la Demandante y fue nombrado administrador solidario de la misma en virtud de la escritura constitutiva de la sociedad de fecha 24 de abril de 2009. No constan adquisiciones de bienes a su nombre, ni acuerdos o documentos que constaten que los socios fundadores, bien en el momento de la constitución, bien en momento posterior hayan adquirido ningún bien o derecho a nombre de la Demandante, ni tampoco se ha probado que los socios han realizado aportación alguna de bienes o derechos al patrimonio de la Demandante, aparte del capital social mínimo exigido legalmente.
En fecha de 14 de octubre de 2011, se eleva a escritura pública el acuerdo social de cese del Demandado como administrador solidario y se nombra administrador solidario de la Demandante a Diego Javier Domingo Rodríguez. El cese se produjo en Junta General de la sociedad Demandante celebrada el 14 de octubre de 2011.
El 16 de abril de 2012 la Demandante envió un requerimiento al Demandado requiriéndole la transferencia del nombre de dominio en disputa. El 28 de mayo de 2012, el Sr. Cutino envió un correo electrónico al Demandado requiriendo asimismo la transferencia del nombre de dominio en disputa.
De los materiales a los que ha tenido acceso este Experto, se desprende que actualmente se puede hacer una oferta de adquisición del nombre de dominio en disputa.
En la revista “Economía&Empresa”, correspondiente a la edición de 18 de febrero de 2011, aparece una entrevista hecha a los socios fundadores de la Demandante, en la que se analiza la actividad de ésta y donde consta la indicación “Más información www.”.
El término “advocracy” no está registrado como marca comercial o de servicios.
Actualmente, la página web asociada al nombre de dominio en disputa carece de contenido comercial propio de la actividad desarrollada por el Demandado en el pasado conforme a su perfil profesional. Antes bien, aparece la mención “ is waiting to be adopted. Make an offer to own this domain”, entre otras. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Según la Demandante:
Se trata de una empresa cuya actividad comprende el marketing integrado, las acciones promocionales, los contenidos y el marketing móvil, la comunicación en medios electrónicos y la publicidad.
El nombre de dominio en disputa guarda identidad y semejanza con con los nombres de dominio de la Demandante y , con la denominación social de la Demandante, así como con el signo distintivo “advocracy”, el cuál, aun no habiendo sido registrado como marca, goza de la protección que le confiere la ley como elemento de propiedad.
El nombre de dominio en disputa fue concebido y fue usado por la Demandante desde su registro para su uso comercial exclusivo. En este sentido, la Demandante ha requerido al Demandado en varias ocasiones para que éste le transfiera el nombre en disputa.
La negativa del Demandado a transferir el nombre de dominio en disputa está produciendo consiguientes daños a la imagen y reputación de la Demandante, así como en el curso ordinario de su negocio.
El nombre de dominio en disputa está puesto a la venta al público, lo cual supone una manifestación de mala fe por parte del Demandado quien busca obtener un beneficio por un activo que corresponde a la empresa de la que formó parte.
El nombre de dominio en disputa es idéntico con la denominación social de la Demandante.
El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
El Demandado está utilizando el citado nombre de dominio en disputa mala fe y con abuso evidente de derecho, puesto que se está perturbando de forma notoria la legítima actividad comercial de la Demandante. B. Demandado
Según el Demandado:
El nombre de dominio en disputa fue registrado como iniciativa del Demandado para el emprendimiento en el que consta como socio fundador (sic).
La Demandante utilizó el nombre de dominio desde su constitución y según consta en algún sitio de Internet.
El nombre de dominio en disputa puede rastrearse hasta 2004, cinco años antes de la constitución de la Demandante.
Tiene el propósito de utilizar el nombre de dominio en disputa para el desarrollo de un blog personal acerca de sus propios intereses sobre la publicidad, el marketing y la convergencia de las tecnologías de medios, al ser todas ellas campo de su experiencia, sin llevar a cabo bajo la denominación ninguna competencia en la prestación de servicios similares a los que presta la Demandante.
El nombre de dominio en disputa es pertinente al hacer referencia al sustantivo inglés “advocates” (aquél que soporta o promueve el interés de otro) y la forma de combinación sustantiva “cracy” (teoría de organización social) para referirse a las nuevas formas colectivas de consumo y colaboración en medios digitales.
No está utilizando el nombre de dominio en disputa de mala fe, ni lo ha ofrecido comercialmente en venta.
Solicita, por último, se declare la intención de la Demandante de “secuestro a la inversa” por los motivos que se exponen en su Escrito de Contestación a la Demanda. 6. Debate y conclusiones
La presente decisión se adopta sobre la base de la Política, y las decisiones del Centro, teniendo en consideración lo dispuesto en el ordenamiento jurídico español (dadas las circunstancias de que ambas partes residen en España), y específicamente, la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre) y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio). A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 4.a) de la Política Uniforme, el procedimiento administrativo obligatorio de resolución de conflictos queda reservado para los casos en que un tercero (el Demandante) afirme que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de poderlo confundir, a una marca de productos o servicios sobre la cual la Demandante tenga derechos.
Por lo tanto, y en principio, es requisito sine qua non para la sujeción de un conflicto de las características del que la Demandante ha presentado, el hecho de que la Demandante sea titular de un derecho de marca de productos o servicios. Se remarca “en principio” porque no es menos cierto que varias decisiones UDRP han admitido decidir sobre una demanda presentada sobre la base de una marca no registrada o incluso en vías de solicitud. Ahora bien, ello ha sido así cuando el demandante ha demostrado que el signo amparado bajo la solicitud de registro o, en su caso, el utilizado de hecho en el tráfico, ha adquirido un “secondary meaning”, es decir, ha demostrado que el público consumidor asocia el signo en cuestión a la persona que lo invoca, al demandante, aun cuando éste no lo tenga registrado como marca. A este respecto, deben citarse las decisiones Amsec Enterprises, L.C. v. Sharon McCall,Caso OMPI No. D2001-0083, (); Alpine Entertainment Group, Inc. v. Walter Alvarez,Caso OMPI No. D2006-1392, (); La Mafafa, Inc. dba Cultura Profética v. Domains Real Estate,Caso OMPI No. D2009-0534, (); y Adobe Systems Incorporated v. Domain OZ,Caso OMPI No. D2000-0057, entre otras muchas.
Además, debe tenerse presente que la Política tiene por objeto conflictos entre nombres de dominio y marcas de producto o servicio sobre las cuales un demandante tenga derechos, siendo ajena a los conflictos que puedan surgir con otros bienes jurídicos sobre cuya efectividad o realidad jurídica el Centro no puede pronunciarse sobre la base de la Política, singularmente, denominaciones sociales, nombres comerciales, rótulos de establecimiento u otros nombres de dominio. En este sentido, se citan las decisiones XponCard Group AB (publ.) v. Mr. Anders Nilsson,Caso OMPI No. DCC2003-0003, en la que el demandante no alega un derecho de marca registrado, sino tan solo una denominación social y otros nombres de dominio (de gran paralelismo con el caso analizado); Frank Wagner & Son v. Cindy Mahan a/k/a Cindy Maham, an individual,Caso OMPI No. D2000-0261, en el que el demandante también alega denominaciones de sociedades, un logo no registrado como marca y un slogan, pero ninguna marca registrada; Family & Children’s Center Inc. v. James M. Van Johns a.k.a. Damian Macafee,Caso OMPI No. D2004-0497; o The Church in Houston v. Jim Moran, Light of Truth Ministeries,Caso OMPI No. D2001-0683, de circunstancias similares a las otras decisiones citadas.
A la vista de las anteriores decisiones y de la doctrina expuesta en ellas, se han de analizar las pruebas presentadas por la Demandante y por el Demandado.
Para empezar, la Demandante no ha aportado ninguna prueba o evidencia de que el signo “advocracy” haya sido utilizado en el tráfico comercial en la forma arriba señalada: no hay ningún tipo de prueba acerca de las cifras de facturación de la sociedad, o del número de sus clientes, o de la publicidad hecha para la promoción de los servicios de la Demandante. Contrariamente a lo que afirma en su Demanda, tampoco ha demostrado la Demandante que el propósito de los socios fundadores haya sido utilizar en exclusiva el nombre de dominio en disputa en el marco de las actividades de la Demandante, pues dicho propósito no consta en ningún documento, ni siquiera en los estatutos de la sociedad donde ninguna aportación no dineraria se produce al patrimonio de la Demandante. Únicamente consta una entrevista realizada en una revista especializada en fecha de febrero de 2011 a los tres socios fundadores de la sociedad Demandante, en la que éstos comentan diversos aspectos sobre lo que ofrece la Demandante y sobre cómo afrontar un proyecto de publicidad. Pero esta entrevista no demuestra en sí misma que la Demandante haya desarrollado desde su creación un negocio efectivo en su sector, ni menos aún que el signo “advocracy” tenga un secondary meaning o haya sido asociado por el público consumidor a la Demandante.
En cambio, la Demandante presenta pruebas de registro como denominación social del nombre “Advocracy, S.L.” y del nombre de dominio (el nombre de dominio está registrado a nombre de D. Eduardo Cutino Antelo, que es administrador solidario de la sociedad Demandante), registros que no encajan en el marco objetivo protegido por la Política, el cual se refiere, como ha quedado indicado anteriormente, a la protección de las marcas de producto y de servicio.
En suma, la Demandante no presenta pruebas que permitan al Experto concluir que el signo “advocracy”, aun no registrado como marca de producto o servicios, ha adquirido un “secondary meaning” o que es asociado indubitadamente a la Demandante por el público receptor de sus actividades comerciales.
Por consiguiente, el Experto no encuentra que se haya demostrado que el signo “advocracy” haya adquirido un “secondary meaning” como marca en el tráfico comercial.
En ausencia de tal prueba, y siendo un hecho incontrovertido que el signo “advocracy” no está registrado como marca, y que ni siquiera se ha solicitado tal registro, sino que es una denominación social, la de la Demandante, en vigor desde el 24 de abril de 2009, no puede estimarse cumplido el primero de los requisitos establecidos en la Política. Huelga, por consiguiente, entrar a analizar el cumplimiento de los otros dos requisitos.
Sobre la petición del Demandado de que el Experto haga una mención especial sobre el secuestro inverso del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandante, el Experto no encuentra motivos evidentes para concluir que la sociedad Demandante ha tenido tal intención, por lo que no se pronuncia en el sentido solicitado.
Finalmente, sin perjuicio de lo anterior, el Experto considera que los hechos objeto de la Demanda, en su opinión, escapan ratione materiae del ámbito de la Política. En este sentido, nada impediría que el Demandante someta la controversia a un tribunal y jurisdicción competente a fin de obtener una resolución independiente. 7. Decisión
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
José Carlos Erdozain
Experto Único
Fecha: 21 de agosto de 2012
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