La Requérante est Winamax.Com Ltd de Londres, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par L, France.
La Défenderesse est Fanny Bitton de Marseille, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est GoD, LLC. 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Winamax.Com Ltd auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 19 juin 2012.
Toujours le 19 juin 2012, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, GoD, LLC, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 20 juin 2012, GoD, LLC a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige et l’informant que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais.
Le 25 juin 2012, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties en expliquant que la plainte avait été déposée en français, mais que le contrat d’enregistrement était en anglais, invitant du même coup la Requérante à fournir soit la preuve suffisante d’un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, soit une plainte traduite en anglais ou une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure. La Requérante a déposé le même jour une requête pour que le français soit la langue de la procédure, requête à laquelle la Défenderesse n’a pas répondu. S’en est suivie une communication du Centre informant que l’anglais et le français seraient utilisés de concert pour communiquer avec les parties, que la réponse serait acceptée dans l’une ou l’autre de ces langues tout en les informant qu’il appartiendrait à la Commission administrative, une fois nommée, de décider de la langue de la procédure.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 2 juillet 2012, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée à la Défenderesse.
Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 juillet 2012. La Défenderesse n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 24 juillet 2012, le Centre notifiait le défaut de la Défenderesse.
En date du 31 juillet 2012, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Philippe Gilliéron. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits
La Requérante est titulaire de plusieurs marques composées du terme “winamax” que ce soit sous une forme verbale ou combinée dont, plus particulièrement en France:
- La marque verbale WINAMAX n° 99829218, enregistrée le 15 décembre 1999 en classes 38, 41 et 42 et dûment renouvelée;
- La marque verbale communautaire WINAMAX n° 1701481, enregistrée le 9 juin 2000 en classes 38, 41 et 42.
La Requérante exploite les marques précitées dans le cadre de l’exploitation de jeux en ligne, notamment de poker, et a dépensé des montants significatifs depuis plusieurs années dans le cadre de campagnes publicitaires.
La Requérante est titulaire de divers noms de domaine pour conduire ses activités en ligne, dont depuis le 15 octobre 1999, depuis le 19 avril 2005 et depuis le 8 octobre 1999.
La Défenderesse a enregistré le nom de domaine litigieux le 22 novembre 2009. Elle détient également en particulier les noms de domaine , enregistré le 22 septembre 2011, , enregistré le 12 avril 2012, , enregistré le 4 septembre 2010, , enregistré le 18 décembre 2010, , enregistré le 7 octobre 2009 et , enregistré le 28 juin 2010.
Le 24 janvier 2012, la Requérante a sollicité par courriel adressé à la Défenderesse le transfert du nom de domaine litigieux en sa faveur, auquel la Défenderesse a répondu par courriel du 31 janvier 2012 en faisant valoir qu’elle était prête à le vendre moyennant une “[…] bonne proposition”.
Le 14 février 2012, la Requérante a adressé par l’intermédiaire de son conseil une lettre de mise en demeure à la Défenderesse, adressée sous pli recommandé avec accusé de réception, dans laquelle elle attirait son attention sur l’existence de ses droits et la violation qui résultait de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. La Requérante invitait la Défenderesse à transférer le nom de domaine en sa faveur dans les quarante-huit heures.
A la suite d’un échange intervenu entre les parties par courriels, la Défenderesse a fait savoir au conseil de la Requérante par courriel du 2 avril 2012 que, compte tenu du potentiel du nom de domaine litigieux, elle était disposée à le céder moyennant l’octroi d’un montant de 250,000 Euros. 5. Argumentation des parties A. Requérante
La Requérante allègue que le nom de domaine litigieux reprend à l’identique sa marque WINAMAX, et que l’adjonction du terme “poker” ne fait qu’accroître le risque de confusion résultant de cette reprise, dans la mesure où sa marque est précisément utilisée en relation avec des jeux de poker en ligne.
La Requérante fait ensuite valoir que la Défenderesse n’a aucun droit ni aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. La Requérante ne lui a jamais concédé de licence et la Défenderesse n’est pas connue sous le nom en question. Elle a au surplus désactivé le nom de domaine litigieux après avoir été contactée par la Requérante dans le but de lui vendre le nom de domaine litigieux, démontrant ainsi n’avoir jamais eu l’intention d’en faire le moindre usage légitime.
La Requérante considère enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il est utilisé de mauvaise foi comme en témoigne en particulier les faits suivants: la Défenderesse a tout d’abord donné une fausse identité en indiquant dans son adresse “Boulevard Paul Claudelle” en lieu et place de “Boulevard Paul Claudel”; elle a ensuite proposé le 2 avril 2012 de céder le nom de domaine litigieux à la Requérante pour un montant de 250,000 Euros; l’enregistrement n’avait enfin d’autre but que d’empêcher la Requérante d’exploiter le nom de domaine litigieux. B. Défenderesse
La Défenderesse n’a pas procédé. 6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir:
(i) si le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérante a des droits; et
(ii) si le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine; et
(iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.
Avant de déterminer l’application des critères précités au cas d’espèce, la Commission doit toutefois aborder une question procédurale à titre liminaire, celle de la langue de la procédure. A. Langue de la procédure
Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
En l’espèce, la Requérante allègue le fait qu’en dépit de la langue du contrat d’enregistrement, c’est-à-dire l’anglais, les parties ont échangé de nombreuses correspondances en français, pays où la Défenderesse est domiciliée. Elle sollicite dès lors que la langue de la procédure soit le français.
La Commission administrative accepte la requête de la Requérante. L’examen du dossier montre en effet que la Défenderesse, domiciliée en France et dont le nom présente au surplus une forte consonance française, a échangé de nombreux courriels en français, langue qu’elle maîtrise manifestement parfaitement.
Au vu de ce qui précède, rien ne justifie dès lors que l’anglais soit maintenu comme langue de la procédure. La Commission administrative considère dès lors que le français sera la langue de la procédure. B. Identité ou similitude prêtant à confusion
Selon le paragraphe 4(a)(i), la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits.
En l’espèce, il est établi que la Requérante est titulaire de marques verbales française et communautaire WINAMAX.
Il est largement admis que le fait de reprendre à l’identique la marque d’un tiers dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce nom est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la partie requérante a des droits (voir, par exemple: Uniroyal Engineered Products, Inc. v. Nauga Network Services,Litige OMPI No. D2000-0503; Thaigem Global Marketing Limited v. Sanchai Aree,Litige OMPI No. D2002-0358; F. Hoffmann-La Roche AG v. Relish Entreprises, Litige OMPI No. D2007-1629).
Cela vaut d’autant plus lorsque la marque constitue l’élément prédominant du nom de domaine litigieux, et que l’élément ajouté constitue un terme descriptif.
Ainsi en va-t-il en l’espèce. L’adjonction de l’indication de provenance “poker” est purement descriptive et ne saurait à l’évidence exclure le risque de confusion résultant de la reprise à l’identique de la marque WINAMAX dont la Requérante est titulaire (voir, parmi d’autres: Playboy Entreprises International, Inc. v. Zeynel Demirtas,Litige OMPI No. D2007-0768; Inter-IKEA Systems B.V. v. Evezon Co. Ltd,Litige OMPI No. D2000-0437; Dell Computer Corporation v. MTO C.A. and Diabetes Education Long Life,Litige OMPI No. D2002-0363). Bien au contraire, la Requérante proposant des jeux en ligne de poker, cette adjonction tend au contraire à renforcer l’existence d’un risque de confusion, en faisant croire aux internautes de manière erronée qu’il existerait des relations d’affaires entre la Requérante et la Défenderesse, ce qui n’est nullement le cas.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie. C. Droits ou intérêts légitimes
Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), la Requérante doit démontrer que la Défenderesse n’a pas de droits ou d’intérêts légitime sur le nom de domaine litigieux.
Dans Do The Hustle, LLC v. Tropic Web,Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où la partie requérante a allégué que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine, c’est à la partie défenderesse qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits. Partant, il suffit que la partie requérante établisse prima facie que la partie défenderesse ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour renverser le fardeau de la preuve et laisser à la partie défenderesse le soin d’établir ses droits. A défaut, la partie requérante est présumée avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir le paragraphe 2.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition, “Synthèse, version 2.0”).
Tel est le cas en l’espèce. La Requérante a allégué n’avoir jamais consenti de droit ni d’autorisation à la Défenderesse en relation avec l’enregistrement et l’exploitation d’un nom de domaine reprenant sa marque. La Défenderesse ne démontre pas être connue sous le nom de domaine litigieux, ni n’avoir jamais déployé d’activités de bonne foi en relation avec le nom de domaine litigieux.
En l’absence de réponse de la Défenderesse, la Commission administrative fait sienne les allégations de la Requérante qui ne sont pas remises en cause par les pièces figurant au dossier.
La Défenderesse n’ayant pas procédé doit supporter les conséquences de sa négligence et, partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite. D. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), la Requérante doit démontrer que le Défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
L’enregistrement de mauvaise foi présuppose que la Défenderesse connaissait la marque de la Requérante. En l’espèce, il ne fait donc aucun doute dans l’esprit de la Commission administrative que la Défenderesse connaissait pertinemment la marque de la Requérante lorsqu’elle a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. L’adjonction du terme “poker”, domaine dans lequel la Requérante conduit justement ses activités en atteste, tout comme le montant de 250,000 Euros demandé par la Défenderesse pour céder le nom de domaine à la Requérante. Le “fort potentiel” évoqué par la Défenderesse pour justifier ledit montant souligne là encore que la Défenderesse connaissait la marque de la Requérante lorsqu’elle a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
L’usage de mauvaise foi ne fait pas plus de doute. L’offre de 250,000 Euros suffit à démontrer que la Défenderesse a enregistré le nom de domaine litigieux aux fins de le vendre pour un montant sans commune mesure avec les frais d’enregistrement, une circonstance propre à établir la mauvaise foi conformément au paragraphe 4(b)(i) des Principes directeurs.
Partant, la Commission administrative considère que le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est également réalisé. 7. Décision
Pour les raisons précédentes, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré à la Requérante.
Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 5 août 2012
Full & Egal Universal Law Academy