La Demandante es Seguros Groupama Seguros y Reaseguros, S.A., con domicilio en Madrid, España, representada por Ungria, Patentes y Marcas, S.A., España.
La Demandada es Torre de la Cuesta Correduria de Seguros SL MV Aseguradores SL, con domicilio en Salamanca, España. 2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio y (los “Nombres de Dominio”).
El registrador de los citados nombres de dominio es Soluciones Corporativas IP, LLC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de junio de 2012. El mismo día, el Centro envió a Soluciones Corporativas IP, LLC, vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio. El 21 de junio de 2012, Soluciones Corporativas IP, LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 28 de junio de 2012. De conformidad con el párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de julio de 2012. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 18 de julio de 2012.
El Centro nombró a Antonia Ruiz López como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 27 de julio de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante ha presentado la Demanda en español y ha solicitado, de forma motivada, que el idioma del presente procedimiento sea el español. Este Experto considera que se cumplen los requisitos que se requieren para aceptar dicha solicitud, teniendo en cuenta en particular que la Demandada ha dado su conformidad al contestar a la Demanda (también en español) y la circunstancia de que ambas partes tienen la nacionalidad española y están domiciliadas en España. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa del sector de los seguros y es titular de diversos registros españoles, todos ellos en vigor, de la marca PLUS ULTRA, entre otros:
- Marca nº 105.977 PLUS ULTRA (mixta), solicitada el 1 de noviembre de 1935 (clase 36);
- Marca nº 710.740 PLUS ULTRA (denominativa), solicitada el 17 de abril de 1973 (clase 35); y
- Marca nº 710.741 PLUS ULTRA (denominativa), solicitada el 17 de abril de 1973 (clase 36.
La Demandada pertenece igualmente al sector de los seguros.
Los Nombres de Dominio fueron registrados el 24 de mayo de 2012 y constan a nombre de la Demandada. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante, en resumen, alega:
Que los Nombres de Dominio son una marca registrada de su propiedad y coinciden igualmente con su propia marca corporativa anterior (PLUS ULTRA).
Que la entidad española Plus Ultra Cía. Anónima de Seguros y Reaseguros fue absorbida por Groupama Seguros, modificando su denominación por Seguros Groupama Seguros y Reaseguros, S.A.
Que se pueden encontrar en Internet multitud de referencias a la concurrencia de la Demandante en España y en especial a su marca PLUS ULTRA, así como a la historia de dicha marca en España en relación con el sector de los seguros.
Que es titular de marcas PLUS ULTRA que datan de 1935 y de marcas GROUPAMA PLUS ULTRA, de más reciente protección, destacando diversos registros de las mismas, cuyos datos aporta.
Que también es titular del nombre de dominio , del 16 de septiembre de 1997.
Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio y que, dada la notoriedad de la marca PLUS ULTRA de su propiedad, tenía pleno conocimiento de la existencia de dicha marca puesto que pertenece también al sector de los seguros, por lo que considera que la Demandada tiene la intención de especular con los mismos.
Que la Demandada no ha utilizado la denominación PLUS ULTRA y que es conocida por la denominación comercial MV ASEGURADORES, protegida como Nombre Comercial nº 300.249.
Que los Nombres de Dominio infringen sus derechos y que han sido registrados y se utilizan de mala fe, insistiendo en la notoriedad de la marca PLUS ULTRA de su propiedad.
Por todo ello, solicita la transferencia de los Nombres de Dominio. B. Demandada
La Demandada ha contestado como se resume a continuación:
Que no se cumplen los tres requisitos de la Política, haciendo hincapié en el hecho de que la Demandante ha dejado de usar la marca PLUS ULTRA desde el año 2005.
Que eligió la denominación “plus ultra” porque considera que es un lema, no una marca, y porque le pareció atractivo, con proyección de futuro en la navegación a través de las redes de Internet, ya que desde hace siete años la Entidad Aseguradora Plus Ultra ha causado baja en el Registro de la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones en España.
Que todos los españoles tienen derecho a utilizar el lema “Plus Ultra” por su simbología y significado, citando algunos ejemplos de terceros que lo usan en otros sectores.
Que no puede haber confusión entre los Nombres de Dominio y las marcas de la Demandante, insistiendo en la falta de uso de éstas, por lo que considera que han caducado, en virtud de las previsiones de la Ley de Marcas respecto a la obligación de uso de las mismas.
Que no ha existido mala fe en el registro de los Nombres de Dominio y que todavía no ha podido ponerlos en práctica porque ha transcurrido poco tiempo desde su registro. 6. Debate y conclusiones 6.1. Reglas aplicables
El párrafo 15(a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Experto considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio españoles de Demandante y Demandada, son de especial atingencia, junto con lo establecido en la Política, las leyes y los principios del Derecho nacional español, en particular la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre). 6.2. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el párrafo 4(a) de la Política
Conforme al párrafo 4(a) de la Política, el nombre de nominio podrá ser transferido sólo cuando la Demandante haya probado la concurrencia de los siguientes requisitos:
(i) que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con una marca de productos o servicios sobre la que la demandante tenga derechos;
(ii) que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
La citada norma añade que la Demandante deberá probar que se cumplen tales requisitos. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante ha probado la titularidad de diversos registros de marca, entre los que cabe destacar a los efectos del presente procedimiento los citados en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho), todos ellos consistentes en la denominación PLUS ULTRA y plenamente vigentes.
Los Nombres de Dominio son prácticamente idénticos a la citada marca, ya que ambos incluyen la denominación “plus ultra”, siendo el término “seguros”, añadido respectivamente delante y detrás de dicha denominación, de uso genérico, por lo que no puede ser tenido en cuenta en la comparación. En numerosas decisiones, emitidas en virtud de la Política, se ha considerado que la adición de expresiones genéricas a una marca para conformar un nombre de dominio no evita la confundibilidad. Por ejemplo, en SC FARMEC S.A. and S.C. SICOMED S.A. v. JN Prade,Caso OMPI No. D2005-0701.
En consecuencia, este Experto considera que la Demandante ha cumplido con el primer requisito de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 4(c) de la Política, el demandado puede demostrar que ostenta derechos o legítimos intereses sobre el nombre de dominio, probando que se dan determinadas circunstancias o supuestos. En efecto, aunque corresponde a la demandante la carga de la prueba, basta que ésta haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos prima facie - lo que efectivamente sucede en el presente caso -, para que dependa del demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legítimos.
El citado párrafo 4(c) de la Política se refiere a cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras:
(1) Haber utilizado el nombre de dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
(2) Ser conocido corrientemente por la denominación correspondiente al nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
(3) Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la demandante con ánimo de lucro.
En el presente caso no concurre circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada sobre los Nombres de Dominio. En cualquier caso, la Demandada no ha alegado ningún derecho propio sobre “plus ultra”, denominación que no se identifica con ninguna sociedad, producto o servicio por el que pudiera ser conocida antes del registro de los Nombres de Dominio, lo que permite presumir que con el registro de los Nombres de Dominio, que incluyen dicha denominación, tan sólo pretendía aprovecharse de algún modo de los derechos de la Demandante.
Dada la antigüedad de la marca PLUS ULTRA, cuyo registro en España se remonta al año 1935, la notoriedad que la misma ha adquirido desde hace décadas en el sector de los seguros y el hecho de que la Demandada pertenezca al mismo sector, para este Experto es difícil imaginar que la Demandada no conociera la existencia de dicha marca. De hecho y como es lógico, la Demandada no niega en ningún momento el conocimiento previo de la marca PLUS ULTRA. Por el contrario, al contestar a la Demanda facilita todo género de detalles acerca de la misma y de su evolución en los últimos años, aunque intenta justificar la elección de los Nombres de Dominio alegando que “plus ultra” es en realidad un lema que puede ser usado por cualquiera. A este respecto el Experto considera que, sin perjuicio del significado de dicha expresión, lo cierto es que la Demandante ha probado que ostenta derechos exclusivos sobre la marca PLUS ULTRA y no cabe cuestionar la validez de los correspondientes registros en este procedimiento.
Por otra parte, la Demandada alega que la marca PLUS ULTRA ha dejado de ser usada en los últimos cinco años, por lo que considera que ha caducado conforme a lo previsto en la Ley de Marcas española. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que el Artículo 55.1 de la citada Ley establece claramente que la caducidad de la marca sólo puede ser declarada por los Tribunales. En cualquier caso, aunque la marca PLUS ULTRA hubiera dejado de estar operativa durante cierto tiempo, la Demandante estaría legitimada para reanudar su uso mientras los registros correspondientes estén vigentes y no se haya iniciado una acción de caducidad de los mismos, conforme a lo establecido en el Artículo 58 de la repetida Ley.
Por todo ello, el Experto considera que la Demandada no tiene derechos ni intereses legítimos en los Nombres de Dominio y por lo tanto se da por cumplido este segundo requisito de la Política, párrafo 4(a)(ii). C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Conforme al párrafo 4(b) de la Política, constituyen prueba suficiente del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio determinadas circunstancias que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa.
Para este Experto es obvio que la Demandante no ha concedido ninguna licencia o autorización a la Demandada para registrar y/o usar los Nombres de Dominio.
Por otra parte, en opinión de este Experto - que coincide con numerosas decisiones previas emitidas bajo la Política -, cuando no se ostenta ningún derecho ni interés legítimo sobre un determinado nombre de dominio, es difícil imaginar buena fe en el registro y/o uso del mismo.
Además, en el presente caso se trata de una marca notoria en el sector. En efecto, aun en el supuesto de que la marca PLUS ULTRA hubiera dejado de usarse temporalmente, se mantiene en la actualidad su reconocimiento social en el sector de los seguros, debido fundamentalmente a la antigüedad de la misma y a su uso continuado durante décadas, de modo que la Demandada, al registrar y usar los Nombres de Dominio, estaría obteniendo un aprovechamiento injusto e indebido de la citada marca, sin olvidar que pertenece al mismo sector. A este respecto se ha de recordar que, conforme a la legislación vigente, las marcas notorias gozan de protección especial (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París; Artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artículo 8 de la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre)).
También se ha de tener en cuenta que, según el Artículo 34 de la citada Ley de Marcas española, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico y, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca (Artículo 34.2.c). El titular de este tipo de marcas podrá prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (Artículo 34.3.e).
El conocimiento previo de la marca de la Demandante se ha de considerar como otro indicio de mala fe por parte de la Demandada, coincidiendo así con numerosas decisiones dictadas en virtud de la Política, como por ejemplo en los siguientes casos: Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A v. Montera 33 S.L.,Caso OMPI No. D2002-0830, Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc.,Caso OMPI No. D2005-0556, o BolognaFiere S.p.A. v. Bonopera Daniele,Caso OMPI No. D2003-0295, o ExecuJet Holdings Ltd. v. Air Alpha America, Inc.,Caso OMPI No. D2002-0669. Véase igualmente la Sinopsis de las opiniones de los Grupos de Expertos, Segunda Edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0"), párrafo 3.1 (“WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition” ("WIPO Overview 2.0")).
En cualquier caso, en opinión de este Experto, la Demandada era consciente de que, registrando los Nombres de Dominio a su nombre, podría impedir a su legítimo titular que los registre y los utilice, lo cual constituye asimismo un indicio de mala fe.
Por último, procede añadir que, cuando se registra un nombre de dominio sin interés legítimo y de mala fe, no cabe esperar que se haga un uso de buena fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía el demandado, en el momento del registro, de estar perjudicando sin causa legítima los derechos de un tercero (ver entre otras, Comunidad Autónoma de Galicia vs Jesús Sancho Borraz,Caso OMPI No. D2000-1017). Actualmente los Nombres de Dominio no se usan en relación con un sitio web vinculado a la Demandada, aunque esta falta de uso también puede ser considerada como indicio de mala fe, conforme a numerosas Decisiones dictadas en virtud de la Política. La Demandada alega que aún no ha podido usar los Nombres de Dominio. Sin embargo, cabe insistir en el hecho de que difícilmente el uso previsto de los Nombres de Dominio (asociándolos a servicios del sector de los seguros) podría realizarse sin afectar los derechos exclusivos de la Demandante.
En consecuencia, el Experto considera que la Demandante también ha cumplido con la carga de probar que la Demandada ha registrado y usado los Nombres de dominio de mala fe, tal y como lo requiere la Política, párrafo 4(a)(iii). 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los Nombres de Dominio y sean transferidos a la Demandante.
Antonia Ruiz López
Experto Único
Fecha: 6 de agosto de 2012
Full & Egal Universal Law Academy