La Demandante es Huilo Huilo Desarrollo Turístico Ltda., con domicilio en Las Condes, Santiago de Chile, Chile, representada por Silva & Cia., Chile.
La Demandada es International Management Services, con domicilio en Buenos Aires, Argentina. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es R. 3. Inter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de julio de 2012. El mismo día, el Centro envió a R vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de julio de 2012, R envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto.
El 19 de julio de 2012, el Centro informó a las partes que la Demanda se ha presentado en español, mientras que el idioma del Acuerdo de Registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. El mismo día, la Demandante presentó sus argumentos para que el español fuera el idioma del procedimiento. El Demandado, por su parte, no alegó nada.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 31 de julio de 2012. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de agosto de 2012. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 21 de agosto de 2012.
El Centro nombró a Francisco Castillo-Chacón como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 5 de septiembre de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Idioma del Procedimiento
La Demandante solicita en su escrito que el presente procedimiento se tramite en español, argumenta la Demandante que ella tiene su sede en Chile y que la Demandada tiene su sede en Argentina, y que el idioma oficial en ambos países es el español. Este Experto coincide con la Demandante en que el idioma del procedimiento puede ser el español no solo por las razones expuestas, sino por el cruce de correspondencia que existe entre las partes, la cual obra en el expediente y de la que se desprende que ambas partes hablan y entienden perfectamente el español.
Por tanto, y de acuerdo con lo que para el efecto estipula el párrafo 11 del Reglamento, y siendo que la Demandada no objetó la petición de la Demandante, el Experto acuerda dictar la presente Decisión en español. 5. Antecedentes de Hecho
El Experto, luego de leer la Demanda y los documentos aportados por la Demandante y a falta de prueba en contrario tiene por ciertos los siguientes hechos:
La Demandante ha acreditado la titularidad de la marca HUILO HUILO en Chile en diversas clases, incluyendo la clase 43 para amparar entre otros, servicios de hotelería, El primero de los registros en Chile data del año 2006.
La Demandante opera un complejo turístico denominado Huilo Huilo en Chile. Dicho complejo turístico ofrece al visitante diversos servicios, entre los que se encuentran los servicios de hotelería prestados a través de diversos hoteles ubicados dentro del complejo.
La Demandante comercializa sus diversos servicios a través de operadores turísticos, quienes a su vez venden los servicios a los usuarios finales, generalmente a cambio de una comisión por tales servicios.
La relación entre la Demandante y la Demandada data del año 2008. Las partes entraron en un acuerdo mediante el cuál la Demandada podía comercializar los servicios prestados por la Demandante mediante la venta de paquetes turísticos. Esta relación se mantuvo vigente por algún tiempo y se deteriora al finales del 2009.
La Demandada, al promover los servicios de la Demandante, crea una cuenta de correo electrónico identificada como “huilohuilo@”, ante esto la Demandante presenta una protesta por escrito por el uso no autorizado de la marca de su titularidad y solicita el cese del uso no autorizado de la marca titularidad de la Demandante. Afirma la Demandante y así debe tenerse por demostrado que la Demandada nunca tuvo la representación de la Demandante.
La fecha de registro del nombre de dominio en disputa es el 2 de octubre de 2009. La Demandada afirma, y así debe tenerse por probado por cuanto no existe prueba en contrario, que la Demandada no está autorizada o de alguna forma licenciada para el uso de la marca y nombre comercial HUILO HUILO. 6. Pretensiones de las partes
6.1 Demandante:
Afirma la parte Demandante:
Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar a su marca HUILO HUILO, protegida en Chile en diversas clases, entre las que se encuentra la clase 42.
Que la Demandante opera un conocido y exitoso complejo turístico en Chile que es mundialmente reconocido y que se identifica ante los consumidores con el nombre de “Huilo Huilo”
Que la Demandada no tiene derechos o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa .
Que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo usado de mala fe, por cuanto el Demandado conoce a la Demandante y las marcas que ésta comercializa, de una parte por haber sido un promotor turístico autorizado para vender paquetes turísticos ofrecidos por la Demandante, y de otra, por haber sido informada por la Demandante que el uso no era autorizado y que como consecuencia de este uso no autorizado se suspendió la relación comercial entre las partes.
Que la Demandado pretende crear confusión entre el público consumidor al aparentar que los servicios que ofrece a través del nombre de dominio objeto de este procedimiento son los servicios ofrecidos por la Demandante o que la Demandada representa a la Demandante.
Que la Demandada no tiene y nunca ha tenido autorización de utilizar la marca titularidad de la Demandante. Teniendo lo anterior como antecedentes la Demandante solicita a este Experto que el nombre de dominio en disputa sea transferido a ella .
6.2 Demandada
La Demandada no contestó las alegaciones, ni ofreció prueba para desvirtuar lo afirmado por la Demandante. No obstante esto y de conformidad con el criterio mayoritario, el Demandante aún tiene la obligación de satisfacer los requerimientos establecidos en el párrafo 4 de la Política. 7. Debate y conclusiones
Normas aplicables
Este Experto basa su Decisión apegado a lo manifestado por las partes, a lo que determina la Política y al Reglamento, así como al consenso de la mayoría, según lo resuelto en casos anteriores tramitados antes esta misma instancia. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Al cotejar el Experto el nombre de dominio en disputa y la marca HUILO HUILO titularidad de la Demandante, se aprecia con claridad que, con excepción del vocablo “hoteles”, existe una coincidencia total entre la marca titularidad de la Demandante y el nombre de dominio en disputa registrado por la Demandada. Ha sido un criterio expresado ya por otros expertos UDRP que el solo hecho de incluir en su totalidad una marca registrada propiedad de un tercero es suficiente para demostrar una posibilidad de confusión. Ver por ejemplo: TELSTRA CORPORATION LIMITED V BARRY CHENG KWOK CHU,Caso OMPI No. D2000-0423; Pfizer Inc. v. United Pharmacy Ltd.,Caso OMPI No. D2001-0446; E.I. du Pont de Nemours and Company v. Richi Industry S.r.l.,Caso OMPI No. D2001-1206; Utensilerie Associate S.p.A. v. C & M,Caso OMPI No. D2003-0159; Shaw Industries Group Inc., Columbia Insurance Company v. Wan-Fu China, Ltd.,Caso OMPI No. D2007-0282. Igualmente, ha sido un criterio mayoritario entre los expertos UDRP que la inclusión de palabras de uso común dentro de un nombre de dominio que a su vez incorpora una marca registrada, no elimina la posibilidad de confusión. Es más, en casos como el presente, la palabra de uso común “hoteles” incluida dentro del nombre de dominio en disputa lejos de alejar la posibilidad de confusión la acrecienta.
Por lo tanto, habiendo acreditado la Demandante la titularidad de diversos registros de marca en Chile para HUILO HUILO, y siendo que el nombre de dominio en disputa incorpora dicha marca en su totalidad, se puede afirmar que concurre el primer requisito exigido en la Política. B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante ha cumplido con el requisito de demostrar prima facie que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. La Demandada no contradijo las alegaciones ni ofreció evidencia alguna para demostrar que la Demandante le haya autorizado en algún momento el uso de su marca HUILO HUILO.
Este Experto estima que no puede existir una oferta de buena fe de bienes o servicios cuando un sitio Web está siendo usado sin autorización o licencia del titular legítimo de una marca, y en donde se muestra fotos de propiedades turísticas propiedad del titular legítimo sin su autorización. Todo lo anterior se evidencia aún más luego de la lectura del cruce de correos electrónicos entre la Demandada y la Demandante en donde esta última enfáticamente le solicita el cese del uso no autorizado de su marca HUILO HUILO e imágenes, Incluso si los paquetes turísticos vendidos pudieran ser finalmente los ofrecidos por la Demandante.
Es criterio de este Experto que la Demandante ha satisfecho la carga de demostrar sus afirmaciones y ha remitido evidencias suficientes para cumplir con su obligación de demostrar prima facie que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimo en el nombre de dominio en disputa. De las pruebas y documentos a los que este Experto ha tenido acceso, el Experto infiere que la Demandante no autorizó a la Demandada a registrar un nombre de dominio que incluyera las marcas registradas de la Demandante. Al no haber contestado las alegaciones la Demandada, no ha presentado prueba alguna que contradiga lo afirmado por la Demandante, ni que demuestre un derecho o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa tal y como establece el párrafo 4(c) de la Política. Por tanto, este Experto concluye que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Ver Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-0465. Lo anterior coincide con Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0"), párrafo 2.1, de conformidad con la cual una vez que un demandante cumple con el requisito de demostrar prima facie sus argumentos, la demandada debe presentar pruebas y argumentos que contradigan lo afirmado por la demandante. Si la demandada no produce prueba que contradiga los argumentos y prueba ofrecida por la demandante, se considerará generalmente que el demandante ha cumplido con lo requerido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.
Por lo anterior, este Experto concluye que el párrafo 4(a)(ii) de la Política ha sido satisfecho por la Demandante. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Resulta evidente por el cruce de correspondencia entre las partes que la Demandada conocía la marca de la Demandante HUILO HUILO antes de registrar el nombre de dominio en disputa. Esto se hace más evidente por el contenido del sitio Web que incluso mostraba fotos de las instalaciones de la Demandante. En este sentido, es necesario remarcar que el sitio Web del nombre de dominio en disputa parecería no indicar el verdadero origen de la misma, es decir, que presuntamente dicho sitio Web no indica que no se trata de la Demandante, y con ello, estaría generando confusión en los usuarios con respecto al verdadero origen de ambas partes. Sin importar si los paquetes turísticos ofrecidos en el sitio Web del nombre de dominio en disputa eran efectivamente los ofrecidos por la Demandante, lo anterior no es suficiente a criterio de este Experto para demostrar un uso de buena fe de la marca HUILO HUILO titularidad de la Demandante.
El Demandante afirma que la Demandada ha registrado y está usando el nombre de dominio en disputa de mala fe y en una violación del párrafo 4(b)(iv) de la Política.
La Política determina que ciertas circunstancias que ahí se enumeran, aunque no limitadas a estas pueden ser evidencia de mala fe. Dicho párrafo indica que se considerará de mala fe si el nombre de dominio en disputa se utiliza para atraer con el fin de obtener un beneficio comercial a usuarios de Internet a su sitio de Internet o ubicación en línea, al crear una posibilidad de confusión entre la marca del Demandante y la fuente, patrocinio, afiliación o aprobación de su sitio Web en relación con un producto.
Este Experto estima que el Demandado utiliza el nombre de dominio para atraer para obtener un beneficio comercial a usuarios de Internet al crear una posibilidad de confusión con la marca de la Demandante. A falta de una justificación por parte de la Demandada, resulta razonable inferir que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa con el fin de confundir a los visitantes en cuanto a la fuente u origen del nombre de dominio en disputa o simplemente beneficiarse de la reputación y prestigio de la marca titularidad de la Demandante. Este Experto estima que lo anterior constituye mala fe de conformidad con lo que determina la Política.
Tal y como han resuelto otros expertos UDRP, lo criterios establecidos en el párrafo 4 de la Política no son numerus clausus. Ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003. Además de estos criterios, otros factores pueden ayudar a determinar la mala fe en el registro de un nombre de dominio.
En este caso, la Demandada está usando la marca de la Demandante sin que exista una posible explicación de buena fe. El hecho de que la Demandada haya tenido una relación comercial con la Demandante y que esta le haya comunicado que el uso de su marca en la forma en que la Demandada lo estaba haciendo no era un uso autorizado, son evidencias adicionales de mala fe. Así como el silencio de la Demandada a las comunicaciones de la Demandante y al no haber contestado dentro del presente expediente.
Este Experto también puede inferir mala fe al haber quedado demostrado que la Demandada conocía perfectamente la marca propiedad de la Demandante así como los servicios que esta ampara, no obstante lo anterior decidió registrar el nombre de dominio en disputa incorporando la marca propiedad de la Demandante. 8. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Francisco Castillo-Chacón
Experto Único
Fecha: 18 de Septiembre de 2012
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