La Demandante es Moroccanoil Israel, Ltd. con domicilio en Rishon le Zion, Israel, representado por Elzaburu S.L.P., España.
La Demandada es María Jesús Chust Garriel, con domicilio en Valencia, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio , y .
El Registrador de los citados nombres de dominio es Entorno Digital, S.A. 3. Historia Procesal
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de agosto de 2012. El mismo día, el Centro envió a Entorno Digital, S.A. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 3 de agosto de 2012, Entorno Digital, S.A. remitió al Centro, por igual vía, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proveyendo al efecto sus datos de contacto.
El Centro verificó que la Demanda cumpliera con los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 10 de agosto de 2012. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de agosto de 2012. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 4 de septiembre de 2012.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 11 de septiembre de 2012, previa recepción de su Declaración firmada de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El presente procedimiento se tramita en español al ser este el idioma del contrato de registro de los nombres de dominio en disputa. Dicho contrato está contenido en el documento intitulado “Términos y condiciones generales de solicitud, gestión y tramitación de nombres de dominio de Entorno Digital, S.A.”, que se encuentra disponible en . 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa israelí que comercializa productos para el cuidado capilar y corporal de alta gama en países como Estados Unidos de América, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Italia, Alemania, Austria, Suiza, España, Japón y República de Corea bajo la marca MOROCCANOIL, mediante distribución exclusiva a través de salones de belleza profesionales.
Para identificar y distinguir en el mercado sus productos capilares de formulación original hecha a base de aceite de argán, la Demandante tiene registrada la marca MOROCCANOIL en diversos países y particularmente en la Unión Europea desde septiembre de 2008.
Los nombres de dominio en disputa y fueron registrados el 30 de junio de 2010, mientras que fue registrado el 5 de septiembre de 2011. Al momento de dictarse esta Decisión, los nombres de dominio en disputa se hallan inactivos.
Mediante el portal Web vinculado a los nombres de dominio en disputa, la Demandante se percató de que la Demandada se ostentaba como Brothers Italspa, S.L., empresa que hasta noviembre de 2011 fue distribuidora exclusiva de los productos MOROCCANOIL en España.
En consecuencia, el 8 de marzo de 2012, los abogados de la Demandante enviaron vía correo certificado un requerimiento exigiendo el cese inmediato del uso de la marca MOROCCANOIL en el portal Web de la Demandada, así como la cesión voluntaria y gratuita de diversos nombres de dominio, entre ellos los nombres de dominio en disputa.
En su respuesta del 13 de marzo de 2012, los abogados de la Demandada aseguran que esta última era subdistribuidora de los productos MOROCCANOIL en las provincias de Valencia y Albacete a partir del 15 de julio de 2011, en virtud de un supuesto acuerdo con la empresa Brothers Italspa, S.L, entonces subdistribuidora de la Demandante para el territorio de España. Por último manifiestan que la Demandada estaría dispuesta a transferir los nombres de dominio en disputa a cambio de una indemnización no determinada, por los perjuicios causados por la Demandante con motivo de la terminación del contrato de distribución con Brothers Italspa, S.L.
Luego de que las negociaciones sostenidas entre los abogados de las partes no prosperaron, la Demandante decidió dar inicio al presente procedimiento administrativo. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que la Demandante apoya la procedencia de su acción son los siguientes:
(i) La marca MOROCCANOIL que la Demandante tiene registrada en la Unión Europea goza de una importante difusión en España que permite estimarla notoria en ese país, aunado a que el artículo 34 de la ley de marcas española 17/2001 faculta a la Demandante, como titular de una marca registrada para prohibir a terceros el uso de su marca como nombre de dominio;
(ii) La incorporación de las indicaciones geográficas “Valencia” y “Albacete” a los nombres de dominio en disputa es insuficiente para eliminar el riesgo de confusión existente entre dichos nombres de dominio y la marca de la Demandante;
(iii) De acuerdo con decisiones previas UDRP, cuando un nombre de dominio combina una marca registrada con un elemento geográfico o genérico, se crea una confusión que desencadena la aplicación de la Política;
(iv) La Demandada carece de derechos o intereses legítimos conforme a la Política puesto que los nombres de dominio en disputa no se corresponden con el propio nombre de la Demandada, ni esta ha sido comúnmente conocida como “moroccanoil”, como tampoco existen marcas registradas a nombre de la Demandada en España o la Unión Europea que tengan por objeto el signo MOROCCANOIL;
(v) Ni la pretendida condición de subdistribuidora de los productos MOROCCANOIL que alega la Demandada, ni los supuestos perjuicios que esta sufrió como consecuencia de la resolución del contrato de distribución entre la Demandante y Brothers Italspa, S.L. confieren derechos o intereses legítimos a la Demandada sobre los nombres de dominio en disputa;
(vi) Expertos nombrados bajo la Política han resuelto que el derecho de una persona para vender o distribuir productos amparados por la marca de un tercero no faculta a la primera para registrar y usar un nombre de dominio idéntico o similar a dicha marca salvo que exista autorización expresa del titular de la marca;
(vii) La Demandada actuó de mala fe, en el contexto de la Política, al registrar los nombres de dominio en disputa a sabiendas de que con ello se estaba apropiando de una marca notoria que identifica a la Demandante;
(viii) Al formar parte de Xela Press, S.L., una conocida empresa de comunicación que ha venido centrando su actividad en el sector de belleza, y ostentarse como subdistribuidora de los productos MOROCCANOIL que comercializa la Demandante, no cabe en ningún momento presumir que la coincidencia entre los nombres de dominio en disputa y la marca notoria del Demandante sea casual;
(ix) Antes de recibir el primer aviso de la controversia, el portal Web vinculado a los nombres de dominio en disputa presentaba una apariencia idéntica a la página corporativa de la Demandante bajo la dirección “”, y desde entonces el sitio Web de la Demandada ha permanecido inactivo, lo que configura un uso de mala fe de los nombres de dominio en disputa de acuerdo a precedentes bajo la Política sobre tenencia pasiva;
(x) Al exigir una compensación o retribución a cambio de la transferencia de los nombres de dominio en disputa, la Demandada se condujo de mala fe a la luz de diversos precedentes conforme a la Política. B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere. 6. Debate y conclusiones A. General
Como dispone el párrafo 4.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia intentada, la Demandante tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los requisitos siguientes:
(i) Los nombres de dominio en disputa son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y
(ii) La Demandada no tiene derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio en disputa; y
(iii) Los nombres de dominio en disputa han sido registrados y se utilizan de mala fe. B. Identidad o similitud
La cuestión medular en este apartado de la Política se reduce a determinar si los nombres de dominio en disputa, por sí mismos, se confunden lo suficiente con la marca sobre la que la Demandante tiene derechos como para justificar la procedencia de una acción bajo la Política, sin importar si el sitio Web vinculado a los nombres de dominio en disputa confunde o no a los usuarios de Internet. Ver Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic,Caso OMPI No. D2000-1698 (el uso que se da al nombre de dominio en el portal respectivo es irrelevante para los fines de un análisis de confusión en el contexto de la Política).
Quedan excluidos del presente análisis los sufijos “.com” y “.net” al tratarse de códigos de primer nivel necesarios técnicamente para el registro de los nombres de dominio en disputa. Ahora bien, al confrontar visualmente la denominación MOROCCANOIL con las expresiones yuxtapuestas “moroccanoilalbacete” y “moroccanoilvalencia” se observa que la marca de la Demandante está reproducida íntegramente en los nombres de dominio en disputa.
Los expertos nombrados conforme a la UDRP han reiterado en incontables ocasiones que cuando un nombre de dominio incorpora una marca en su totalidad, el primero se confunde con la segunda a pesar de la presencia de indicadores geográficos en el nombre de dominio. Ver Birkenstock Orthopädie GmbH & Co. KG v. JL Innoways Co. Ltd., Jihao Jiang, Caso OMPI No. D2012-1202 (la adición de un término geográfico como “China” no es considerada apta para distinguir el nombre de dominio de la marca registrada BIRKENSTOCK); Nissan Mexicana S.A. de C.V. v. Gustavo Adolfo Luja Membrilla,Caso OMPI No. D2009-1301 (encontrando similar hasta el punto de crear confusión al nombre de dominio con respecto a la marca NISSAN al considerar que una indicación geográfica como “Celaya” es percibida por el público como materia puramente descriptiva, incapaz de diferenciar a un nombre de dominio por cuanto a su impresión general).
Bajo este principio, el Experto encuentra que los nombres geográficos “Valencia” y “Albacete” no constituyen elementos diferenciadores idóneos para desvirtuar la confusión gráfica existente entre los nombres de dominio en disputa y la marca base de la acción.
En función de lo anterior se tiene por superado el umbral que supone el párrafo 4.a).i) de la Política. C. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4.c de la Política admite de forma no limitativa las siguientes defensas que, de tenerse por acreditadas, reconocen derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:
(i) antes de recibir la notificación de la demanda, usted ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
(ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes;
(iii) usted está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.
De las alegaciones hechas en la Demanda y las pruebas que aportó la Demandante se desprende que la Demandada: i) no es licenciataria de las marcas MOROCCANOIL que posee el Demandante; ii) no cuenta con registros de marca propios en España o la Unión Europea que tengan por objeto la denominación “moroccanoil”; ni tampoco iii) es conocida comúnmente por los nombres de dominio en disputa.
Lo anterior es suficiente para revertir la carga de la prueba a la Demandada, quien no obstante haber sido debidamente notificada por el Centro del inicio de este procedimiento administrativo, no compareció al mismo para alegar y probar la existencia de derechos o intereses legítimos en términos de la Política.
No pasa desapercibida al Experto la comunicación escrita de fecha 13 de marzo de 2012 dirigida por los abogados de la Demandada a los representantes legales de la Demandante, referida en el apartado 4 supra.
La letrada que firma dicha comunicación funda el pretendido interés legítimo de la Demandada para haber registrado y retener la titularidad de los nombres de dominio en disputa, en su supuesta condición de subdistribuidora de productos MOROCCANOIL en Valencia y Albacete por virtud de una autorización mediante correo electrónico por parte de un agente de Brothers Italspa, S.L., empresa que según el dicho del propio Demandante fue su distribuidor exclusivo en España hasta el 17 de noviembre de 2011.
El Experto estima que la comunicación de referencia es ineficaz para acreditar derechos o intereses legítimos conforme a la Política puesto que, en primer lugar, la carta en cuestión emana de una dirección electrónica privada, no corporativa, sin poder verificar su origen, en segundo, no hay certeza de la pertenencia del emisor a la empresa Brothers Italspa, S.L., en tercero no hay constancia de las facultades del pretendido agente para vincular a su supuesto mandante, y por último, en ningún lugar del mensaje electrónico se faculta a la Demandada para registrar los nombres de dominio en disputa sea a título personal o por cuenta del distribuidor.
A mayor abundamiento, no existe evidencia alguna de que la empresa Brothers Italspa, S.L. hubiese estado en principio facultada para usar la marca de la Demandante como nombre de dominio.
Como bien alega la Demandante, diversos expertos nombrados con arreglo a la UDRP han señalado que a falta de consentimiento del demandante para que su marca sea registrada como nombre de dominio, y en su caso, bajo qué condiciones, no puede presumirse la existencia de derechos o intereses legítimos en favor del demandado por el solo hecho de ser un distribuidor autorizado por el demandante para comercializar sus productos en un determinado territorio. Ver AVENTIS Pharma S.A. and Merrell Pharmaceuticals Inc. v. Rx USA,Caso OMPI No. D2002-0290 (el derecho a comercializar productos bajo la marca de un tercero no incluye el derecho a registrar un nombre de dominio que incorpore dicha marca, salvo que el titular de la marca otorgue al efecto su consentimiento).
Ante la falta de pruebas por parte de la Demandada de que el Demandado otorgó su consentimiento a Brothers Italspa, S.L. para sub-licenciar válidamente el uso de la marca MOROCCANOIL de la Demandante como nombre de dominio a María Chust Garriel en lo personal, y de que la supuesta autorización sigue vigente después de la terminación del contrato de distribución entre la Demandante y el distribuidor, el Experto concluye que la Demandada presuntamente no posee derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa en el sentido de la Política.
Por último, de acuerdo con el criterio prevaleciente bajo la Política, un distribuidor puede estar realizando una oferta de buena fe de productos y servicios, y con ello adquirir intereses legítimos de acuerdo al párrafo 4.c)i) de la Política, cuando se satisfacen las siguientes condiciones mínimas: (1) la Demandada está ofreciendo realmente productos y servicios dentro del portal que aloja al nombre de dominio en disputa, (2) la Demandada está usando el portal para ofertar únicamente aquellos productos amparados bajo la(s) marca(s) de la Demandante, (3) el portal revela de manera clara y precisa la relación entre la Demandada y el titular de la(s) marca(s) y (4) la Demandada no debe haber intentado acaparar el mercado en todos los nombres de dominio en disputa, impidiendo así a la Demandante reflejar su marca en un nombre de dominio. Ver párrafo 2.3 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición, (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”).
El Experto advierte que en la especie no se observa el estándar de distribuidor de buena fe ya que al encontrarse inactivos los nombres de dominio en disputa, la Demandada no puede acreditar ninguna de las condiciones (1), (2) y (3) arriba descritas.
De esta manera se surte la hipótesis prevista en el párrafo 4.a).ii) de la Política. D. Registro y uso de los nombres de dominio en disputa de mala fe
La Demandante alega, en primer lugar, que los nombres de dominio en disputa fueron registrados de mala fe debido a que la Demandada se apropió conscientemente de una marca que la Demandante reputa notoria en España.
Para demostrar la pretendida notoriedad de la marca MOROCCANOIL en España, la Demandante exhibe impresiones de su propio sitio Web, de espacios de la empresa ocupados en redes virtuales, resultados de búsquedas en Google de la denominación “moroccanoil” y copias de revistas del sector de belleza.
De acuerdo a una nota de prensa de fecha 1 de agosto de 2012 ofrecida por la propia Demandante, la marca MOROCCANOIL cuenta con apenas cuatro años de historia y apenas llegó al mercado español.
En estas condiciones, el Experto rechaza que una marca que apenas se instala en un mercado sea apta jurídicamente para ser estimada notoria en ese país. Las pruebas que aporta la Demandante ciertamente son precarias e inconducentes para acreditar la notoriedad que invoca.1
No obstante ello, el Experto reconoce que la marca MOROCCANOIL ha ido posicionándose rápidamente fuera de España, en particular en los Estados Unidos de América, como se da cuenta en un caso anterior. Ver 3903150 Canada Inc. doing business as Moroccanoil, Moroccanoil, Inc., Moroccanoil Israel Ltd. v. Steven Rich, DomainRegPA SA,Caso OMPI No. D2010-0218 (al momento de crearse los portales del demandado, los productos identificados con la marca MOROCCANOIL eran muy conocidos en los Estados Unidos y el Demandante había adquirido para entonces una reputación significativa o “goodwill”).
Por otra parte, el Experto observa que al momento de registrar los nombres de dominio en disputa, la Demandada conocía la marca de la Demandante y carecía del consentimiento de esta para incorporar su marca en dichos nombres de dominio.
Asimismo, el Experto considera que la conducta de la Demandada, consistente en exigir una indemnización por cuantificarse a título de daños y perjuicios que no ha logrado acreditar, pone de manifiesto su intención de vender los nombres de dominio en disputa por un precio que supera los costos relacionados directamente con el registro y mantenimiento de los mismos, ubicándose así en el supuesto de mala fe registral del párrafo 4.b)i) de la Política que se transcribe a continuación:
“(i) circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio;”
En vista de que la Demandada afirma estar vinculada a una empresa de comunicación y posicionamiento en redes sociales, así como al hecho de que antes de recibir el primer aviso de la controversia, los nombres de dominio estaban presuntamente asociados a un portal de Internet que, según lo argumentado por la Demandante, reproducía fielmente el contenido del portal de la Demandante, pretendiendo así confundir a los usuarios del sitio Web en cuanto al origen empresarial de dicho sitio Web, y tomando en consideración la inactividad que presentan actualmente los nombres de dominio en disputa, el Experto determina que estos últimos fueron usados de mala fe al configurarse la causal prevista en el párrafo 4.b)iv) que a la letra establece:
(iv) si, al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.
En razón de lo anterior, el Experto tiene por demostrado el requisito dispuesto en el párrafo 4.a)iii) de la Política. 7. Decisión
En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que la Demandante ha acreditado los extremos de su acción. Por consiguiente y de conformidad con lo dispuesto por los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, se resuelve que los nombres de dominio en disputa , y sean transferidos a la Demandante.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 25 de septiembre de 2012
1 Dichas pruebas pudieron haberse referido a la participación de mercado en el segmento relevante, gastos de publicidad, ventas totales, valor de la marca en libros, nivel de reconocimiento de la marca por el público consumidor, extensión geográfica del uso de la marca dentro de España, entre otros factores.
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