El Demandante es Ford Motor Company con domicilio en Dearborn, Michigan, Estados Unidos de América, representada por Cuesta Llaca Esquivel Abogados, México,
El Demandado es Carlos Mondragón con domicilio en Colonia, Centro México DF, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es GoD, LLC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de agosto de 2012. El mismo día, el Centro envió a GoD, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 31 de agosto de 2012, GoD, LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 19 de septiembre de 2012. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de octubre de 2012. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 10 de octubre de 2012.
El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 1 de noviembre de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
En fecha 16 de noviembre de 2012, el Centro notificó a las partes la extensión de la fecha de la Decisión al 19 de noviembre de 2012. 4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es un reconocido fabricante de automotores. Es titular de la marca FORD registrada en México en diversas clases.
El nombre de dominio en disputa fue registrado con fecha 13 de octubre de 2006. Al momento de la emisión de la presente decisión, el nombre de dominio en disputa re direcciona a los usuarios de Internet a otro nombre de dominio localizado en a través el cual el Demandado vende refacciones originales marca FORD. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
El Demandante alega que posee registradas en México la marca FORD en clases 12, 42, y 35 y la marca FORD (diseño) en clases 7, 8, 9, 11, 12, 16, 20, 21, y 23 de la Clasificación Internacional.
El Demandante sostiene que el nombre de dominio en disputa contiene su marca, lo cual se desprende de la simple lectura del mismo en comparación con la marca. Añade que el contenido de la página Web alojada en el nombre de dominio en disputa contiene productos o servicios iguales o similares a los que protegen las marcas del Demandante antes señaladas, por lo que crea confusión en los consumidores que pensaran que se trata del Demandante, una empresa de prestigio mundial.
Respecto a la existencia de derechos o intereses legítimos, sostiene que el Demandado no cuenta con registro marcario alguno que le faculte a utilizar la marca FORD dentro de su dominio, siendo que tampoco cuenta con autorización o licencia alguna otorgada por la Demandante para llevar a cabo un uso legítimo de la denominación en cuestión.
Respecto a la mala fe, el Demandante señala que su marca es mundialmente conocida, y tiene un alto prestigio. Agrega que el Demandado ofrece los mismos productos (por un error de tipeo se hace alusión a tiempos compartidos) mediante un sitio Web cuyo nombre de dominio incluye la marca FORD. Por ello concluye que es evidente que se está intentando lucrar con el buen nombre del Demandante, haciendo creer a los consumidores que se trata bien de la misma empresa o de una filial o licenciataria autorizada lo cual según sostiene el Demandante es completamente falso.
El Demandante requiere la transferencia del nombre de dominio en disputa. B. Demandado
El Demandado manifiesta que sólo comercializa refacciones originales marca FORD y que en ningún momento se ha hecho uso indebido de la marca.
Agrega que todas las refacciones originales que comercializa se han adquirido a través de concesionarios autorizados por Ford Motor Company de México, y como prueba de ello adjunta a su respuesta cartas de los referidos proveedores en los cuales se da cuenta de la venta de productos originales y la cantidad que le compra a cada uno en forma mensual.
Considera que en virtud de lo expuesto, no encuentra motivo alguno por el cual pudiera prosperar la Demanda, pues el Demandado sostiene que promueve, defiende y brinda a sus clientes refacciones originales de la marca FORD.
Alega asimismo que dicha provisión de refacciones se realiza desde el año 1938 y siempre se ha dedicado a la venta exclusiva de refacciones originales Ford y de ninguna otra marca automotriz. Sostiene en definitiva que son un canal de distribución de refacciones Ford originales y no incurre en competencia desleal tal como se asevera en la demanda.
Por todo lo expuesto, propone llegar a un acuerdo sobre el nombre de dominio en disputa.
Con fecha 12 de octubre de 2012, y en respuesta al Escrito de Contestación del Demandado de fecha 10 de octubre de 2012, el Demandante, reiterando los argumentos ya indicados en su Demanda, sostuvo que el hecho de que el Sr. Mondragón venda productos supuestamente originales adquiridos de las concesionarias Ford de México, de ninguna manera significa que dicha persona tenga la autorización (o licencia) del uso de la marca FORD. Ford Motor Company es el legítimo titular de la marca FORD, no las empresas que mencionó el Sr. Mondragón.
Asimismo, repite que Ford Motor Company no ha concedido licencia de uso y/o autorización al Sr. Mondragón para usar la marca FORD. Por ultimo, reitera que Ford Motor Company no está interesado en suspender el procedimiento ni tampoco negociar una posible resolución amistosa de este conflicto, pues es obvio que el Sr. Mondragón desea sacar un provecho económico por la cancelación y/o transferencia del nombre de dominio en disputa . Finalmente, el Demandante indica que por los motivos indicados más arriba, no desea negociar una posible resolución amistosa con el Demandado. 6. Debate y conclusiones 6.1. Idioma del procedimiento
El Demandante declaró en su Demanda que el acuerdo de registro estaba en idioma inglés, pero que la Demanda fue presentada en idioma español porque el titular del nombre de dominio en disputa tiene domicilio en México, país de habla hispana. Agrega además de que el contenido del sitio a que se dirige el nombre de dominio en disputa está también en idioma español. Finalmente concluye que conviene a los intereses de Ford Motor Company que el procedimiento sea llevado en español.
El Demandado no realizó consideración alguna en su contestación respecto al idioma del procedimiento, pero las comunicaciones con el Centro fueron realizadas en idioma español.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que tanto el Demandante como el Demando han presentado sus escritos o comunicaciones en español, y que, habiendo tenido la oportunidad de cuestionarlo, ninguno ha objetado el uso de este idioma para el procedimiento, el Experto decide que el idioma del procedimiento será el español. 6.2. Condiciones
De acuerdo con el párrafo 4.a) de la Política, el Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio en disputa respecto de las marcas sobre las que la Demandante tiene derechos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa; y
(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Para fundamentar el cumplimiento de este requisito, el Demandante ha hecho una reseña de las diversas marcas de las que es titular en México y ha alegado la absoluta identidad o, al menos, semejanza productora de confusión entre sus marcas FORD y el nombre de dominio en disputa.
Para apreciar la similitud entre dos signos enfrentados hay que partir de una comparación objetiva entre ambos.
El Experto considera que, efectivamente, existe similitud hasta el punto de generar confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca FORD del Demandante.
La única diferencia existente entre las marcas del Demandante y el nombre de dominio en disputa se refiere al agregado en primer lugar del término “refacciones”, que constituye un término genérico en relación a la marca FORD, pues se entiende como repuestos o accesorios de automotores y luego a la extensión “.com”, característica técnica de un nombre de dominio.
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4.a).i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4.c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.
En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio en disputa o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.
Asimismo, una vez que el Demandante ha alegado y o demostrado la inexistencia de estos supuestos, la carga de la probar la existencia de un derecho o interés legítimo pasa al Demandado (ver Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0"), sección 2.1).
Ninguno de estos supuestos se encuentra presente en el caso bajo análisis ni ha sido demostrado por el Demandado.
No consta que el nombre de dominio en disputa coincida en parte o en su totalidad con un derecho de marca del que el Demandado sea titular, o que sea conocido por ese nombre de dominio.
De la disputa surge que el nombre de dominio fue creado el 13 de Octubre de 2006 pero el Demandado no ha indicado en su Contestación a la Demanda desde cuando lo usa para vender productos Ford. A la fecha de esta Decisión, el Experto ha comprobado que cuando se escribe la dirección del nombre de dominio en disputa, se produce un re-direccionamiento al nombre de domino también propiedad del Demandado. El Demandado entonces no parece ser conocido por el nombre de dominio en disputa. Mas bien parece que se identifica en el mercado con el nombre Refacciones Bucarelli. Por otra parte, las notas que ha acompañado al procedimiento provenientes de distribuidores oficiales Ford hacen alusión a Carlos Mondragón.
Finalmente, cabe recordar que la visión de consenso sostiene que normalmente un revendedor o distribuidor puede estar haciendo oferta de buena fe de bienes que lleven la marca y ser por ende poseedor de un interés legitimo en el nombre de dominio si se dan ciertas condiciones (doctrina de los casos Oki Data Americas, Inc. v. ASD Inc.,Caso OMPI No. D2001-0903 y Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Del Fabbro Laurent,Caso OMPI No. D2004-0481), en los cuales se admitió el interés legítimo en quien vendía productos de la demandante y había indicado en forma precisa en su sitio Web cual era exactamente su relación con el dueño de la marca.
Sin embargo, este Experto comparte la doctrina sostenida en varios casos decididos bajo la Política donde se considera que sin la expresa autorización del titular marcario, el derecho a revender o distribuir productos con la marca del titular no crea un derecho a usar un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con los signos distintivos del titular marcario.
Si bien la reventa de bienes proveniente del Demandante o de sus distribuidores oficiales en México puede darle un derecho a usar la marca en conexión con esos bienes para su venta (cuestión que no es objeto de debate en este procedimiento), ello no implica que tenga derecho o interés legitimo a registrar un nombre de dominio que contenga la marca sin la expresa autorización de su titular (Ver Hoffmann-La Roche Inc. v. #1 Viagra Propecia Xenical & More Online Pharmacy,Caso OMPI No. D2003-0793; AVENTIS Pharma S.A. and Merrell Pharmaceuticals Inc. v. Rx USA,Caso OMPI No. D2002-0290 y Hoffmann-La Roche AG v. Canadian Pharmacy Network Online,Caso OMPI No. D2005-1203).
En síntesis, el Experto considera que no existe en el presente caso ningún motivo razonable para apartarse del principio ya reconocido en otros precedentes que, en circunstancias similares, niega al revendedor de los productos de una marca ajena el derecho o interés legítimo a utilizarla en un nombre de dominio. Véanse, por ejemplo, los casos Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc.Caso OMPI No. D2000-0079; The Stanley Works and Stanley Logistics, Inc. v. Camp Creek Co., Inc.Caso OMPI No. D2000-0113 y Casio Keisanki Kabushiki Kaisha v. Baroli, S.L.,Caso OMPI No. D2005-0365.
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4.a).ii) de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El último de los elementos previstos por la Política es que el Demandado haya registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe. De este modo, tal y como establece la Política y de acuerdo con lo confirmado desde las primeras decisiones adoptadas en el marco de la Política (World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman,Caso OMPI No. D1999-0001 o Robert Ehen Bogen v. Mike Pearson,Caso OMPI No. D2000-0001) hay que indicar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del nombre de dominio en disputa como en su posterior utilización.
El Demandante no plantea ninguno de los supuestos previstos en la Política como mala fe, ni otros que no están previstos en la Política, limitándose a realizar alegaciones genéricas sobre la mala fe del Demandado.
En cuanto a la mala fe en el registro, este Experto interpreta - ante la ausencia de alegaciones por parte del Demandante - que las circunstancias aportadas por el Demandado permiten considerar que el Demandado conocía la existencia del Demandante y sus marcas, pues en su Escrito de Contestación alega vender productos Ford desde hace varios años. Si bien la Política no lo define, puede sostenerse que la mala fe es la constatación de un hecho concreto: que el sujeto conoce o no un estado de cosa determinado (cfr. Isabel García de Cortazar Fajardo, La mala fe en el procedimiento de la ICANN, Actas del Derecho Industrial n. 28, Marcial Pons, Madrid, España, 2007, pág. 233). Queda claro entonces para el Experto que el Demandado conocía la marca de la Demandante al momento del registro del nombre de dominio en disputa.
Por otra parte, a la fecha de esta decisión, el Experto ha podido comprobar que al acceder al nombre de dominio en disputa, se produce un re direccionamiento al nombre de dominio . En dicho nombre de dominio se ofrecen a la venta repuestos Ford originales.
No hay en los antecedentes de la causa constancias que relacionen a con el Demandado. Sin embargo el Experto ha consultado la base de datos pública WhoIs del nombre de dominio y ha comprobado que el citado dominio está registrado nombre de un tal “C C”, y tanto el contacto administrativo como el contacto técnico del nombre de dominio indican como correo electrónico el mismo correo electrónico utilizado por el Demandado para presentar su Escrito de Contestación al Centro con fecha 10 de octubre de 2012.
De lo expuesto surge que el Demandado está usando el nombre de dominio en disputa que contiene la marca FORD para re-direccionar a usuarios de Internet a otro nombre de dominio bajo el nombre , que también esta bajo su control. Asimismo, el Demandado ha adjuntado una comunicación de fecha 11 de julio de 2012 mediante la cual se logró dar de baja del nombre de dominio en disputa el diseño de la marca FORD con un ovalo en letras estilizadas. Si bien en la actualidad en ese nombre de dominio adecuadamente se hace mención a la venta de accesorios originales Ford, sin usar dicho logo, el re direccionamiento de un nombre de dominio que contiene la marca FORD hacia otro dominio que no contiene la marca FORD puede generar confusión en los usuarios de Internet acerca del respaldo del Demandante a dicho sitio Web, y por ende constituye un aprovechamiento de la marca del Demandante en Internet. En efecto, quien busca en Internet el nombre de dominio en disputa terminará en el sitio de Rafacciones Bucareli. El titular de una marca tiene el derecho de impedir que un tercero use la marca en un nombre de dominio sin su consentimiento de esta forma y el uso continuo de dicho nombre de dominio para dichos fines contra la voluntad del titular marcario de demostrativo de la mala fe en el uso del dominio.
Por todo ello, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa se registró y se usa de mala fe. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido al Demandante.
Pablo A. Palazzi
Experto Único
Fecha: 19 de noviembre de 2012
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