Le Requérant est M. Antonino Amaddeo (Reminiscence Diffusion Internationale), d’Antibes, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.
Le Défendeur est Gas Bijoux SAS / GAS Olivier de Paris, France. 2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine litigieux , , , et .
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine litigieux sont enregistrés est OVH. 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 10 septembre 2012.
Initialement, la plainte déposée visait les cinq noms de domaine litigieux, ainsi que trois noms de domaine enregistrés dans l’extension “.fr”: , et .
Par une notification du 10 septembre 2012, le Centre a rappelé au Requérant que les Principes Directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après désigné les “Principes Directeurs”) visent à résoudre les litiges portant sur des noms de domaine enregistrés dans des extensions génériques. Or les litiges relatifs à des noms de domaine en “.fr” relèvent d’un règlement différent.
Par conséquent, le Centre a invité le Requérant à retirer les trois noms de domaine litigieux “.fr” de sa plainte pour permettre à celle-ci de se poursuivre, et à mieux se pourvoir concernant ces trois noms de domaine, notamment en les soumettant au règlement mis en place par le registre français AFNIC sous le nom de SYRELI.
En date du 13 septembre 2012, le Centre a adressé une requête à OVH aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 14 septembre 2012, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes Directeurs, aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes Directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 28 septembre 2012, une notification de la plainte, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 octobre 2012. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 19 octobre 2012, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 1er novembre 2012, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Alexandre Nappey. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes Directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits
Le Requérant est Monsieur Antonino AMADDEO, le fondateur et dirigeant de la société Reminiscence Diffusion Internationale, société par actions simplifiée créée dans les années 70 dans le sud de la France et immatriculée en 1980 au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes. La société Reminiscence produit et commercialise des articles de bijouterie et de parfumerie en France et à l’international.
Le Requérant intervient à titre personnel et en qualité de co-titulaire des marques invoquées à l’appui de la plainte.
Le Requérant est en effet co-titulaire de plusieurs marques françaises, communautaires et internationales. Parmi celles-ci, il cite à l’appui de sa demande notamment les marques suivantes :
- Marque française REMINISCENCE No. 1.561.493, déposée le 17 novembre 1989 et enregistrée pour des produits des classes 3, 14, 16, 18 et 20;
- Marque française REMINISCENCE No. 04 3327583, déposée le 3 décembre 2004 et enregistrée pour des produits des classes 9, 21 et 24;
- Marque communautaire REMINISCENCE No. 004235909, déposée le 10 janvier 2005 et enregistrée pour des produits des classes 3, 14 et 25;
- Marque communautaire REMINISCENCE No. 009973868, déposée 3 mai 2011 et enregistrée pour des produits des classes 3, 18 et 20;
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions du paragraphe 10(d) des Règles d’application “pouvoirs généraux de la Commission”: “La commission détermine la recevabilité, la pertinence, la matérialité et la valeur des éléments de preuve. ”
En l’espèce, la Commission administrative observe que les marques invoquées par le Requérant figurent à l’annexe 5 de la plainte sous la forme d’un listing. Il appartient normalement au Requérant de fournir les justificatifs des droits qu’il invoque à l’appui de sa demande, en vertu des dispositions du paragraphe 3(b)(viii) des Règles d’application.
Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine constitués de la dénomination “reminiscence” isolément ou associée à des termes descriptifs de son activité, tels que notamment :
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.
Le Requérant se prévaut encore de droits sur la dénomination “reminiscence” au titre de l’enseigne qui est exploitée par un certain nombre de points de vente de la société du Requérant.
Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés le 15 août 2011. 5. Argumentation des parties A. Requérant
Le Requérant invoque des droits exclusifs sur la dénomination “reminiscence” à titre de marque, d’enseigne et de noms de domaine, en France et dans plusieurs pays étrangers. En raison de son ancienneté et des investissements consentis au soutien de sa promotion, le Requérant soutient que la marque REMINISCENCE bénéficie d’une incontestable renommée dans le secteur de la parfumerie et de la bijouterie.
Il constate que les noms de domaine litigieux reproduisent la marque REMINISCENCE à l’identique, la combinant à des termes purement descriptifs de son activité dans le secteur de la parfumerie et de la bijouterie. Les noms de domaine litigieux sont de ce fait similaires au point de prêter à confusion selon le Requérant avec les marques antérieures dont il est co-propriétaire.
Le public serait dès lors fondé à penser que les noms de domaine litigieux sont détenus par le Requérant, qui estime par conséquent que les enregistrements ont été réalisés par le Défendeur afin de tirer profit indûment de la renommée de sa marque REMINISCENCE.
Or, il est soutenu par ailleurs que le Défendeur ne détient ni droit, ni intérêt légitime qui se rapporte aux noms de domaine litigieux, ce d’autant moins qu’il s’agit d’un concurrent du Requérant, établi à Paris.
Cette relation de concurrence ne peut que confirmer, selon le Requérant, le fait que l’enregistrement des noms de domaine litigieux n’est pas le fruit du hasard mais démontre au contraire la mauvaise foi du Requérant.
Enfin, le Requérant estime que la non-exploitation des noms de domaine litigieux, et leur simple renvoi vers une page d’Internet de parking fournie par OVH lui porte préjudice alors même qu’il fidélise sa clientèle par le biais d’Internet. Le défaut d’exploitation pourrait laisser aux internautes que le Requérant ne communique pas ou pire, qu’il a cessé ses activités. Cet usage des noms de domaine litigieux caractérise selon le Requérant la mauvaise foi du Défendeur. B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas fourni d’arguments en réponse à la plainte. 6. Discussion et conclusions
Nonobstant le défaut de réponse du Défendeur dans la présente procédure, la Commission administrative doit déterminer si les trois conditions posées par le paragraphe 4(a) des Principes Directeurs sont réunies, à savoir:
(i) les noms de domaine litigieux sont identiques ou similaires au point de prêter à confusion avec une marque de produit ou de service appartenant au Requérant;
(ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime à l’utilisation des noms de domaine litigieux; et
(iii) le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi. A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant a établi l’existence des droits qu’il détient sur un certain nombre de marques REMINISCENCE tant en France qu’à l’étranger.
La circonstance selon laquelle le Requérant est simplement co-titulaire de ces marques avec des tiers non présents à la procédure n’est pas déterminant selon les Principes Directeurs et la jurisprudence de dits Principes.
Voir sur ce point notamment Canal + France v. Moniker Privacy Services / Janice Linburd, Prochester Partners, Inc.,Litige OMPI No. D2010-2044.
Le Requérant démontre, à toutes fins utiles, qu’il détient des droits sur différentes marques qui sont indiscutablement similaires avec les noms de domaine litigieux. Ces droits invoqués sont antérieurs aux noms de domaine litigieux.
Les noms de domaine litigieux sont tous construits selon la même structure: ils incorporent tous la dénomination “reminiscence”, qui est visuellement, phonétiquement et conceptuellement identique à la marque REMINISCENCE du Requérant; à cette dénomination sont associées successivement les termes “bijoux”, “parfum”, “parfums” ou “paris”, avec ou sans tiret pour former les noms de domaine litigieux. Les noms de domaine litigieux sont enfin pourvus de l’extension générique “.com”.
La Commission administrative considère que les termes associés à la dénomination “reminiscence”, identique à la marque, sont simplement descriptifs des produits élaborés et commercialisés par le Requérant (des parfums et des bijoux), ou d’une des nombreuses localités où les produits du Requérant peuvent être achetés (Paris).
De plus, il est bien établi que l’extension (en l’occurrence “.com”) n’a pas à être prise en considération dans la comparaison des noms de domaine litigieux avec la marque opposée du Requérant.
La Commission administrative estime que les combinaisons de termes composant les noms de domaine litigieux ne sont pas distinctives et par conséquent décide que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec la marque REMINISCENCE du Requérant.
Voir pour une application dans une affaire similaire Marc Orian, Société Anonyme v. I. Stewart Donald, Joseph J. Gatlin,Litige OMPI No. D2012-0418
En conséquence, la Commission administrative estime que le Requérant a satisfait les conditions du paragraphe 4(a)(i) des Principes Directeurs. B. Droits ou intérêt légitime
Selon les Principes Directeurs, paragraphe 4(a)(ii), le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.
Si la charge de la preuve de l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur incombe au Requérant, les commissions administratives considèrent qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis qu’un requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur d’établir le contraire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes. Voir notamment Lan Airlines S.A. contre Frédéric Piechon, Litige OMPI No. D2012-1425
En l’occurrence, le Défendeur ne démontre pas être connu sous le nom de domaine litigieux, ni n’avoir jamais proposé de bonne foi des produits ou des services en relation avec les noms de domaine litigieux.
Au contraire, il semble que le Défendeur apparaît clairement comme un concurrent du Requérant.
En l’absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative se fonde sur les allégations non contestées du Requérant confortées par les pièces jointes au dossier.
La Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon le paragraphe 4(b) des Principes Directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir qu’un nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi :
i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine litigieux essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,
ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique,
iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent, ou
iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
Les exemples précités ne sont pas exhaustifs.
Dans la présente procédure, la Commission administrative retient tout d’abord que les noms de domaine litigieux sont particulièrement proches des certains des noms de domaine exploités par le Requérant lui-même.
De plus, il apparaît que le Défendeur est un concurrent du Requérant et que les deux parties se situent en France. Il en résulte que le Défendeur avait nécessairement connaissance de la marque du Requérant au moment où il a réalisé les dépôts des noms de domaine litigieux.
Ensuite, la Commission administrative constate que les noms de domaine litigieux ne sont pas exploités. Dans certaines circonstances, il est reconnu que la détention passive d’un nom de domaine peut être retenue comme une circonstance de mauvaise foi.
La Commission administrative retient également l’argument du Requérant selon lequel le défaut d’exploitation de noms de domaine litigieux particulièrement proches de ceux qu’il utilise lui-même pour promouvoir ses produits auprès de sa clientèle, est de nature à lui causer un important préjudice dès lors que les internautes pourraient être amenés à penser que le Requérant n’est pas présent sur Internet ou pire, qu’elle a cessé ses activités.
Au vu des éléments qui lui ont été soumis, la Commission administrative estime que l’ensemble des circonstances qui entourent la détention passive des noms de domaine litigieux démontre la mauvaise foi du Défendeur.
La troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes Directeurs est par conséquent satisfaite. 7. Décision
Au regard des éléments développés ci-dessus et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes Directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux , , , et soient transférés au Requérant.
Alexandre Nappey
Expert Unique
Le 15 novembre 2012
Full & Egal Universal Law Academy