La Demandante es Colombiahosting S.A.S. con domicilio en Cali, Colombia, representada por Parra, Rodríguez & Cavelier, Bogotá, Colombia.
El Demandado es Diego Alejandro Marín Galvis con domicilio en Medellín, Colombia, representado por Diego Martín Buitrago Botero, Medellín, Colombia. 2. El Nombre de Dominio en disputa y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registrador del citado nombre de dominio es Click Registrar, Inc. d/b/a (el “Registrador”) 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de septiembre de 2012. El mismo día, el Centro envió al Registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. En fechas 24 y 25 de septiembre de 2012, el Centro envió sendos recordatorios al Registrador solicitándole la verificación correspondiente al nombre de dominio en disputa. El 26 de septiembre de 2012, el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta desvelando el registrante y sus datos de contacto. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante el 28 de septiembre de 2012 suministrando el registrante y los datos de contacto desvelados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El Demandante envió una Demanda enmendada en fecha 1 de octubre de 2012. El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de octubre de 2012. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de octubre de 2012. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 25 de octubre de 2012, en castellano y el 26 de octubre de 2012 en inglés.
El Centro nombró a Daniel Peña como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 13 de noviembre de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El Experto considera que la coincidencia en la nacionalidad de las partes, su domicilio, el acervo probatorio presentado con la demanda y la versión del Escrito de la Contestación a la Demanda también en español justifican plenamente que el lenguaje del Procedimiento y de la Decisión sea el español. El español es el idioma oficial de Colombia, lugar de domicilio y nacionalidad de las partes. Se presume además que ambas partes así como sus apoderados dominan esta lengua. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una compañía establecida en Colombia en agosto del 2007.
La Demandante es titular de la marca mixta COLOMBIA HOSTING que además de esta expresión nominativa incluye una gráfica.
La marca mixta COLOMBIA HOSTING está registrada en Colombia para distinguir servicios de telecomunicaciones en la clase 38 internacional, versión 9ª desde el 25 de octubre de 2010 y está vigente hasta el 2020.
Además la Demandante tiene una solicitud pendiente de registro respecto de la misma marca en clase 38 internacional, versión 9ª.
La Demandante además es titular del nombre de dominio , el cual utiliza actualmente.
La Demandante además es titular del nombre de dominio , el cual fue registrado en marzo 6 de 2006 y que también utiliza actualmente para su página web.
El Demandado no es titular de ningún registro de marca COLOMBIA HOSTING DOMINIOS que corresponde al nombre de dominio en disputa.
Con el Escrito de la Contestación de la Demanda, el Demandado presenta la prueba de la existencia de un establecimiento de comercio con el nombre “Colombia Hosting Dominios” con matrícula mercantil 2151906802 de 21 de octubre de 2011 con actividades de diseño de páginas web, hosting y nombres de dominio. De acuerdo a los documentos adjuntos presentados por el Demandado, en los que claramente se reconoce el nombre del Demandado como propietario del establecimiento, se evidencia la relación entre el establecimiento de comercio y el Demandado.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 16 de agosto de 2011. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante afirma que la marca COLOMBIA HOSTING es un activo intangible de su propiedad.
La Demandante afirma que cuando se realiza una búsqueda en Internet de la expresión “colombiahosting” incluyendo además la expresión “dominios” en el resultado jerárquico de la misma prevalece la primera expresión.
La Demandante considera que permitir el registro del dominio tiene el potencial de causar confusión en el público consumidor y en los clientes de la Demandante sobre su posible relación con el Demandado.
El Demandado no ha registrado la marca COLOMBIA HOSTING DOMINIOS.
El Demandado no utiliza el nombre de dominio en disputa.
Entre la Demandante y el Demandado no existe ninguna relación comercial, contrato de licencia o autorización alguna que permita al segundo utilizar la expresión “colombiahosting”. B. Demandado
El Demandado afirma que el nombre de dominio en controversia no es idéntico al de la Demandante pues se utilizan conceptos genéricos de “hosting” y “dominios” propios del desarrollo de páginas web que cualquiera podría utilizar.
Tal diferencia se ve reflejada, de acuerdo con el Demandado, en el motor de búsqueda Google, en el cual se aprecia la existencia no solamente del nombre de dominio sino además otros nombres de dominio como , , y .
Los términos “hosting” y “dominios” son los que en el derecho de marcas se denominan nombre comunes. Estas expresiones en el derecho colombiano no serían registradas a menos que incorporen una imagen, como lo hace la Demandante. Lo que se está protegiendo realmente no es el nombre sino una marca mixta acompañada de un logo distintivo.
Lo que se está protegiendo en opinión del Demandado con la marca registrada por la Demandante no es el nombre “Colombia Hosting”, sino el logo que identifica a una empresa, pero alega que en estricto derecho se están usando nombres genéricos que son alegóricos o alusivos a actividades comerciales o económicas comunes.
La marca de la Demandante y el signo utilizado por el Demandado difieren sustancialmente. La parte gráfica de la marca registrada corresponde a la unión circular de unos colores, mientras que la gráfica del Demandado está conformada por la imagen de tres servidores de almacenamiento de información.
El Demandado considera que la confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca COLOMBIA HOSTING no existe. Además de esta afirmación general cita el ejemplo de un caso particular. Es el caso de la Sra. Ruiz quien se comunicó con el Demandado el 30 de agosto de 2012 a las 2:38:58 P.M. informando que no tenía acceso a su correo […]@ y la pagina se “cae”, por lo que el Sr. Duque, responsable de soporte al cliente le solicita su nombre de dominio y esta le señala que es COSTAUTOS, respondiendo el Sr. Duque que este “dominio no esta alojado con nosotros” (sic), dejándole claro con esto que debía contactarse con su verdadero prestador del servicio.
El Demandado ha usado el nombre de dominio desde el 16 de agosto de 2011 hasta el momento del recibido del aviso de la notificación del inicio de la controversia, sin generar confusión ni tampoco con el interés de causar daño en empresa alguna.
Según el Demandado para tener un nombre de dominio, la legislación colombiana no exige el registro de marca, por lo que la falta de tal requisito no es suficiente para afirmar la ausencia de interés legítimo.
En ningún lugar de la página web del Demandado se hace mención en su página web a que se tiene licencia, usa o comercializa los productos o servicios con la marca COLOMBIA HOSTING.
El servicio de “hosting” es un servicio internacional que cualquier empresa a nivel mundial puede ofrecer desde su portafolio de servicios, lo mismo los nombres de dominio. Por lo tanto cabría afirmar que si se tiene el derecho exclusivo de las expresiones “Colombia” y “hosting”, sería tanto como afirmar que a nivel nacional o mundial no se podría usar la expresión “Colombia” ni la expresión “hosting” limitando de esta manera en forma abusiva cualquier tipo de actividad comercial relacionada con las dos categorías mencionadas. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con la Política, la demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la demandante tiene derechos;
(ii) Acreditar que la demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) Acreditar que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
El Experto procederá a analizar la presencia de dichos requisitos en el caso concreto. Se tendrá en cuenta además que el párrafo 15 del Reglamento establece que la decisión que adopte el Experto en este procedimiento administrativo deberá fundamentarse en “las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.”.
El párrafo 10(d) del Reglamento faculta al Experto para decidir sobre: “la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas”.
El Experto además está facultado para obtener pruebas ex officio, y para verificar ex officio la evidencia presentada por las partes, si lo considera necesario. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El nombre de dominio disputa es , siendo la parte relevante para efectos de la Política la expresión “colombiahostingdominios”. La marca COLOMBIA HOSTING está registrada a nombre de la Demandante en la clase 38 para servicios de telecomunicaciones. Esta es una marca mixta compuesta de un logo o etiqueta, es decir, un elemento gráfico y la expresión nominativa “Colombia Hosting”.
El Experto no considera que para efectos del primer requisito de la Política sean relevantes los argumentos presentados por el Demandado según los cuales el hecho de que la marca base de este procedimiento sea una marca mixta o que los términos que la componen puedan ser considerados genéricos impide la confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante. El hecho no controvertido de manera suficiente en relación con el primer requisito es que existe similitud entre el nombre de dominio en disputa y la marca COLOMBIA HOSTING.
El Experto considera que a pesar de incluir la palabra “dominios”, la expresión registrada como nombre de dominio por parte del Demandado es similar a la marca registrada por la Demandante.
En razón de lo anterior, el Experto considera cumplido y probado el primer requisito de la Política, ya que el nombre de dominio en cuestión es similar a la marca registrada por la Demandante. B. Derechos o intereses legítimos
La carga de la prueba de la falta de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en cuestión le corresponde a la Demandante. En este caso, la Demandante ha sustentado la ausencia de derechos o intereses legítimos en varios supuestos. Primero, la no existencia de registro marcario alguno a nombre del Demandado que sirva de base al nombre de dominio en disputa. Además, la Demandante afirma que no existe un uso del nombre de dominio relacionado con contenido alguno. Finalmente, la Demandante afirma no tener ninguna relación comercial con el Demandado que justifique el uso de la marca registrada por la primera.
Corresponde al Experto determinar si la argumentación y pruebas esgrimidas con el Escrito de la Contestación de la Demanda son de suficiente entidad como para desvirtuar lo afirmado por la Demandante en relación con el segundo requisito de la Política.
En ese sentido, el Experto considera lo siguiente: El Demandado en la contestación de la Demanda afirma, la existencia de derechos legítimos con base en su proceder ético y responsable en el uso del nombre de dominio en disputa incluso en el caso de una posible confusión por parte de una cliente que tenía problemas con el alojamiento de su página web. Este hecho por sí solo no es suficiente para enervar los cargos de la Demandante en relación con el segundo requisito.
Además, el Demandado afirma haber usado el nombre de dominio en controversia desde el 16 de diciembre de 2011, meses antes de que se iniciara el caso.
La Política señala en su párrafo 4.c), en particular pero sin limitación, las circunstancias concretas que, debidamente probadas por el demandado, aunque solo sea una de ellas, acreditan la existencia de derechos o intereses legítimos en el dominio.
Esas circunstancias son, entre otras, las siguientes:
- antes de cualquier aviso de la resolución se haya usado o se hayan efectuado preparativos demostrables de uso en relación con el nombre de dominio o con un nombre correspondiente al nombre de dominio en conexión con el ofrecimiento de buena fe de productos o servicios, o
- que el titular del nombre de dominio haya sido comúnmente conocido por tal nombre, incluso aunque no haya adquirido derechos de marca sobre él,
En este caso existe la argumentación y evidencia de ambas circunstancias presentados por el Demandado. Se destaca, en particular, la prueba de la existencia de un establecimiento de comercio registrado en la Cámara de Comercio de Medellín que tiene como nombre “Colombia Hosting Dominios” creado con anterioridad a la presentación de la Demanda. En efecto, el Demandado no solo llevó a cabo con antelación a esa fecha actos que pueden considerarse preparatorios del uso del dominio en disputa sino que además el nombre de dominio en disputa se encuentra actualmente en uso.
Así mismo en la revisión de la página web del Demandado se aprecia la existencia de una oferta mercantil de servicios acorde a lo que usualmente se utiliza en este modelo de negocio, con uso de expresiones y signos así como contenidos predispuestos para tal fin.
Luego de apreciar en particular y en conjunto las pruebas y argumentaciones de la Demandante no se puede determinar de manera contundente y eficaz la ilegitimidad o ausencia de intereses del Demandado y este último aprovechó su oportunidad procesal para defender y sustentar su posición.
Como consecuencia de esas razones, y de la prueba general que se desprende de la respuesta del Demandado, el Experto estima que se ha presentado suficiente evidencia por parte del Demandado en la adopción del nombre de dominio en disputa para desvirtuar las afirmaciones de la Demandante.
En razón de lo anterior, el Experto no considera cumplido y probado el segundo requisito de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
No habiendo la Demandante acreditado el cumplimiento del requisito contenido en el párrafo 4 a) ii) de la Política, y siendo necesario que concurran los tres requisitos de la misma para que prosperen las pretensiones del Demandante no es necesario el examen de la posible mala fe del Demandado al momento de registro y en el uso del nombre de dominio en disputa. 7. Decisión
Mientras que el presente procedimiento parece no implicar un claro caso de cybersquatting, en el sentido de la Política, la presente Decisión se emite sin perjuicio que el Demandante someta la controversia a un tribunal competente a fin de obtener una resolución independiente.
Por las razones expuestas, se desestima la Demanda.
Daniel Peña
Experto Único
Fecha: 27 de noviembre de 2012
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