La Demandante es Puerto 80 Projects SLU, con domicilio en Vilarrodis, Arteixo, A Coruña, España, representada por Bufete Moreno-Torres, España.
El Demandado es Alberto López Fernández, con domicilio en Gijón, Asturias, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa (el “Nombre de Dominio”).
El registrador del Nombre de Dominio es N LLC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 25 de septiembre de 2012. El mismo día, el Centro envió a N LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 25 de septiembre de 2012, N LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o “UDRP”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 19 de noviembre de 2012. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de diciembre de 2012. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 11 de diciembre de 2012.
El Centro nombró a Antonia Ruiz López como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 17 de diciembre de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante ha presentado la Demanda en español y ha solicitado, de forma motivada, con fecha 12 de noviembre de 2012, y como contestación a la comunicación del Centro en relación al idioma del procedimiento, que el idioma del presente procedimiento sea el español. De conformidad con el párrafo 11 del Reglamento, este Experto considera que se cumplen los requisitos que se requieren para aceptar dicha solicitud, teniendo en cuenta que el Demandado no se ha opuesto a ello, puesto que no se ha personado en el procedimiento ni tampoco contestó a la comunicación del Centro antes mencionada, y que se da la circunstancia de que ambas partes están domiciliadas en España, el nombre de dominio en disputa esta en español y el contenido de la página Web que éste aloja está, salvo por una frase al inicio de la misma, en español. Por ello, el Experto determina que el idioma del presente procedimiento será el español. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de los derechos de explotación derivados del registro de marca española No. 2938949 ROJADIRECTA (mixta), solicitado el 9 de julio de 2010 y concedido el 17 de enero de 2011.
El Nombre de Dominio fue registrado el 30 de noviembre de 2012 y consta a nombre del Demandado. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante, en resumen, alega:
Que su creación se remonta al año 2005 y que es conocida como “rojadirecta”, marca que sirvió de base para construir una página Web desde la cual se emite actualmente el mayor índice de programas deportivos por Internet, a nivel mundial, por lo que representa una comunidad con cientos de miles de usuarios registrados.
Que la marca ROJADIRECTA ha aparecido continuamente en los medios de comunicación y su correspondiente Web se encuentra entre las más visitadas del mundo, estando accesible en español y en inglés, añadiendo que la citada marca está igualmente presente en las redes sociales, con numerosos seguidores.
Que el Demandado viene realizando un uso del Nombre de Dominio que constituye una infracción de sus derechos marcarios, en particular porque además de utilizar la marca ROJADIRECTA, también reproduce parcialmente el contenido de una página Web de la Demandante, aparentando que le pertenece.
Que ha remitido, en agosto de 2012, un requerimiento al Demandado informándole sobre los derechos marcarios exclusivos que ostenta sobre la marca ROJADIRECTA, sobre la reputación de la misma y su notoriedad y exigiéndole el cese en la citada actividad, así como la transmisión del Nombre de Dominio a su favor, añadiendo que no recibió respuesta a dicho requerimiento.
Que es titular de los derechos de explotación de la marca española No. 2938949 ROJADIRECTA, conforme a la documentación que aporta.
Que la marca ROJADIRECTA debe reputarse notoria.
Que el Nombre de Dominio es idéntico a la marca ROJADIRECTA, existiendo riesgo de confusión.
Que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.
Que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio de mala fe y hace un uso ilegítimo, desleal y equívoco del mismo, con la intención de confundir a los consumidores y con la finalidad de perturbar la actividad comercial de un competidor, puesto que incluso utiliza el elemento figurativo de la referida marca, obteniendo con todo ello evidentes beneficios económicos, y añade que el Demandado no puede alegar desconocimiento de los derechos derivados de la marca y de su notoriedad.
Por todo ello, solicita la transferencia del Nombre de Dominio B. Demandado
El Demandado no se ha personado en este procedimiento y, consecuentemente, no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones 6.1. Reglas aplicables
El párrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Demanda sobre la base de las manifestaciones y los documentos presentados por las partes, lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, y teniendo en consideración las reglas y principios de derecho que el Experto considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio españoles de Demandante y Demandado, procede asimismo aplicar de forma subsidiaria las leyes y los principios del Derecho nacional español. 6.2. Falta de contestación a la Demanda por parte del Demandado
Como se ha señalado en numerosas decisiones emitidas bajo la Política, la falta de respuesta de un demandado no supone automáticamente la estimación de la demanda. Es decir, la ausencia de respuesta del demandado no significa que el experto ha de aceptar como verdaderos todos los hechos, alegaciones y pruebas en que la demandante apoya su demanda (ver, entre otras, The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang,Caso OMPI No. D2002-1064; Berlitz Investment Corp.v. Stefan Tinculescu,Caso OMPI No. D2003-0465; y Brooke Bollea, a.k.a. Brooke Hogan v. Robert McGowan,Caso OMPI No. D2004-0383). Por ello y teniendo en cuenta lo establecido en el párrafo 5.e) del Reglamento, a falta de respuesta del Demandado, el Experto debe considerar las pretensiones de la Demandante, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, y sacar las conclusiones que estime ajustadas a la Política, al Reglamento y a las disposiciones de Derecho que considere aplicables (ver, entre otras, Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner,Caso OMPI No. D2000-0277; Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafín Rodríguez Rodríguez,Caso OMPI No. D2001-1183; Retevisión Móvil, S.A. v. Miguel Menéndez,Caso OMPI No. D2001-1479 y Almadera S.L. v. Domingo Rodríguez Martínez,Caso OMPI No. D2005-1130).
En consecuencia, en el presente caso el Experto decidirá a partir de las alegaciones y pruebas aportadas por la Demandante y del resultado de sus propias verificaciones, valorando todas las circunstancias que le consten (ver, entre otras, Banco Río de la Plata S.A. v. Alejandro Razzotti,Caso OMPI No. D2001-0173). 6.3. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el párrafo 4.a) de la Política
Conforme al párrafo 4.a) de la Política, el Nombre de Dominio podrá ser transferido o cancelado sólo cuando la Demandante haya probado la concurrencia de los siguientes requisitos:
(i) que el Nombre de Nominio registrado por el Demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión con una marca de productos o servicios sobre la que la Demandante tenga derechos;
(ii) que el Demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el Nombre de Dominio; y
(iii) que el Nombre de Dominio haya sido registrado y usado de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Está fuera de toda duda la identidad existente entre el Nombre de Dominio y la marca ROJADIRECTA, sobre la que la Demandante ha acreditado su derecho, ya que el sufijo “.pro”, dominio específico de nivel superior y requisito técnico para registrar un nombre de dominio, no se ha de tener en cuenta en la comparación. Se trata, por tanto, de una identidad susceptible de causar confusión.
En consecuencia el Experto considera cumplido este primer requisito. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 4.c) de la Política, el Demandado puede demostrar que ostenta derechos o legítimos intereses sobre el Nombre de Dominio, probando que se dan, entre otras, determinadas circunstancias posibles, a saber:
- Haber utilizado el Nombre de Dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por la denominación correspondiente al Nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la demandante con ánimo de lucro.
Como se ha indicado anteriormente, el Demandado no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna para demostrar que ostenta derechos o legítimos intereses sobre el Nombre de Dominio. En este punto se ha de recordar que son numerosas las decisiones emitidas en virtud de la Política en las que se ha considerado que, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos prima facie - lo que efectivamente sucede en el presente caso -, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas.
La Demandante también ha acreditado la notoriedad de la marca ROJADIRECTA aportando numerosos documentos que recogen informaciones y noticias relativas a la misma, publicadas en diversos medios de comunicación, españoles e internacionales, por lo que este Experto considera que la citada marca es notoria, al menos en España, donde residen tanto la Demandante como el Demandado, en particular para cualquier usuario de Internet aficionado a los deportes en general.
Por todo ello, se puede concluir que en el presente caso no concurre circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo del Demandado sobre el Nombre de Dominio. Por el contrario, el Experto considera muy probable que el Demandado eligió una marca notoria para el registro del Nombre de Dominio a sabiendas de que se trataba de una marca ajena y, evidentemente, sin el consentimiento de su titular, con la pretensión de aprovecharse de algún modo de un derecho ajeno.
Se cumple, por tanto, el segundo requisito de la Política (párrafo 4.a)ii). C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Conforme al párrafo 4.b) de la Política, constituyen prueba suficiente del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio determinadas circunstancias que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa.
En el presente caso, como queda dicho, no consta que el Demandado ostente derecho alguno de Propiedad Industrial sobre el distintivo en cuestión (marca o nombre comercial).
Obviamente, la Demandante no ha concedido al Demandado ninguna licencia o autorización para registrar y/o usar la marca ROJADIRECTA como nombre de dominio. Por el contrario, la Demandante envió un requerimiento al Demandado advirtiéndole de sus derechos marcarios sobre la marca ROJADIRECTA y exigiéndole el cese en el uso del Nombre de Dominio, requerimiento que no fue tenido en cuenta.
Además, el hecho de que la marca ROJADIRECTA sea notoria, tal y como se ha indicado, permite presumir que la elección del Nombre de Dominio no puede ser casual. Recordemos que las marcas notorias gozan de una especial protección (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas (89/104/CEE) y artículo 8 de la Ley de Marcas española, Ley 17/2001 de 7 de diciembre).
Por tanto, podemos afirmar que con el registro del Nombre de Dominio tan sólo se pretendía un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la marca ROJADIRECTA, lo que prohíbe expresamente la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su artículo 34, según el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; además, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrá prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (artículo 34.3.e de la citada Ley).
También podemos afirmar que se está haciendo un uso de mala fe del Nombre de Dominio, teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, que se utiliza en Internet acompañado de una clara imitación de la parte figurativa de la citada marca ROJADIRECTA y que el Demandado se dedica a la misma actividad que desarrolla la Demandante.
En consecuencia, el Experto considera que la Demandante también ha cumplido con la carga de probar que el Demandado ha registrado y usado el Nombre de Dominio de mala fe, tal y como lo requiere la Política, párrafo 4.a)iii). 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el Nombre de Dominio sea transferido a la Demandante.
Antonia Ruiz López
Experto Único
Fecha: 26 de diciembre de 2012
Full & Egal Universal Law Academy