La Demandante es Mariana Stoilova Stankova con domicilio en Palma de Mallorca, España, representada por JP Marcas, con domicilio en España.
La Demandada es Riff Raff BV. Arnout, Jan Stal, con domicilio en Amsterdam, Países Bajos, representada por Elzaburu Abogados y Consultores P. Industrial e Intelectual, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio está registrado con Key-Systems GmbH dba (el “Registrador”). 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de octubre de 2012. El 26 de octubre de 2012 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 29 de octubre de 2012 el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que Riff Raff BV. Arnout, Jan Stal son la entidad y persona, respectivamente, que figuran como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 12 de noviembre de 2012 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, informando a la Demandante de la existencia de distintos Demandados en la Demanda original que contenía dos nombres de dominio, incluido el presente, e invitando a la Demandante a proporcionar argumentos para proceder a la consolidación de las Demandadas o bien a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandada requirió mediante comunicación presentada el 21 de noviembre de 2012 una extensión del plazo para presentar la Demanda enmendada en versión inglesa. El Centro confirmó mediante comunicación enviada el 22 de noviembre de 2012 que el plazo para la presentación de la Demanda enmendada se extendía hasta el 29 de noviembre de 2012. La Demandante presentó una Demanda enmendada en inglés en fecha 26 de noviembre de 2012 y una Demanda enmendada en español el 27 de noviembre de 2012, respectivamente, referente únicamente al nombre de dominio en disputa. La Demanda en este caso fue inicialmente presentada en español. La verificación registral proporcionada por el Registrador confirmó que el inglés es el idioma que rige el acuerdo de registro para el nombre de dominio en disputa. En consecuencia, el Centro envió una comunicación a las partes el 27 de noviembre de 2012 informando que la Demanda enmendada fue presentada en inglés y en español y que el Demandante ha efectuado la solicitud para que el español sea el idioma del procedimiento, requiriendo a la Demandada para que presentaran sus comentarios al respecto antes o por todo el 29 de noviembre de 2012, fecha llegada la cual el Centro no recibió respuesta alguna por parte de la Demandada. Asimismo, el Centro requirió a las partes mediante comunicación de fecha 28 de noviembre de 2012 para que confirmaran la existencia de otros procedimientos legales que pudiera haber en relación con el nombre de dominio en disputa, sin recibir respuesta alguna al respecto.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada en inglés y español cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, en doble idioma inglés y español, dando comienzo al procedimiento el 30 de noviembre de 2012. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para presentar el Escrito de Contestación a la Demanda se fijó para el 20 de diciembre de 2012. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 19 de diciembre de 2012, en español.
El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 28 de diciembre de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante ofrece un directorio de anuncios por Internet en España por medio del nombre de dominio . La Demandada realiza una actividad similar a través del nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 8 de enero de 2011. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante es titular de la marca MYLOQUO, la cual está debidamente registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas, para proteger servicios de la clase 35 de la clasificación internacional de Niza. La marca fue concedida el 20 de octubre de 2010. En Anexo 4 se adjunta copia del certificado de derechos adquiridos por cesión.
Señala asimismo la Demandante que creó y registró el nombre de dominio con fecha 19 de febrero de 2010, que es una fecha anterior a la creación del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada ocurrido el 8 de enero de 2011.
Señala que la Demandada viene utilizando sólo desde abril de 2012 la denominación “nuevoloquo” y el nombre de dominio en disputa a pesar de no tener ningún registro marcario que la ampare. Agrega que la Demandada centra su actividad en el mismo sector que la Demandante, esto es, anuncios por Internet en el rubro de contactos personales. Concluye que a la vista de la similitud de la denominaciones, y la misma actividad, el riesgo de confusión por ello es evidente. Esta confusión se ve ratificada por el hecho de que la Oficina Española de Patentes y Marcas le ha denegado a la Demandada el registro de la denominación “N”.
Sostiene asimismo que la Demandada no posee ni derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
Explica que el anterior propietario del nombre de dominio en disputa pretendió amparo registral en la Oficina Española de Patentes y Marcas ante lo cual la Demandante interpuso la correspondiente oposición, dando lugar en primera instancia a la suspensión del registro, cuya denegación registral se elevó a definitiva después de resolverse el recurso de alzada interpuesto por el solicitante, conforme surge del Anexo 5.
De allí concluye que el uso de la denominación “nuevoloquo” con fines comerciales para prestar servicios de la clase 35 ha sido denegada por las autoridades administrativas españolas encargadas de salvaguardar los intereses de usuarios de servicios por considerar que vulnera la ley de marcas española al existir riesgo de confusión en el público.
Respecto al registro y uso de mala fe, sostiene que la Demandada ha intentado de manera intencionada de atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet a su sitio web creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante, en cuanto a los servicios y a la similitud denominativa de ambos.
El nombre de dominio en disputa tiene fecha de creación posterior al nombre de dominio de la Demandante , así como las solicitudes posteriores al registro de la marca. Por ende no ostentan ni derechos prioritarios ni derechos registrales algunos. Su intención es claramente la de aprovechamiento indebido del nombre de la Demandante y competencia desleal de mala fe.
Finalmente, señala haber iniciado una denuncia ante la Policía Nacional de España, Unidad de Delitos Informáticos, dándose curso a la misma sin haber recibido notificación alguna a la fecha de inicio de la demanda.
Se solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante.
La Demandante realizó con fecha 9 de enero de 2013 una presentación adicional cuyo contenido se describe mas adelante. B. Demandada
Como síntesis de su defensa, la Demandada alega que el nombre de dominio en disputa no resulta confundible con la marca MYLOQUO de la Demandante. La Demandada es titular de los registros de marca NUEVOLOQUO tanto en Benelux como en la Unión Europea (marca comunitaria). Además alega que el nombre de dominio en disputa viene siendo utilizado por la Demandada en forma pacífica y de buena fe desde mucho antes de la presente controversia.
La Demandada Riff Raff BV sostiene que es titular de los siguientes registros marcarios debidamente concedidos:
- Registro de marca en Benelux n. 1248644 NUEVOLOQUO de fecha de 1 de junio de 2012 para servicios de las clases 35, 38 y 41.
- Registro de marca comunitaria n. 010933621 NUEVOLOQUO de fecha de 25 de octubre de 2012 para servicios de las clases 35, 38 y 41.
Sostiene que de lo expuesto, la Demandada es titular de derechos marcarios sobre la denominación en que consiste el nombre de dominio en disputa. Alega que este caso no trata de que la Demandante haya escogido un nombre de dominio confundible con la marca de la Demandante, sino que, por el contrario, el nombre de dominio en disputa se corresponde exactamente con una marca de propiedad de la Demandada.
La Demandada transcribe la marca española de la Demandante y alega que no es confundible con el nombre de dominio en disputa. A su juicio, las diferencias entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa que pretende reivindicar son objetivamente más relevantes que la coincidencia parcial entre las denominaciones, en especial teniendo en cuenta que la marca de la Demandada es de naturaleza mixta y está caracterizada por su peculiar diseño en la tipografía del nombre.
Añade que la propia Demandante viene coexistiendo con otras marcas que incluyen la palabra “loquo” en su denominación conforme surge del listado anexo al Escrito de la Contestación a la Demanda. Ello le impediría reivindicar un derecho de exclusiva sobre la palabra “loquo”.
Respecto a la existencia de derechos o intereses legítimos, alega que los tiene porque es titular de derechos marcarios sobre el término “nuevoloquo”, conforme se señaló en el punto anterior. Recuerda que el art. 9 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria señala que la marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. En virtud de esta norma la Demandada no solamente está legitimada para ser titular y usuaria del nombre de dominio en disputa, sino que estaría habilitada para prohibir su uso a la Demandante, al igual que a cualquier tercero. Por lo tanto, entiende que la Demanda en ningún caso puede ser estimada, pues conllevaría una situación de facto que implicaría una infracción de las marcas de la Demandada.
La Demandada cita en su apoyo los casos Ribbel International Limited v. Ribbel Medizintechnik GmbH,Caso OMPI No. D2005-1183; Hesco Bastion Limited v. Hercules Engineering Solutions Consortium (HESCO) Barriers FZE,Caso OMPI No. D2004-0940, Jacques Lafitte Sa v. 21st Century Communications SCP,Caso OMPI No. D2000-0443 y el caso Su Hardy v. Lou Crawford,Caso OMPI No. D2002-1123 en lo cuales se sostuvo que el hecho que el demandado sea titular de registros de marca con la misma denominación le otorga derechos e intereses sobre el nombre de dominio en disputa.
Agrega que la Demandada ha venido efectuando un uso de buena fe del nombre de dominio en disputa desde hace tiempo, lo cual acredita sus derechos e intereses legítimos de acuerdo a lo establecido en el párrafo 4.a.ii) de la Política. Sostiene que la página web de la Demandada está activa al menos desde el mes de enero de 2011. Para acreditar ese extremo adjunta como Anexo documental una certificación notarial de marzo de 2011 donde aparecen los datos del ranking de tráfico del nombre de dominio en disputa, agregando que en ese documento hay un gráfico que señala los movimientos de tráfico en febrero de 2011. La Demandada adjunta asimismo una factura de SalgarOnline por los servicios de captación de clientes para el nombre de dominio en disputa de fecha febrero de 2011. Finalmente, también se adjunta a la Contestación de Demanda una factura de PayTPV, una pasarela de pagos del nombre de dominio en disputa correspondiente a operaciones de enero de 2011.
La Demandada sostiene que esta documentación acredita que el sitio web se estaba utilizando de buena fe mucho antes de que surgiera la disputa con la Demandante, lo cual otorga a la Demandada derechos o intereses legítimos.
Finalmente, en el Escrito de la Contestación a la Demanda se explaya sobre el registro y uso de mala fe. La Demandada sostiene que ha acreditado que el nombre de dominio en disputa está siendo utilizado de buena fe, sin generar ningún tipo de duda ni asociación con la marca de la Demandante desde comienzos de 2011. Agrega que este uso está amparado por los derechos exclusivos que los registros de marca NUEVOLOQUO le otorgan a la Demandada.
Alega asimismo que al usar el nombre de dominio en disputa, la Demandada no incurre en ninguna de las conductas constitutivas de mala fe prevista en el párrafo 4.b) de la Política.
La Demandada sostiene que el nombre de dominio en disputa fue registrado de buena fe y usado para su propio negocio, sin ninguna intención de venderlo a la Demandante. La Demandada sostiene que fue la propia Demandante quien mediante carta del 3 de agosto de 2012 dirigida al anterior propietario del nombre de dominio en disputa ofreció vender a éste su marca MYLOQUO. Como surge del Anexo 5 del Escrito de la Contestación a la Demanda, en esa carta se realizó la proposición de poder adquirir derechos de uso de su marca MYLOQUO. Con ello la Demandada concluye que al no haber obtenido respuesta la Demandante ha acudido al procedimiento como forma de lograr lo que no pudo obtener mediante esa oferta de venta.
Añade que el nombre de dominio en disputa no fue registrado con el objeto de impedir que la Demandante refleje su marca puesto que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con la marca de la Demandante sino con la propia marca de la Demandada.
Señala asimismo que Demandante y Demandada no compiten entre sí y el nombre de dominio en disputa no fue registrado con la finalidad de perturbar la actividad comercial de la Demandada.
Explica que la página “www.” de la Demandada ha tenido siempre un éxito mucho mayor que la página de la Demandante, lo que explica el propósito de la Demanda que de manera fraudulenta pretende apropiarse de un nombre de dominio exitoso de un competidor. A tal fin acompaña como anexo 6 una medición de audiencia realizada por Alexa y Google Trends. Sostiene que dado que dicha documentación demuestra que la Demandada disfruta de un éxito mucho mayor que el de la Demandante, difícilmente puede la Demandada estar buscando una confusión con la página web de la Demandante en especial - agrega la contestación - cuando las denominaciones no son confundibles.
La Demandada solicita la declaración de abuso del procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15.e) del Reglamento. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4.a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio en disputa respecto de las marcas sobre las que la Demandante tiene derechos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al nombre de dominio en disputa; y
(iii) Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza el nombre de dominio de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso. A. Idioma del Procedimiento
De acuerdo al Reglamento, párrafo 11.a), “[…] el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.”
El registrador indicó que el idioma del acuerdo de registro fue el inglés. Tanto la Demanda como el Escrito de la Contestación a la Demanda fueron presentados en español. La Demandante solicitó al presentar la Demanda que el idioma del procedimiento sea el español. A tal fin señaló que las pruebas de la propiedad de la marca proceden del registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas y están en español, y que el ámbito comercial en el que se circunscribe la controversia es el mercado español.
El Experto entiende que ninguna de las partes se opuso a que el idioma sea el español, ambas partes están representadas por letrados españoles y la documentación adjunta tanto a la Demanda como el Escrito de la Contestación a la Demanda, así como las presentaciones adicionales de ambas partes, están en idioma español. Finalmente el contenido del nombre de dominio en disputa también se encuentra en idioma español.
Por las razones expuestas el Experto decide que el idioma del procedimiento sea el español. B. Presentación posterior de la Demandante
La Demandante realizó con fecha 9 de enero de 2013 una presentación adicional. La misma contiene documentos intercambiados entre los letrados de las partes así como información sobre dos sociedades, la primera Monty Press S.L. que era la registrante original del nombre de dominio en disputa y luego de otra sociedad denominada Zigzag Horizonta, S.L. que actualmente opera el nombre de dominio en disputa de acuerdo a los términos y condiciones del propio sitio de Internet. La presentación adicional también incorpora un acta notarial fechada el 8 de enero de 2013 en la cual se da cuenta del contenido del nombre de dominio en disputa, y un escrito en el cual se realiza una cronología de los hechos del caso alegando sobre los mismos. Alega la Demandante que si se observa con detenimiento las fechas de solicitudes de registro de NUEVOLOQUO.COM, tanto en Benelux como en la OAMI, se concluye que lo único que se pretende es sustentar la actividad comercial de una empresa a la que se le ha negado el uso de una marca ya sea para utilización como nombre de dominio o con intención de realizar cualquier otro tipo de actividad comercial.
Con fecha 28 de enero de 2013, el Centro invitó a la Demandada a presentar las observaciones que considere pertinentes en relación a la Documentación Adicional presentada por la Demandante el 9 de enero de 2013. Se le otorgó plazo hasta el 1 de febrero de 2013.
La Demandada contestó con fecha 31 de enero de 2011 y formuló oposición a la admisión de la documentación adicional aportada por la Demandante. Sostuvo que el reglamento no prevé la presentación de escritos complementarios y no se ha producido ninguna circunstancia sobrevenida que lo justifique. Entiende que la Demandante tuvo ocasión de realizar todas las alegaciones en su escrito de Demanda, y la presentación de esta documentación adicional simplemente pone de manifiesto que la demanda no está bien fundada. Alega que la documentación adicional no modificaría en ningún caso las razones expuestas en su escrito de contestación a la Demanda para que la pretensión de la Demandante sea desestimada, las cuales vuelve a reiterar.
De conformidad con los párrafos 10 y 12 del Reglamento el Experto podrá solicitar, a su discreción exclusiva, declaraciones o documentos adicionales a cualquiera de las partes. Ni el Reglamento ni la Política hacen referencia a la posibilidad de presentaciones adicionales en forma directa por alguna de las partes. En este caso es la Demandante quien ha realizado una presentación adicional. La visión de consenso sostiene que corresponde al Experto decidir la admisibilidad de una presentación adicional, teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, la eficiencia del procedimiento, la igualdad de las partes y el derecho que cada parte tiene a presentar sus casos adecuadamente (ver Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”), punto 4.2).
En este caso, la Demandante ha explicado la relevancia de su presentación adicional en función de las actividades de la Demandada, y en concreto hace referencia a una cronología de los hechos, y a la coincidencia de datos entre la actual sociedad que opera el nombre de domino en disputa y su relación con la anterior titular del mismo. Todo esto está relacionado con el Escrito de la Contestación a la Demanda y la defensa fundada en la existencia o no de derechos o intereses legítimos en cabeza de la Demandada en función de las marcas registradas en Benelux y OAMI, que la Demandante no tenía porqué conocer en función de su fecha de registro y de la fecha de presentación de la demanda que dio inicio a este procedimiento. La Demandada ha tenido la posibilidad de refutar sus afirmaciones y aportar las pruebas que estime corresponder.
Por todo lo expuesto se admite la presentación adicional de la Demandante. C. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Para fundamentar el cumplimiento de este requisito, la Demandante sostiene que es titular de la marca MYLOQUO en España y ha alegado semejanza productora de confusión entre su marca MYLOQUO y el nombre de dominio en disputa .
Para apreciar la similitud entre dos signos enfrentados hay que partir de una comparación objetiva entre ambos.
El Experto considera que el nombre de dominio en disputa es confundible con la marca MYLOQUO de la Demandante. El término común a ambos es “loquo”, siendo la palabra “nuevo” añadida al nombre de dominio en disputa un término genérico. El término “nuevo” añadido a “loquo” da la idea de un nuevo sitio (“www.”) relacionado con uno preexistente (“www.”). Cabe agregar que a los fines de la evaluación de la confusión no corresponde tener en cuenta el prefijo “www” ni el sufijo “.com” por ser elementos técnicos del sistema de nombres de dominio.
La Demandada alega que el nombre de dominio en disputa no resulta confundible con la marca MYLOQUO de la Demandante dado el especial diseño y tipografía que tiene la marca de la Demandante. Cabe señalar que los elementos figurativos de una marca no pueden ser tenidos en cuenta al realizar la comparación entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante.
La Demandada también alega que la propia Demandante viene coexistiendo con otras marcas que incluyen la palabra “loquo” en su denominación conforme surge del listado anexo el Escrito de la Contestación a la Demanda. De allí concluye que ello le impediría reivindicar un derecho de exclusiva sobre la palabra “loquo”. La visión de consenso sostiene que el párrafo 4.a.i) solo requiere que la Demandante demuestre que el nombre de dominio es idéntico a marcas sobre las cuales la Demandante tenga derechos. Si la Demandante demuestra tener marcas ha satisfecho el primer requisito, estando las marcas sujetas a una presunción de validez (ver Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0, punto 1.1 y el caso Corsica Ferries v. Prenotazioni 24 s.a.s.,Caso OMPI No. D2010-1416). Por lo expuesto, y según opinión de este Experto, en nada incide para la solución del caso lo alegado por la Demandada respecto a la existencia de otras marcas que contengan el término “loquo”. Ello sin perjuicio de lo que decidan los tribunales competentes respecto a estos planteos y a derechos previos de terceros ajenos a la disputa.
Por otra parte, la existencia de ciertas marcas en cabeza de la Demandada tampoco incide en el análisis de este elemento de la Política, que - como ya se señalo - sólo requiere una mera comparación entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa registrado por la Demandada.
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4.a.i) de la Política. D. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4.c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.
En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.
Procede analizar si resultan aplicables los presentes al caso bajo análisis.
Tal como sostiene la Demandada, con fundamento en los casos que cita, el hecho que la Demandada sea titular de registros de marca con la misma denominación puede otorgarle derechos e intereses sobre el nombre de dominio en disputa.
Sin embargo, la visión de consenso sostiene que el registro por parte de la Demandada de una marca que se corresponde con el nombre de dominio en disputa podrá, pero no siempre servirá, para establecer derechos o intereses legítimos. Puede suceder que la totalidad de las circunstancias del caso demuestren que esa marca fue obtenida con el único fin de evitar la aplicación de la Política (Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0, punto 2.7).
Numerosos casos han elaborado pautas para determinar esas circunstancias del caso en base a los siguientes elementos (BECA Inc. v. CanAm Health Source, Inc.,Caso OMPI No. D2004-0298 y British Sky Broadcasting Group Plc. and British Sky Broadcasting Limited v. Global Access,Caso OMPI No. D2009-0817):
(i) cuando se considera la cuestión de los derechos e intereses legítimos bajo el párrafo 4.a.ii) de la Política, el experto podrá en ciertos casos cuestionar la legitimidad de la marca en la cual la demandada apoya su defensa. El mero hecho que la demandada haya solicitado o registrado una marca no es una defensa absoluta para evitar la transferencia del nombre de dominio en disputa. Si debido a las circunstancias del caso, el experto concluye que la marca fue solicitada exclusivamente para mejorar su posición frente a un eventual caso bajo la Política, entonces la marca podrá ser ignorada.
(ii) La cronología de los eventos es un factor importante para determinar si la solicitud marcaria fue de buena fe o simplemente una forma de mejorar la posición de la demandada frente a un futuro litigio sobre el nombre de dominio en disputa. Una solicitud marcaria realizada con posterioridad a tener noticia de la disputa, o el registro del nombre de dominio en disputa, pueden indicar falta de interés legítimo.
(iii) El conocimiento e intención de la demandada al momento en que el nombre de dominio en disputa fue registrado es relevante, pero el conocimiento de los derechos de la demandante, no impide que la Demandada tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
(iv) La relación, o su falta, entre la demandada y la jurisdicción en la cual se solicita la marca puede indicar si la solicitud o el registro de la marca es o no legítima a los fines de la Política.
En función de estos parámetros, el Experto entiende que la marca fue solicitada por la Demandada exclusivamente para mejorar su posición frente a un eventual caso bajo la Política.
Para entender las circunstancias concretas del caso es muy importante tener en claro la cronología de los hechos, todos los cuales están fuera de disputa:
- el 19 de febrero de 2010 la Demandante registró el nombre de dominio ;
- el 19 de mayo de 2010 se solicita la marca MYLOQUO en la Oficina Española de Patentes y Marcas;
- el 6 de octubre de 2010 se concede el registro de la marca MYLOQUO;
- el 8 de enero de 2011 se registra el nombre de dominio en disputa ;
- el 18 de febrero de 2011, Monty Press S.L. solicita la marca denominativa NUEVOLOQUO.COM en la Oficina Española de Patentes y Marcas;
- el 2 de junio de 2011 la solicitud de marca española NUEVOLOQUO.COM recibe una oposición de la marca de la Demandante (n. 2931143, clase 35);
- el 5 de octubre de 2011 se publica la denegatoria de la marca NUEVOLOQUO.COM;
- el 21 de diciembre de 2011 se publica la interposición del recurso de fecha 14 de diciembre de 2011 contra la denegatoria de marca NUEVOLOQUO.COM;
- el 26 de marzo de 2012 se publica la desestimación del recurso contra la denegatoria de la marca NUEVOLOQUO.COM;
- el 12 de junio de 2012 se transfiere el nombre de domino en disputa a la Demandada;
- el 1 de agosto de 2012 la Demandada solicita la marca NUEVOLOQUO en Benelux y en la OAMI;
- el 3 de agosto de 2012 la anterior titular del nombre de dominio en disputa Monty Press S.L. recibe una propuesta comercial sobre la marca MYLOQUO por parte de la Demandante;
- el 26 de octubre de 2012 se inicia la presente demanda ante la OMPI.
En el punto siguiente se hace referencia a la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada. De lo expuesto en el presente, surge que la Demandada no tenía ni tuvo derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. La Demandante ha alegado tener prioridad tanto en el registro de su nombre de dominio como de su marca respecto al nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandada, lo cual fue demostrado mediante copia de los registros respectivos, los cuales no fueron cuestionados respecto a su autenticidad por la Demandada. Es más, la Demandante ha logrado impedir en España - mercado en el cual operan y al cual apuntan tanto el nombre de dominio de la Demandante como el nombre de dominio en disputa de la Demandada - que se pueda registrar la marca NUEVOLOQUO.COM, signo distintivo que coincide con el nombre de dominio en disputa.
La solicitud de marca NUEVOLOQUO.COM fue presentada por Monty Press S.L., anterior titular del nombre de dominio en disputa. La Demandada en este procedimiento invoca el uso previo de su anterior titular para intentar demostrar un derecho o interés legítimo, pero omite toda mención sobre la imposibilidad de obtener la marca en España por parte del anterior titular. Tampoco señala la fecha en que el nombre de dominio en disputa le fue transferido a la actual titular ni por qué motivo existió este cambio registral. Sobre este hecho la Demandada guarda absoluto silencio.
Es sugestivo que en el presente caso, las solicitudes y registro de marcas en Benelux y en la OAMI por parte de la Demandada fueron realizadas luego de la imposibilidad de obtener la marca correspondiente al nombre de dominio en disputa en España y casi un año y medio después de haberse solicitado el registro del referido nombre de dominio por su titular original.
Con motivo de la verificación inicial que realiza el Centro al inicio de toda disputa, el 29 de octubre de 2012 el Registrador del nombre de dominio en disputa envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta sobre los datos de contacto y de registro. De este correo surge que el cambio de titularidad del nombre de dominio en disputa del anterior registrante a la Demandada parece haber tenido lugar el día 12 de junio de 2012 (la respuesta dice: “2012-06-12: At this date the domain was transferred to us, but it was already registered since 2011-01-08. But we don’t know if the registrant was the same”). Para esta fecha ya era claro que no se podría obtener la marca en España. Por eso, en opinión de este Experto, la Demandada procedió a solicitar la marca NUEVOLOQUO en Benelux y en la OAMI.
En el Escrito de la Contestación a la Demanda no hay explicación alguna de porqué se eligió Benelux como lugar de registro, así como porqué se acudió a solicitar una marca comunitaria en la misma fecha, cuando el nombre de dominio en disputa está exclusivamente dirigido al mercado español. La Demandada no ha alegado ni probado operar en ninguna otra jurisdicción distinta a España.
Este Experto ha visitado el sitio de la Demandante y el de la Demandada y ha podido comprobar que ambos ofrecen anuncios sobre contactos personales dirigidos al mercado español. Un breve examen del sitio de la Demandante y del sitio de la Demandada permite comprobar que las partes compiten entre sí porque se dedican exactamente a lo mismo: anuncios eróticos en Internet. El nombre de dominio en disputa contiene la parte central de la marca de la Demandante mas el añadido del término “nuevo” y está haciendo un uso comercial del mismo. Este uso de la marca de la Demandante en el nombre de dominio es apto para desviar clientela al nombre de dominio en disputa y por tanto no puede nunca constituir un uso de buena fe del nombre de dominio en disputa según el párrafo 4.c.iii) de la Política.
Por lo demás, es más que claro que el ámbito comercial en el que se circunscribe la controversia es el mercado español, dado que ambos sitios están principalmente en idioma español y poseen referencias a ciudades o regiones españolas, sin que tengan ninguno de los nombres de dominios o sitios referencias a otros sitios geográficos fuera de España.
Se ha dicho que un parámetro importante para determinar si la marca fue solicitada de buena fe a los fines de la Política es el uso que la Demandada le ha dado en el comercio en ese país (Chemical Works of Gedeon Richter Plc v. Covex Farma S.L., Cas OMPI No. D2008-1379).
En el presente caso el Escrito de la Contestación a laDemanda no menciona actividad alguna en ninguno de los países que conforman Benelux. Por el contrario, la Demandada ha demostrado uso del nombre de dominio en disputa en España. Las facturas adjuntas son de fecha febrero de 2011 y enero de 2011 pero no están a nombre de la Demandada sino la sociedad española denominada Monty Press S.L. Esta empresa era la anterior titular del nombre de dominio en disputa conforme surge de una consulta realizada por el Experto en el sitio “”. También fue la solicitante de la marca española NUEVOLOQUO.COM que finalmente resultó denegada. Se entiende que tanto la anterior registrante como el actual registrante han usado el nombre de dominio en disputa para lo mismo. Es más, la sociedad denominada Zigzag Horizonta, S.L. que actualmente opera el nombre dominio en disputa según sus propios términos y condiciones de uso, tiene como administrador único a la misma persona que figura como administrador de Monty Press S.L. (anterior titular del nombre de dominio en disputa). Las sociedades comparten el mismo domicilio (cfr. anexos 3 y 4 D de la presentación adicional de la Demandante).
La proximidad de las marcas de la Demandada con la fecha de inicio de la Demanda es otro elemento a tener en cuenta. Las marcas de la Demandada se obtuvieron mucho después del comienzo del conflicto sobre la marca española con el anterior titular, y posiblemente una vez que conocía la existencia de la marca de la Demandante.
La nota de oferta de venta de la marca MYLOQUO está fechada 3 de agosto de 2012 y dirigida a Monty Press S.L. A juicio de este Experto, esta nota sólo demuestra una intención de negociar un acuerdo que podría incluso llegar a la adquisición de derechos de uso sobre la marca (como lo menciona expresamente la nota), pero en modo alguno impide que la Demandante presente una demanda o ejerza sus derechos. Es mas la nota demuestra que a esa fecha se puso en conocimiento de Monty Press S.L. el rechazo de su marca en España (del cual ya había sido notificado legalmente).
Bajo la totalidad de las circunstancias examinadas, el Experto no considera que los derechos marcarios de la Demandada, obtenidos cuando el conflicto ya se había iniciado, sirvan para demostrar - a los fines de la Política - que ésta posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Es decir, exclusivamente a los fines de la Política, el derecho marcario es inoponible a la Demandante, sin perjuicio de lo que ocurra en los tribunales competentes.
Por todo lo expuesto y de conformidad con la totalidad de las circunstancias enumeradas, el Experto entiende que la Demandada carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. E. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El último de los elementos previstos por la Política es que la Demandada haya registrado y usado el nombre de dominio de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo establecido desde las primeras decisiones adoptadas en el marco de la Política (World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman,Caso OMPI No. D1999-0001 o Robert Ehen Bogen v. Mike Pearson,Caso OMPI No. D2000-0001) hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe de la Demandada tanto en el momento del registro del nombre de dominio en disputa como en su posterior utilización.
Si bien la Política no lo define, puede sostenerse que la mala fe es la constatación de un hecho concreto: que el sujeto conoce o no un estado de cosa determinado (cfr. Isabel García de Cortazar Fajardo, La mala fe en el procedimiento de la ICANN, Actas del Derecho Industrial n. 28, Marcial Pons, Madrid, España, 2007, pág. 233).
A continuación se analizará la eventual concurrencia de los citados elementos en el presente caso.
En cuanto a la mala fe en el registro, este Experto interpreta que las circunstancias aportadas por la Demandante permiten considerar que la Demandada conocía la existencia de la Demandante, de su marca y del nombre de dominio por el que se la identifica.
Con base en la evidencia aportada por la Demandante se infiere que al momento del registro del nombre de dominio en disputa, la Demandada no podía desconocer la marca MYLOQUO y el nombre de dominio homónimo.
Luego de que ocurrió el cambio de titularidad del nombre de dominio en disputa, al parecer, el día 12 de junio de 2012, se procedió a solicitar las marcas en Benelux y la OAMI con fecha 1 de agosto de 2012. No explica la Demandada para qué se solicitaron las marcas en Benelux y la OAMI si el sitio operaba exclusivamente en España.
Surge del Escrito de la Contestación a la Demanda que el contenido del nombre de dominio en disputa siguió siendo el mismo y es utilizado para los mismos fines. Es más, la empresa que actualmente opera el nombre de dominio en disputa tiene el mismo domicilio y el mismo administrador único que la anterior titular del nombre de dominio en disputa. Todo esto relaciona a la Demandada y actual titular del nombre de dominio en diputa con su anterior titular. Ello así pues la Demandada alega y pretende beneficiarse del uso previo del nombre de dominio en disputa desde su fecha de registro en el año 2011 para lo mismo que lo usaba la registrante original. En este caso, dado que el nombre de dominio de la Demandada se usa para anuncios eróticos en Internet que es exactamente el mismo servicio prestado en el sitio de la Demandante, el Experto considera que no puede ser una coincidencia que el nombre de dominio en disputa contiene la parte distintiva de la marca de la Demandante (“loquo”) más un añadido genérico. A juicio de este Experto, tanto la Demandada como su anterior titular sabían al momento de registro de la existencia de la marca y nombre de dominio de la Demandante e intentaron crear una asociación con la Demandante y su negocio.
A falta de una explicación lógica del por qué se registró del nombre de dominio en disputa, el Experto entiende que el mismo se registró con la finalidad de aprovecharse de usuarios de Internet que buscan los avisos clasificados como los obrantes en el sitio de la Demandante. El Experto entiende que esos usuarios de Internet podrán llegar al sitio de la Demandada y ser confundidos en cuanto a su origen o asociación con el sitio de la Demandante, y tal vez ello explica el éxito que la Demandada dice tener con su nombre de dominio (en igual sentido ver OLX Inc., OLX S.A. v. Privacy Protect/ Raees Ur Rehman,Caso OMPI No. D2012-1245).
En relación con el uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, las pruebas aportadas permiten establecer el ánimo de lucro de la Demandada, tomando en consideración que intenta atraer al público por medio de la creación de confusión por asociación con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web.
El uso del nombre de dominio en disputa lo fue con el único fin de generar confusión entre la marca de la Demandante MYLOQUO (y su correspondiente nombre de dominio) y el nombre de dominio en disputa con el fin de atraer tráfico al referido sitio según el párrafo 4.b.iv) de la Política. Esta confusión se ve confirmada a juicio de este Experto por el rechazo de la solicitud de marca NUEVOLOQUO por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
De este conjunto de circunstancias, en opinión del Experto, resulta que la actuación de la Demandada tanto al registrar el nombre de dominio en disputa como al utilizarlo en la forma descrita es una actuación de mala fe. Con lo anterior se cumple el tercer requisito de la Política. F. Intento de abuso del procedimiento administrativo
La Demandada solicita la declaración de un intento de secuestro a la inversa del nombre de dominio en disputa de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15.e) del Reglamento.
En virtud del resultado al que se arriba no corresponde pronunciarse sobre este pedido. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Pablo A. Palazzi
Experto Único
Fecha: 1 de febrero de 2013
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