La parte Demandante es OLX Inc. y OLX S.A. con domicilio en Nueva York, Estados Unidos de América, representada por Allende & Brea, Argentina.
La parte Demandada es Antonio González Martínez - Alquila Publicidad S.L. con domicilio en Barcelona, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del citado nombre de dominio es Soluciones Corporativas IP, LLC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de noviembre de 2012. El 29 de noviembre de 2012 el Centro envió a Soluciones Corporativas IP, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. Con anterioridad a la confirmación por parte de Soluciones Corporativas IP a la solicitud de verificación registral, la Demandante presentó una Demanda enmendada ante el Centro el 29 de noviembre de 2012. El 30 de noviembre de 2012 Soluciones Corporativas IP, LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta a la solicitud de verificación registral confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda, enmendada, cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 6 de diciembre de 2012. De conformidad con el párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de diciembre de 2012. La Demandada no contestó la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 27 de diciembre de 2012.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 9 de enero de 2013, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante opera sitios web que ofrecen servicios de anuncios clasificados de forma gratuita que son generados por los usuarios para las comunidades urbanas de todo el mundo, ofreciendo asimismo foros de discusión.
La Demandante tiene derechos sobre la marca MUNDOANUNCIO, la cual tiene registrada en varios países, incluyendo: registro No. 3456382 ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América, concedido el 1 de julio de 2008, clase 35; registro No. 2712099 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, concedido el 21 de noviembre de 2006, clase 42; registro No. 2762060 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, concedido el 3 de julio de 2008, clase 35; y registro No. 2218420 (acta 2734850) ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina, concedido el 12 de marzo de 2008, clase 35.
OLX Inc. además es titular del nombre de dominio el cual fue creado en septiembre de 2003.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 2 de enero de 2012. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Las alegaciones de la Demandante se pueden resumir como sigue:
OLX Inc. es una empresa constituida bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, con filiales en Argentina y en China.
La marca MUNDOANUNCIO se ha registrado en varios países del mundo entre los cuales se incluyen Argentina, Brasil, Chile, España, México, Perú y Estados Unidos de América.
OLX Inc. ha registrado diversos nombres de dominio de nivel superior genérico (gTLD sus siglas en ingles) y de nivel superior geográfico (ccTLD sus siglas en ingles) en todo el mundo, incluyendo México, España, Brasil, Portugal, Chile y Argentina, entre otros, que contienen la marca MUNDOANUNCIO. Todos ellos están en uso para sitios web de anuncios clasificados, actividad principal de la Demandante. Los mencionados nombres de dominio fueron registrados antes que el nombre de dominio en disputa fuera registrado. El nombre de dominio fue registrado en septiembre de 2003, es decir, 9 años antes de que se hubiese creado el nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio fue adquirido por OLX Inc. en 2005 para identificar un mercado de intercambio online.
OLX Inc. mantiene una política de protección relativa a nombres de dominios y propiedad intelectual, y ha obtenido varias decisiones favorables bajo la Política.
El sitio web de la Demandante tiene un grado de reconocimiento muy importante en Internet. En el último año, entre el 1 de enero 2011 y el 22 de septiembre de 2011, el total de visitantes de fue de 108,075,389 mientras que las páginas vistas fueron 1,950,347,478. Ello no deja lugar a dudas de que la Demandada conocía la marca MUNDOANUNCIO de la Demandante y buscó aprovecharse del prestigio que la misma tiene en Internet.
El nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca MUNDOANUNCIO sobre la cual la Demandante tiene derechos. El nombre de dominio en disputa incorpora la marca completa de la Demandante y sólo agrega el término común “sex”. La adición de la palabra “sex” a una marca comercial en un nombre de dominio ha sido descrita como genérica y no distintiva. La marca MUNDOANUNCIO es el elemento más importante de la combinación por lo que puede causar en el público consumidor la confusión de que el nombre de dominio en disputa está de alguna forma conectado con el titular de la marca MUNDOANUNCIO.
La Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. OLX Inc. ha registrado la marca MUNDOANUNCIO y no ha autorizado, licenciado, permitido o consentido el uso de la misma en el nombre de dominio en disputa, ni mantiene relación alguna con los representantes de la Demandada.
El sitio web relacionado con el nombre de dominio en disputa ofrece servicios clasificados gratuitos en España, confundiéndose con el sitio web de la Demandante ya que el mismo también ofrece anuncios clasificados de forma gratuita. Sin embargo, el nombre de dominio en disputa no está afiliado a la Demandante. Por lo tanto, el uso de la marca MUNDOANUNCIO puede confundir a usuarios de Internet y hacerles creer que el nombre de dominio en disputa está asociado o tiene el mismo origen que el sitio web de la Demandante.
La Demandada no ha adquirido ningún derecho de marca en relación con el nombre de dominio en disputa y tampoco utiliza el nombre de dominio en disputa para una oferta de buena fe de productos o servicios ya que no puede haber una oferta de buena fe utilizando la marca MUNDOANUNCIO sin autorización de su titular para hacer lo mismo que hace la Demandante: avisos clasificados en Internet.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe por parte de la Demandada.
La Demandada ha registrado el nombre de dominio en disputa de mala fe ya que fue registrado después de que el nombre de dominio de la Demandante estuviera en uso y después de que la marca MUNDOANUNCIO fuera registrada. En concreto, antes de enero de 2012, la marca MUNDOANUNCIO ya estaba en uso en España, posible país de residencia de la Demandada.
En el momento del registro del nombre de dominio en disputa, la Demandada debió tener conocimiento de la existencia del sitio web de la Demandante debido al gran tráfico que tenía en ese momento (informe de Google Analytics).
El sitio web de la Demandada ofrece anuncios clasificados relacionados con encuentros sexuales, el sitio ofrece “Clasificados gratis de sexo en España”. Con ello queda evidenciado que al utilizar la marca MUNDOANUNCIO de la Demandante en el nombre de dominio en disputa, la Demandada ha intentado atraer de manera intencionada, con ánimo de lucro, usuarios de Internet mediante la creación de un riesgo de confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web del nombre de dominio en disputa.
En conclusión, es imposible que la Demandada haya registrado un nombre de dominio que contenga el término MUNDOANUNCIO, que es original y que lo haya usado con el mismo propósito de clasificados online que el sitio web de la Demandante.
La Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.
De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 4(a) de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, la Demandante tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y (ii) la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de Contestación a la Demanda por parte de la Demandada da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (Cfr. párrafo 14(b) del Reglamento), también es cierto que dicha falta de contestación no se traduce per se en una resolución favorable para la Demandante. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte demandante, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas1. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante ha acreditado tener derechos sobre la marca MUNDOANUNCIO, la cual tiene registrada en varios países.
En el caso que nos ocupa, el nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca de la Demandante. Dicha marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa solamente se diferencian entre sí por el sufijo “sex” agregado en el nombre de dominio en disputa, siendo “mundoanuncio” el elemento central y sin que dicho sufijo sea suficiente para establecer una clara distinción entre ambos, por lo que de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca de la Demandante2.
La Demandante ha acreditado el supuesto previsto en el párrafo 4(a)(i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante asevera que la Demandada no dispone de ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.
La Demandante hace valer que la Demandada usa el nombre de dominio en disputa para un sitio web que ofrece un producto (anuncios clasificados en línea) substancialmente similar al ofrecido por la Demandante bajo la marca MUNDOANUNCIO y el sitio web , entre otros sitios web operados por la Demandante bajo dicha marca.
De los hechos acreditados, las alegaciones de la Demandante y la documentación que obra en el expediente, este Experto considera que la Demandante ha acreditado prima facie que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que la Demandada la haya refutado3. Por otra parte, no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el párrafo 4(c) de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada.
En consecuencia este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 4(a)(ii) de la Política. C. Registro y uso de mala fe
La Demandante afirma que la Demandada registró y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe.
Ha quedado acreditado que MUNDOANUNCIO es una marca registrada por la Demandante, que su registro en España se remonta a noviembre de 2006, en tanto que el nombre de dominio en disputa fue creado en enero de 2012.
Además, la Demandante hace valer que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa se usa para anuncios clasificados, esto es, un producto sumamente similar al ofrecido por la Demandante bajo la marca MUNDOANUNCIO y los sitios web que ésta opera y que incorporan dicha marca.
Considerando en su conjunto lo planteado por la Demandante y las constancias que obran en el expediente, resulta lógico suponer que la Demandada debió haber sabido de la existencia de la marca de la Demandante, su vinculación con ésta y de las actividades realizadas al amparo de dicha marca al momento de obtener el nombre de dominio en disputa y ofrecer en el sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa un producto substancialmente similar al ofrecido por la Demandante, lo que para este Experto constituye un registro y uso de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente4.
Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el extremo previsto en el párrafo 4(a)(iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 23 de enero de 2013
1 En Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu,Caso OMPI No. D2003-0465, se establece “the panel finds that as a result of the default, Respondent has failed to rebut any of the factual assertions that are made and supported by evidence submitted by Complainant. The panel does not, however, draw any inferences from the default other than those that have been established or can fairly be inferred from the facts presented by Complainant and that, as a result of the default, have not been rebutted by any contrary assertions or evidence”.
2 Véase Edgar Rice Burroughs, Inc. v. MySexP, Dejan Nikitovic,Caso OMPI No. D2002-1169; Nokia Corporation v. N a.k.a. IBCC,Caso OMPI No. D2000-0102.
3 Diversas decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte demandante acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de la prueba se revierte al titular del nombre de dominio controvertido. En INTOCAST AG v. LEE DAEYOON,Caso OMPI No. D2000-1467, se establece “For methodical reasons it is very hard for the Complainant to actually prove that Respondent does not have rights or legitimate interests in respect of the domain name, since there is no strict logical means of verifying that a fact is not given [...]. Many legal systems therefore rely on the principle negativa non sunt probanda. If a rule contains a negative element it is generally understood to be sufficient that the complainant, by asserting that the negative element is not given, provides prima facie evidence for this negative fact. The burden of proof then shifts to the respondent to rebut the complainant’s assertion”.
4 En Bartercard Ltd & Bartercard International Pty Ltd . v Ashton-Hall Computer Services,Caso OMPI No. D2000-0177, se establece: “the Domain Name has been used to host a website offering competing products to those offered by the Complainant [...] this suggests that the Respondent registered the Domain Name with the primary intention of disrupting the business of a competitor […] It also indicates that the Respondent has used the Domain Name to attract Internet users to its website for commercial gain by virtue of confusion with the Complainant’s mark. […] Under the Policy, both of these are sufficient to show registration and use of the Domain Name in bad faith”. Véase también Cine Craft Limited v. Team Cinipac Hosting Whois Protection,Caso OMPI No. D2009-1560.
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