La Demandante es Industrial Leridana del Frío S.L. con domicilio en Lleida, España, representada por Sugrañes, S.L., España.
El Demandado es Ramón Masip Vidal con domicilio en Lleida, España, representado por OLANO AJUMEX, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Nominalia Internet S.L. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de diciembre de 2012. El 4 de diciembre de 2012 el Centro envió a Nominalia Internet S.L. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 5 de diciembre de 2012 Nominalia Internet S.L. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. El 14 de diciembre de 2012 el Centro envió de nuevo una comunicación electrónica a Nominalia Internet S.L. solicitando información adicional de cómo contactar al Demandado. El 17 de diciembre de 2012, Nominalia Internet S.L. envió al Centro, vía correo electrónico, proporcionó al Centro la información adicional solicitada. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 18 de diciembre de 2012. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de enero de 2013. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 2 de enero de 2013.
El Centro nombró a José Carlos Erdozain como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 15 de enero de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante se constituyó como sociedad mercantil en mayo de 1986. Dicha sociedad se dedica a la venta e instalación de sistemas de frío industrial y aires acondicionados. El sector comercial en el que opera es el del frío industrial, prestando servicios de instalación, diseño, puesta en marcha, legalización y mantenimiento de instalaciones frigoríficas.
La empresa ILERFRED, S.L., de la que el Demandado es Administrador, se constituyó el 8 de mayo de 1989. Fueron originalmente sus partícipes, además de los socios de la Demandante, D. Josep Masana y el Demandado. El objeto social de esta empresa es la compraventa e instalación de aparatos de aire acondicionado y calefacción y demás actividades que resulten preparatorias o complementarias de las anteriores, así como la producción de energía eléctrica mediante placas solares fotovoltaicas.
La Demandante solicitó de la Oficina Española de Patentes y Marcas la marca mixta ILERFRED el 14 de agosto de 1990, y se le concede el 5 de diciembre de 1991 bajo el número de registro 1.585.188. Dicha marca caducó al no pagar los derechos correspondientes al segundo quinquenio.
El Demandado solicitó en nombre de ILERFRED, S.L. el nombre comercial “ilerfred” el 25 de febrero de1997 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, siéndole concedido a dicha mercantil el 1 de octubre de 1997 bajo el número 211.866 de registro. El Demandado actuó en ese trámite administrativo como representante de la sociedad ILERFRED, S.L.
La Demandante registró a su nombre el nombre de dominio el 6 de mayo de 1998.
En escritura pública de 25 de mayo de 1998 los socios de ILERFRED, S.L. realizan diversas operaciones societarias y transmisivas de derechos destinadas a que el Demandado adquiriese todas las participaciones del capital de dicha empresa al tiempo que ILERFRED, S.L. transmitía la titularidad del nombre comercial “ilerfred” a la Demandante. Asimismo, la Demandante, en virtud del negocio antes mencionado, otorgó una licencia de uso de dicho nombre comercial a la entidad ILERFRED, S.L. para sus actividades comerciales siempre que los socios de esta última siguieran siendo el Demandado o su cónyuge, ascendientes o descendientes, o que más del 50 por ciento del capital estuviese en poder de cualquiera o de la suma de varios de ellos.
La Demandante solicitó el 10 de enero de 2000 la marca mixta nº 2.282.195 ILERFRED y el 12 de noviembre de 2003 la marca mixta nº 2.566.722 también ILERFRED, las cuales les fueron concedidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Actualmente, dichas marcas se encuentran en vigor.
El 1 de agosto de 2000 el Demandado, actuando en nombre y representación de ILERFRED, S.L., renunció a los derechos que a favor de esta última mercantil se derivaban del registro del nombre comercial “ilerfred” con número de registro 211.866. La renuncia se presentó a la Oficina Española de Patentes y Marcas el 9 de agosto de 2000.
El nombre de dominio en disputa se registró en fecha de 23 de junio de 2003.
La sociedad ILERFRED, S.L. presentó demanda judicial contra la Demandante solicitando la nulidad de las marcas españolas ILERFRED inscritas a nombre de la Demandante bajo los números 2.282.195 y 2.566.733, dando lugar al Procedimiento Ordinario 464/2005, seguido ante el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona. Dicha demanda judicial fue desestimada por sentencia del Juzgado de fecha 12 de septiembre de 2006.
Por medio de burofax de fecha 25 de octubre de 2011 la Demandante requirió a la entidad ILERFRED, S.L. el cese del uso del nombre de dominio en disputa y transferencia a la Demandante.
En la página Web del nombre de dominio en disputa se puede observar de manera clara y amplia, al tiempo de la presentación de la Demanda y en la actualidad, la marca nº 2.282.195 ILERFRED inscrita a nombre de la Demandante. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Según la Demandante:
El Demandado es el administrador único de la sociedad ILERFRED, S.L.
La Demandante se constituyó en mayo de 1986 con el objeto de dedicarse a la venta e instalación de sistemas de frío industrial y aires acondicionados. A partir de esa fecha comenzó a utilizar como marca de sus productos y servicios el acrónimo ILERFRED que corresponde “I” a industria, “LER” a leridana y “FRED”a frío en catalán.
En 1989 los socios de la Demandante se unieron al Demandado y otro para constituir ILERFRED, S.L. con el mismo objeto social y con la finalidad de ampliar el negocio, siendo nombrado el Demandado consejero delegado de la compañía y a partir de 1998 administrador único de la misma.
El 14 de agosto de 1990 la Demandante solicitó la marca mixta española ILERFRED, que le fue concedida el 5 de diciembre de 1991 con el número 1.585.188.
El Demandado solicitó en nombre de ILERFRED, S.L. el nombre comercial “ilerfred” que le fue concedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas con el número 211.866 el 1 de octubre de 1997.
Las relaciones entre los socios de ILERFRED, S.L. se fueron deteriorando hasta el punto que acordaron que todas las participaciones en esta sociedad se vendieran al Demandado, y que, a cambio, ILERFRED, S.L. transmitiría la propiedad del nombre comercial “ilerfred” nº 211.866 a la Demandante. El negocio en cuestión tuvo lugar el 25 de mayo de 1998.
Como propietario del nombre comercial antes mencionado, la Demandante solicitó y obtuvo sendas marcas ILERFRED (mixtas) españolas bajo los números 2.282.195 y 2.566.733. La fecha de solicitud fue, respectivamente, 10 de enero de 2000 y 12 de noviembre de 2003.
La empresa ILERFRED, S.L., a través de la figura representativa del Demandado, renunció a los derechos que aún constaban a su nombre en el Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas, pese al negocio transmisivo anteriormente concluido a favor de la Demandante. Dicha renuncia se hizo efectiva ante la Oficina el 1 de agosto de 2000.
Posteriormente, el Demandado, en su calidad de administrador único de ILERFRED, S.L., presentó una demanda contra la Demandante solicitando la nulidad de las marcas nº 2.282.195 y 2.566.733 arriba citadas, la cual fue desestimada por el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona, el cual declaró la temeridad de ILERFRED, S.L. y de no respetar los derechos de cesión antes aludidos, actuando con manifiesta mala fe.
El nombre de dominio en disputa es idéntico y crea confusión con respecto a derechos de marca de los que la Demandante es titular. La identidad es fonética, visual y conceptual.
El Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa. Antes bien, ha sido la Demandante quien ha utilizado la denominación “ilerfred” desde 1986, quien ha solicitado marcas conteniendo la palabra “ilerfred” en 2000 y 2003, y quien tiene registrado el nombre de dominio desde 1998. Es decir, todo ello demostraría un uso anterior en el tiempo del término “ilerfred” a cuando el nombre de dominio en disputa fue registrado.
El nombre de dominio en disputa fue registrado y está siendo usado de mala fe por el Demandado, como se demuestra por el hecho de la renuncia al nombre comercial nº 211.866 pese al negocio transmisivo previo; por el hecho de que la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona así lo declara; por el hecho de que la entidad ILERFRED, S.L. solicitó cuatro marcas con la denominación “ilerfred” ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, todas las cuales le fueron denegadas por el motivo de la previa inscripción de las marcas ILERFRED a nombre de la Demandante y de su oposición expresa; y porque en la página Web del nombre de dominio la sociedad ILERFRED, S.L., de la que el Demandado es administrador único, está haciendo uso de las marcas registradas a nombre de la Demandante. Todo ello de tal manera que el Demandado ha registrado el nombre de dominio con el objeto de impedir que la Demandante refleje sus derechos de marca en un nombre de dominio correspondiente; con el fin de perturbar su actividad comercial, y para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web. B. Demandado
Según el Demandado:
Es preciso tener en consideración que en virtud del negocio transmisivo concluido en fecha de 25 de mayo de 1998, relativo a la transmisión dominical del nombre comercial nº 211.866 a la Demandante, ésta autorizó a ILERFRED, S.L. el uso de dicho nombre comercial, negocio que no ha sido revocado por autoridad administrativa o judicial.
Niega que haya identidad visual entre el dominio y el nombre de dominio en disputa, puesto que la tipografía de la marca de la Demandante es distinta a las del Demandado. Además, en el encabezado de la página Web correspondiente el Demandado hace constar la expresión “ILERFRED Climatizació i Refrigeració Masip” para poner de manifiesto que quien está detrás de la empresa es la familia Masip. Además, el sector de actividad de la Demandante y del Demandado no es el mismo. En suma, la identidad de ambos nombres de dominio antes citados no produce confusión en la marca de productos o servicios que ambas partes están ofreciendo en el mercado.
El Demandado ostenta derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, puesto que, pese a no tener derechos de marca sobre el término “ilerfred”, todas las comunicaciones a nivel de facturación, administrativas o fiscales se realizan bajo esa denominación. En este sentido, aporta el Demandado dos facturas de julio y octubre de 2012 que demostrarían que ILERFRED, S.L. existe y tiene una actividad normal, así como que en su facturación consta el nombre de “ilerfred, s.l.”. Además, el acuerdo de fecha 25 de mayo de 1998 autoriza a ILERFRED, S.L. el uso de la marca ILERFRED, prestándose así el uso de la marca ILERFRED. No ha habido un uso comercial indebido del nombre de dominio en disputa, puesto que desde 1998 los propios bienes y servicios se han puesto a disposición del mercado y se han distribuido sin controversia hasta el año 2012, pudiendo el mercado, además, discernir quién es quién y cuál es el servicio que ofrece. Otra cosa sería analizar la compatibilidad en Derecho español de la denominación social de la compañía del Demandado y las marcas titularidad a efectos administrativos de la Demandante, debiéndose dilucidar dicho conflicto en el marco de los tribunales de justicia al superar los límites de la Política.
Por último, niega el Demandado que el registro o uso del nombre de dominio en disputa sea de mala fe, puesto que, aunque no niega el conflicto entre las partes a lo largo de los años, no se dan ninguna de las circunstancias previstas en la Política para entender que se dé dicho requisito. 6. Debate y conclusiones
Las conclusiones del Experto se basan en lo dispuesto en la Política, el Reglamento y en la normativa sobre protección de marcas y competencia desleal vigente en España, dado que ambas partes residen en este país (VeriSign Inc. V. Michael Brook Caso OMPI No. D2000-1139,, entre otras muchas). A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
En relación con el primero de los requisitos establecido en la Política, el Experto debe analizar si existen razones para entender que el nombre de dominio en disputa y la/s marca/s alegadas por la Demandante son idénticos, o si no lo son, si hay motivos para pensar que uno y otro son similares hasta el punto de causar confusión en el público que accede a Internet.
Con el objeto de llevar a cabo este análisis, numerosas resoluciones del Centro se sirven de un criterio puramente comparativo entre las denominaciones de las marcas aducidas y del nombre de dominio en disputa, sin que la partícula final del nombre de dominio (i.e. “.com”, “.net” u otra cualquiera) sean tenidas en cuenta a efectos de esta comparación (Viacom International Inc. V. Mo-Team,Caso OMPI No. D2009-1420). Aplicado este criterio preeminente al presente asunto, la conclusión es que existe una identidad absoluta entre las marcas alegadas por la Demandante (registradas con los números 2.282.195 y 2.566.722) y el nombre de dominio en disputa, puesto que el término coincidente en ambos es “ilerfred”, que viene a ser el acrónimo de I de Industria, Ler de leridana y Fred (frío en catalán). La identidad es tan evidente que resulta ocioso recurrir a cualquier otro criterio de los comúnmente usados en otras resoluciones del Centro.
Sin perjuicio de lo anterior, debe añadirse que, de acuerdo con la Política, la comparación se efectúa exclusivamente entre los términos que conforman el nombre de dominio en disputa y las marcas alegadas por la Demandante, dejando al margen los productos o servicios protegidos o aludidos con tales términos. En otras palabras, no se trata de una comparación basada en criterios marcarios o habituales en Derecho de marcas (ámbito jurídico donde sí se pueden tener en cuenta los productos o servicios protegidos por el signo), sino estrictamente literarios o de términos. Así lo establece el artículo 4.a)(i) de la Política, y así lo suscriben numerosas resoluciones del Centro, entre las que se citan las siguientes: Altadis, S.A. v. E. Marketing World On LineCaso OMPI No. D2001-1404,; Deutsche Telekom AG v. Oded Zucker Caso OMPI No. D2004-0749; o InfoS, Inc. v. Delighters, Inc. d/b/a Cyber Joe’s Internet Café Caso OMPI No.. D2000-0068).
Por los motivos expuestos, el Experto concluye que se da el primero de los requisitos establecidos en la Política. B. Derechos o intereses legítimos
La segunda cuestión a analizar es si el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio objeto de disputa.
El artículo 4.c) de la Política ilustra con algunos supuestos cuándo se puede considerar que el demandado ostenta tales derechos o intereses legítimos. Sobre la cuestión de a quién corresponde probar dichos supuestos u otros similares, numerosas resoluciones del Centro consideran que el demandante debe presentar un principio de prueba de la ausencia de tales derechos, mientras que el demandado ha de refutar esos indicios con pruebas definitivas de que se halla en alguna de las situaciones descritas en el artículo 4.c) de la Política. El fundamento de esta consideración estriba en que nadie mejor que el demandado podrá demostrar que se dan dichas situaciones al referirse éstas directamente a su actividad en relación con el nombre de dominio en disputa.
En el caso concreto, la Demandante señala que ha venido utilizando la denominación “ilerfred” desde 1986, si bien ninguna prueba acerca de este pretendido uso desde 1986 se ha aportado. Sí prueba la Demandante, en cambio, que solicitó las marcas ILERFRED número 2.282.195 y 2.566.733 el 10 de enero de 2000 y el 12 de noviembre de 2003, y que las mismas se encuentran actualmente en vigor, y no han sido declaradas caducadas por alguna de las causas previstas en el artículo 55 de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), motivos todos ellos por lo que se presume que la Demandante las ha usado desde aquellas fechas. Asimismo, la Demandante prueba que registró el nombre de dominio desde 1998.
Por su parte, el Demandado se defiende señalando que ostenta derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, puesto que pese a no tener derechos de marca sobre el término “ilerfred”, utiliza en todas las comunicaciones comerciales con las autoridades administrativas o de facturación el término “ilerfred”. Sin embargo, el Demandado, para probar esta aparentemente continua relación de facturación y de comunicaciones con las autoridades administrativas, aporta únicamente dos facturas de fecha julio y octubre de 2012, las cuales el Experto considera insuficientes para demostrar un uso “previo” en el tiempo del nombre de dominio en disputa (en comparación al uso que ha hecho de sus marcas la Demandante), tal y como prevén las situaciones descritas en el artículo 4.c) de la Política.
Además, a fin de demostrar sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, el Demandado alega la existencia del acuerdo de 25 de mayo de 1998 por el que la Demandante autoriza a ILERFRED, S.L. el uso de la marca ILERFRED, prestándose así el uso de la marca en cuestión (sic).
A este respecto, debe señalarse, en primer lugar, que aunque aquel acuerdo se refiere a la “marca”, en realidad, tiene por objeto el signo “ilerfred”, que, en realidad, estuvo protegido como nombre comercial bajo el número de registro 211.866 (Exponen I de dicho acuerdo), cumpliendo ambos derechos de propiedad industrial fines ciertamente distintos. En segundo término, no conviene soslayar el significativo hecho de que el Demandado renunció a los derechos conferidos por tal registro de nombre comercial, renuncia que tuvo lugar el 1 de agosto de 2000, y que fue presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el 9 de agosto de 2000, según se recoge como probado en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona de 12 de septiembre de 2006. Así, pues, si el Demandado renunció en el año 2000 a los derechos que le confería el registro del nombre comercial “ilerfred” número 211.866, ¿cómo puede ahora pretender ostentar derechos o intereses legítimos en relación con dicho nombre, o que los ha ostentado desde la fecha del acuerdo de 1998? Incuestionablemente, tal planteamiento supone una incongruencia dialéctica y jurídica, que, por tanto, no puede admitirse.
Por otra parte, no se olvide que el nombre de dominio en disputa fue registrado en 2003, y que la renuncia tuvo lugar en el año 2000. Luego para cuando el Demandado hubo registrado el nombre de dominio, ya no ostentaba ningún derecho de uso sobre el citado nombre comercial.
Asimismo, señala el Demandado, en defensa de sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, que no ha habido uso comercial indebido del mismo puesto que desde 1998 los bienes y servicios propios se han puesto a disposición del mercado y se han distribuido sin controversia hasta el año 2012, pudiendo el público interesado, además, discernir quién es quién y cuál es el servicio que ofrece. Sin embargo, ninguna prueba aporta el Demandado de esta circunstancia de ausencia de controversia y de correcto discernimiento por parte del público destinatario de sus productos o servicios con respecto a los de la Demandante. Antes bien, de las pruebas aportadas por la Demandante resulta que anteriormente a 2012 ya hubo controversias entre ella y el Demandado relativas a las marcas con el término “ilerfred”, corolario de las cuales fue la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona el 12 de septiembre de 2006, antes aludida, en el procedimiento ordinario 464/2005.
Finalmente, aduce el Demandado que, en cualquier caso, tendría un derecho a utilizar la denominación social “ilerfred”, debiéndose dilucidar ante los tribunales de justicia ordinarios la cuestión de la compatibilidad entre aquélla y los derechos de marca que son titularidad de la Demandante. Sin embargo, el Experto no está de acuerdo con este planteamiento, el cual no solamente obvia que la Política tiene por objeto el eventual conflicto entre las marcas del demandante y el nombre de dominio del demandado, sino, además, que, tal y como se desprende de las letras i) e iii) del artículo 4.c) de la Política, el examen de este requisito impide centrarse únicamente en la existencia de un derecho o interés subyacente y dejar a un lado el requisito conexo de la buena fe o del uso legítimo o leal que se haga del nombre de dominio. En otras palabras, para que el Demandado pudiese demostrar el derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio no es suficiente que ostente cualquier derecho coincidente con las marcas alegadas por la Demandante, sino que el uso del nombre de dominio en cuestión se produce en relación con un ofrecimiento de buena fe de productos o servicios o con un uso legítimo y leal del mismo que no empañe o perjudique el uso de las marcas por el demandante.
Por otra parte, es preciso hacer hincapié en que lo que el artículo 4.c) de la Política señala como posibles circunstancias que demostrarían los derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio disputado, se refieren a usos efectuados por el demandado “antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia” del nombre de dominio; o a que el demandado haya sido “conocido corrientemente” por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o que el demandado haya hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
Nada de esto llega a demostrar el Demandado, puesto que no ha probado haber usado el nombre de dominio “antes” de recibir la controversia (la cual hunde sus raíces, en realidad, hasta 1998 – fecha del acuerdo – y más claramente perceptible a partir de 2004 cuando se plantea una demanda judicial con el fin de declarar la nulidad de las marcas de la Demandante), siendo que el único uso demostrable se remonta a 2012 (las facturas), y que el nombre de dominio se registró en 2003. Tampoco ha demostrado según la evidencia aportada, el Demandado “ser conocido corrientemente” por el nombre de dominio en disputa (puesto que las dos únicas facturas aportadas no son prueba de uso del nombre de dominio en disputa, si nos atenemos al concepto de “uso efectivo” de marca que tiene establecida la jurisprudencia aplicable – por todas, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2012, asunto C-149/11). Tampoco puede considerarse que el Demandado haya hecho un uso legítimo y leal (menos aún, no comercial, a tenor de las facturas presentadas) del nombre de dominio en disputa sin intención de desviar consumidores de manera inequívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o servicios de la Demandante, cuando en la página Web del nombre de dominio aparece la marca de la Demandante tal cual está registrada: en esas condiciones de uso, es posible para un consumidor al que se dirigen los productos o servicios del Demandado (coincidentes en lo sustancial con los de la Demandante) llegar a confundirse sobre el origen de los mismos.
No le corresponde al Experto en este procedimiento bajo la Política pronunciarse sobre el derecho que pudiese tener el Demandado a utilizar en el tráfico jurídico la denominación social “ILERFRED, S.L.”, dentro del fin propio que tiene una denominación social. El enfoque de la Política se refiere, más bien, a si se cumple alguna de las situaciones descritas en su artículo 4 c) o alguna otra situación, para considerar que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos, y es en el marco de ese examen, en el que el Experto considera que el Demandado no ha probado que tenga derechos o intereses legítimos alguno sobre el nombre de dominio en disputa. El enfoque del Experto se centra en el uso del nombre de dominio en disputa bajo la Política, y el Experto sólo puede basar la presente Decisión de acuerdo a la evidencia presentada. Naturalmente, esta Decisión no impide a ninguna de las partes a recurrir ante los tribunales competentes en relación con el nombre de dominio en disputa.
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el segundo de los requisitos establecidos en la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El tercero de los requisitos establecidos en la Política se refiere a la comprobación de que el nombre de dominio en disputa fue registrado y esté siendo usado de mala fe. La Política incluye en el artículo 4.b) diversas circunstancias en las que se entiende que el registro y el uso del nombre de dominio es de mala fe.
La Demandante esgrime que el Demandado registró y está usando de mala fe el nombre de dominio por los motivos que se citan en el apartado de Alegaciones de las Partes. El Demandado niega que se den tales motivos y proclama su buena fe tanto en el registro como en el uso del nombre de dominio.
Examinados los hechos constatados, el Experto encuentra que, teniendo presente que el nombre de dominio se registró el 23 de junio de 2003; que el Demandado, actuando en nombre y representación de ILERFRED, S.L., renunció el 1 de agosto de 2000 a los derechos que a favor de esta última sociedad derivaban del registro del nombre comercial “ilerfred” con número de registro 211.866 (la renuncia se presentó a la Oficina Española de Patentes y Marcas en fecha 9 de agosto de 2000), cuando previamente, por medio del negocio traslativo de la propiedad de fecha 25 de mayo de 1998, había transmitido a la Demandante los derechos sobre dicho nombre comercial; y que, con posterioridad al registro del nombre de dominio, el Demandado interpuso una demanda de nulidad de las marcas de la Demandante, la cual fue desestimada con expresa imposición de costas por temeridad y mala fe; y que llega a incluir en la página Web del nombre de dominio en disputa la marca mixta ILERFRED nº 2.282.195, registrada a nombre de la Demandante, la conclusión no puede ser otra que el Demandado registró y está usando el nombre de dominio de mala fe, pudiéndose encuadrar su comportamiento en la circunstancia descrita en las letras iii) y iv) del artículo 4.b) de la Política.
La conclusión de este Experto es reforzada por lo anteriormente determinado en el segundo elemento de esta Decisión, en el sentido de que el Demandado no ha logrado demostrar o apoyar con evidencia que ha sido corrientemente conocido por el nombre de dominio en disputa.
En efecto, el registro del nombre de dominio en disputa se hizo en fecha posterior (2003) a que hubieran surgido ya conflictos entre las partes acerca del uso del término “ilerfred” (acuerdo de 1998 y renuncia de derechos de 2000 y transmisión del derecho de propiedad sobre el nombre comercial “ilerfred” nº 211.866), y el uso posterior y actual del nombre de dominio en disputa (incluyendo la marca de la Demandante nº 2.282.195 en la página Web correspondiente) es indudable que se hizo / hace con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor (ambas son empresas que vienen a concurrir en el mismo sector de producción), y con la intención de atraer, con ánimo de lucro (el Demandado es una empresa que factura), usuarios de Internet a su sitio Web, creando una posibilidad de confusión con la marca nº 2.282.195 de la Demandante en cuanto al origen de los productos o servicios allí ofrecidos.
En atención a todo lo expuesto, el Experto considera que el nombre de dominio fue registrado y está siendo usado de mala fe por el Demandado. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
José Carlos Erdozain
Experto Único
Fecha: 29 de enero de 2013
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