La Demandante es Gaugor S.A. con domicilio en Vitoria-Gasteiz, Álava, España, representada por Clarke, Modet & Co.
El Demandado es Aarón Carnero Juvanteny con domicilio en Guipúzcoa, España, representada por Carmen Irusta Pena. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio .
El Registrador del Nombre de Dominio en disputa es Soluciones Corporativas IP, LLC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de diciembre de 2012. El 14 de diciembre de 2012 el Centro envió a Soluciones Corporativas IP, LLC via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en disputa. El 24 de diciembre de 2012 Soluciones Corporativas IP, LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 4 de enero de 2013. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de enero de 2013. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 24 de enero de 2013.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 30 de enero de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante, entre otras actividades, comercializa el producto “Articube”, el cual es un producto que permite enfriar copas “hasta -55ºC” y hielos “hasta -70ºC” en pocos segundos, teniendo la capacidad de enfriar el anhídrido carbónico alimentario en estado líquido. Se trata de un producto pensado para el sector de la hostelería y la restauración.
La Demandante es titular de las siguientes marcas:
- Marca española Nº 2.869.137 en las clases 3, 7 y 8, respecto a la denominación ARTICUBE concedida el 8 de Septiembre de 2009.
- Marca Comunitaria Nº 8.371.742 ARTICUBE JUST COOL, registrada el 23 de Diciembre 2009.
Además, tiene solicitada la Marca de Estados Unidos Nº 85.415.931 ARTICUBE TECHNOLOGY, solicitada el 6 de Septiembre 2011.
Ambas partes tienen su domicilio en el País Vasco, España.
De conformidad con el uso del nombre de dominio en disputa al tiempo de la Notificación de la Demanda, este Panelista deduce que ambas Partes se han dedicado a abastecer al sector de la hostelería y restauración y que por lo tanto, se puede decir que son en cierto modo competidores en el mercado. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
En opinión de la Demandante y en base al derecho que ostenta como titular de la marca española ARTICUBE existe una identidad absoluta entre el Nombre de Dominio en disputa y la marca de su propiedad.
Asimismo, considera la Demandante que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en base a que, por un lado, los resultados obtenidos en las búsquedas de bases de datos de marcas refleja que el Demandado no es titular de registro marcario alguno sobre el término “articube” y, por otro lado, a la falta de autorización de la Demandante a favor del Demandado para utilizar dicha denominación.
Y, por lo que se refiere al tercer requisito, es decir, el registro y uso de mala fe, alega la Demandante un conocimiento previo de su marca por el Demandado por el hecho de que ambas partes tienen su domicilio en el País Vasco, así como por el hecho de que ambas partes se dedican al sector de la hostelería que, incluso, llega hasta el punto de que el Demandado ofrece productos similares a los comercializados por la Demandante con la marca ARTICUBE.
Considera, además, que tanto la exposición de los productos en la web a la que está inicialmente vinculado el Nombre de Dominio en disputa como el redireccionamiento al sitio web propiedad del Demandate al que eventualmente se accede demuestran un uso de mala fe. Igualmente como de mala fe califica el material pornográfico que el Demandado ha insertado en la web “www.”. B. Demandado
El Demandado se opuso a la Demanda en base a la siguiente argumentación:
El registro del Nombre de Dominio en disputa se debió a la necesidad de vincular el mismo con otra actividad en la que actúa como patrocinador y que se refiere a la organización de encuentros entre parejas liberales. El Nombre de Dominio es un acrónimo de la “Asociación de Relaciones Temporales e Independientes, Comunes, Unipersonales de Bisexuales de Euskadi” que por lo demás tiene su sitio web denominado ‘’’’.
Asimismo considera que tras el registro de un nombre de dominio se da traslado al titular de la marca por término de “4/56 días” para alegar la existencia de interés preferente para registral dicho Nombre de Dominio. Por tanto, habiendo transcurrido el plazo sin alegación alguna seria por no tener la Demandante interés en su registro.
Por lo demás, niega la existencia de mala fe tanto en el registro como en el uso del Nombre de Dominio. Así es, considera que el registro tiene como finalidad patrocinar encuentros organizados por él y en relación a una actividad que nada tiene que ver con la de la Demandante. El Demandado niega la utilización del sitio web al que redirecciona para vender producto alguno. No obstante, reconoce la comercialización de sus productos más a través de su marca ESCARCHARAPID pero advierte que el sistema de enfriamiento es diferente respecto del que utiliza la Demandante.
Por otra parte, manifiesta el Demandado que no comercializa producto alguno a través del Nombre de Dominio en disputa por lo que consecuentemente no ha recibido beneficio alguno. Asimismo, niega que el contenido del sitio web sea pornográfico.
Y, finalmente, entiende el Demandado que no se dan los supuestos a que se refiere el párrafo 4(b)(i), (ii) o (iv) de la Política. 6. Debate y conclusiones
Conforme al párrafo 4(a) de la Política se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: (i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o similar hasta el punto de crear confusión, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales el demandante tiene derechos; (ii) que la demandada no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa, y (iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante ha demostrado ser titular de la marca española ARTICUBE en virtud de inscripción ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Que asimismo ha demostrado ser titular de la marca comunitaria ARTICUBE JUST COOL en la Oficina de Armonización del Mercado Interior.
Por otro lado debe recordarse que, como es sabido y tal y como se ha establecido en numerosas decisiones UDRP, la partícula identifica el nivel superior del nombre de dominio y no es relevante a efectos del proceso comparativo a efectuar entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante.
Resulta evidente que entre la marca española ARTICUBE de la Demandante y el Nombre de Dominio en disputa del Demandado, existe identidad absoluta. Identidad que puede dar lugar a confusión.
Este Experto considera que la Demandante ha probado el cumplimiento del primer requisito del párrafo 4(a)(i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
La alegación vertida por el Demandado de que el registro del Nombre de Dominio en disputa responde al acrónimo de “Asociación de Relaciones Temporales e Independientes, Comunes, Unipersonales de Bisexuales de Euskadi“ no puede servir como base para admitir derechos o interés legítimo pues el Demandado no aporta documento alguno que apoye tal declaración. Es decir, no consta que dicha Asociación exista como tal. De tal manera, no consta el documento de constitución de la Asociación, su inscripción en el Registro de Asociaciones, el Código de Identificación Fiscal, su contabilidad, el número de asociados, etc. Consecuentemente no cabe siquiera contrastar la alegación vertida por lo que queda como dialéctica.
Tampoco cabe admitir como interés legítimo el registro en base a la falta de oposición de la Demandante frente a la solicitud del Demandado. Debe advertirse que el procedimiento de solicitud de registro de nombre de dominio fijado por la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) se basa en la principio de “first come, first served”, siendo la Política (a la cual se debe hacer expresamente referencia en los acuerdos de registros entre registradores y registrantes) la vía establecida para la resolución de aquellas situaciones de conflicto surgido entre nombres de dominio y marcas, tal y como hace la Demandante. Por tanto, este Experto entiende que pretender arrogarse interés legítimo en base a la falta de oposición de la Demandante no tiene apoyo legal alguno.
En cambio y ante el silencio del Demandado, si debemos admitir la alegación de la Demandante en el sentido de que no existe autorización o licencia de la marca ni constan derechos marcarios del término ”articube” a favor del Demandado.
Con todo, el hecho de que las partes del procedimiento puedan ser consideradas competidoras y que el Demandado haya utilizado el sitio web para desplegar contenidos pornográficos aboca a este Experto a negar derechos o intereses legítimos del Demandado en base al párrafo 4(c)(iii) de la Política según el cual ”usted está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro”.
Consecuentemente, este Experto considera que la Demandante ha probado el cumplimiento de este segundo requisito del párrafo 4(a)(ii) de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Para decidir sobre la concurrencia de este requisito hay que partir de las siguientes circunstancias determinantes: 1) la actividad y marca de la Demandante debían ser conocidos por el Demandado cuando registró el Nombre de Dominio en disputa por razón de la actividad a la que se han dedicado ambos así como por el domicilio de ambos en el País Vasco: 2) la fecha de registro de la marca ARTICUBE es anterior a la fecha de registro del Nombre de Dominio en disputa por el Demandado; y 3) la vinculación del Nombre de Dominio en disputa a un sitio web con contenido pornográfico.
Pues bien, entiende este Experto que las razones que llevaron al Demandado al registro del Nombre de Dominio en disputa se encuentran en el artículo 4)b)(iii), es decir, “si su objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor”. De hecho, el Demandado reconoce en su escrito disponer de una marca para la comercialización de productos del mismo sector de la hostelería y la restauración. Por lo que calificar al Demandado como competidor de la Demandante es lo procedente, razón por la que se procede al registro del Nombre de Dominio en disputa.
Por lo que se refiere al uso del Nombre de Dominio en disputa, no cabe duda a este Experto que el Demandante está realizando una actuación reprobable y consiguientemente, merecedora del calificativo de “mala fe”. Efectivamente, el derecho al asociacionismo que defiende el Demandado no puede ser ejercitado con violación del respeto que merecen los derechos de terceros, ya sean personas físicas o jurídicas, como es la Demandante. De esta manera, la marca ARTICUBE se encuentra atacada directamente por el uso pornográfico en su sentido despectivo y de desprestigio que realiza el Demandado. Con ello se pretende mancillar la reputación de un competidor y, por ello este Experto considera que resulta de mala fe. A este respecto, trae a colación el WIPO Overview of WIPO Panel views on selected UDRP questions, second edition ("WIPO Overview 2.0") que en su punto 1.2. establece (traducción informal del experto): “En este contexto mancillar la reputación se puede referir a aquellas conductas consistentes en vincular el nombre de dominio con pornografía o reflejar información inapropiada en relación a una marca sin la que exista relación alguna” 1 (ver Britannia Building Society v. Britannia Fraud Prevention,Caso OMPI No. D2001-0505).
Por tanto, este Experto concluye que el Nombre de Dominio en disputa ha sido registrado y es utilizado de mala fe en los términos del párrafo 4(a)(iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el Nombre de Dominio en disputa sea transferido al Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 7 de febrero de 2013
1 “Tarnishment in this context normally refers to such conduct as linking pornographic images or wholly inappropriate information to an unrelated trademark”.
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