신청인: Giorgio Armani S.p.A., 스위스 멘드리소
신청인의 대리인: Studio Rapisardi S.A., 스위스
피신청인: SJ / 정석민, 대한민국(“한국”) 서울
피신청인의 대리인: 정석재 및 김형덕(예지국제특허법률사무소), 한국 2. 도메인이름 및 등록기관
분쟁도메인이름 은 Korea Server Hosting Inc. 에 등록되어 있다. 3. 행정절차 개요
신청인은 분쟁해결신청서를 2013년 2월 5일 세계지식재산기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라 함)에 제출하였다. 센터는 2013년 2월 5일 Korea Server Hosting Inc.에게 분쟁도메인이름과 관련하여 등록기관 확인 요청서를 이메일로 발송하였다. 2013년 2월 7일 Korea Server Hosting Inc.은 센터에 이메일로 보낸 답변을 통해서 피신청인이 등록인으로 기재되어 있음을 확인하고 등록인의 연락처를 제공하였다 .
센터는 2013년 2월 6일 당사자들에게 영어 및 한국어로 본 사건의 등록약관이 한국어로 되어 있음을 알렸다. 2013년 2월 8일 신청인은 절차상의 언어를 영어로 할 것을 요청하였고, 피신청인은2013년 2월 8일 절차상의 언어를 한국어로 할 것을 요청하였다. 2013년 2월 14일 센터는 당사들에게, 적합한 절차상 언어에 대한 최종 결정이 패널의 단독 재량에 있는 한편, 본 사건의 절차상 언어 관련한 여러 사항들과 신청인의 주장, 그리고 영어로 진행하는 것에 대한 피신청인의 강력한 반대 주장을 검토한 결과, 행정절차를 영어로만 받아들이고 개시를 진행할 근거가 불충분한 것을 주지시키고, 신청인에게 분쟁해결신청서를 2013년 2월 19일까지 한국어로 제출할 것을 요청하였다. 2013년 2월 18일 신청인은 한국어로 된 분쟁해결신청서를 제출하였다.
센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 “규정”이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 절차규칙(이하 “절차규칙”이라 함) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(“이하 보충규칙”이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.
센터는 절차규칙 제2조(a)항 및 제4조(a)항에 따라 2013년 2월 19일 분쟁해결신청서를 피신청인에게 공식적으로 통지하고 행정절차를 개시하였다. 절차규칙 제5조(a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감일은 2013년 3월 11일이었다. 피신청인은2013년 3월 11일 답변서를 제출하였다.
2013년 3월 13일 센터는 남호현 패널위원을 본 건의 단독 패널위원으로 선정하였고, 패널은 적법하게 구성되었다. 패널은 절차규칙 제7조에 따라 센터가 요청한 대로 패널위원으로서의 수락 성명서 및 공평성과 독립성 선언서를 제출하였다.
2013년 3월25일 행정패널은 신청인과 피신청인에 대하여 다음과 같은 취지의 1차 행정패널 절차명령을 내렸다.
“1. 본 행정패널은 또한 절차규칙 11조에 의거해 피신청인의 분쟁해결신청서 첨부서류에 대한 한국어 번역 요청에 대해 아래와 같이 결정한다.
절차상의 언어가 등록약관상의 언어가 되어야 한다고 규정되어 있는 절차규칙 제 11조에 따라, 본 패널은 본 절차상의 언어를 한국어로 결정하는 바이다. 관련 등록기관이 센터에 제공한 정보에 따르면, 분쟁도메인이름의 등록에 쓰여진 등록약관상의 언어는 한국어이다.
신청인은 신청서의 한국어 번역문을 제출하였다. 피신청인은 분쟁해결신청서 첨부서류의 한국어 번역 제출을 추가로 요청하였다. 절차규칙 제11조의 정신은 양 당사자의 언어의 사용상의 편이성, 발생할 비용, 번역으로 인한 절차의 지연 및 다른 사항들을 충분히 고려하여 언어 선택상의 공정성을 확보하는 것이다.
당사자의 상황과 관련된 사항을 신중히 검토한 결과 비록 절차상의 언어는 한국어라고 하더라도 절차상의 언어에 관한 신청인의 주장과 절차규칙 제11조의 정신에 비추어 볼 때, 신청인은 첨부서류의 한국어 번역은 제출하지 않아도 되는 것으로 본 패널은 결정한다.
2. 본 행정패널은 본 사건 파일을 검토한 결과, 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 10조 및 12조에 의거해 아래와 같은 절차명령을 내린다.
A. 신청인에 대한 절차명령
(i) 신청인은 상표 EA7 및/또는 EA7을 포함하는 상표의 최초 사용일자, 이들 상표와 관련된 연간 매출액, 광고비 지출액 등 주지성을 입증하는 추가 자료를 제출할 것;
(ii) 신청인은 분쟁해결신청서의 증거로 제출한 광고 자료의 연월 및 자료의 출처를 밝힐 것.
B. 피신청인에 대한 절차명령
(i) 피신청인이 스캔하여 전자 파일로 제출한 증거는 읽을 수 없는 상태이므로 읽을 수 있는 상태로 증거를 제출할 것.
(ii) 신청인의 상기 절차명령에 따른 제출서류에 대해 추가 답변이 있는 경우, 그에 국한한 답변을 제출할 것.
C. 제출기한 및 방식
(i) 신청인과 피신청인은 상기 2.A 및 2.B.(i)에 따른 서류를 2013년 4월 1일까지 제출하여야 한다.
(ii)피신청인은 상기2.B.(ii)에 따른 서류를 2013년 4월 8일까지 제출하여야 한다.”
1차 절차명령에서 패널은 이 사건의 결정문 제출일을 2013년 4월15일로 연기하였다..
2013년 3월 27일 신청인은 1차 절차명령에 대한 2013년 4월 1일의 제출 기한을 부활절 연휴를 이유로 연장하여 줄 것을 요청하였다. 기간 연장 허락이 되지 않은 상태에서 신청인은 2013년 3월29일 1차 절차명령에 대한 추가 서류를 제출하였다.
본 행정패널은 행정패널의 1차 절차명령에 대한 신청인의 2013년 3월29일자 추가 제출 서류를 검토한 결과, 2013년 4월 4일 절차규칙10조 및 12조에 의거해 아래와 같은 취지의2차 행정패널 절차명령을 내렸다.
“(i) 신청인은 상표 EA7 및/또는 EA7을 포함하는 상표의 최초 사용일자를 밝힐 것;
(ii) 신청인은 분쟁해결신청서의 증거로 제출한 광고 자료의 연월 및 자료의 출처를 밝힐 것;
(iii) 신청인은 2013년3월29일자 추가 제출 서류에 첨부된 증거에 대한 설명 및 증거에 나타난 숫자의 단위를 정확히 밝힐 것;
(iv) 신청인은 2013년 3월29일자 추가 제출 서류의 한국어 번역문을 제출할 것
B. 제출기한 및 방식
(i) 신청인은 상기 서류를 2013년 4월 9일까지 제출하여야 한다.
(ii) 피신청인은 신청인의 추가제출서류에서 주장한 내용에 국한한 추가 답변서를 제출하고자 할 경우에는 그 서류를 2013년 4월 15일까지 제출하여야 한다.”
2차 절차명령에서 본 패널은 이 사건의 결정문 제출일을 2013년 4월19일로 연기하였다.
2013년 4월9일 신청인은 2차 절차명령에 대해 추가 서류를 제출하였고, 2013년 4월15일 피신청인은 1차 및 2차 절차명령에 따라 추가 답변서를 제출하였다. 4. 사실관계
신청인은 EA7 및 EA7 Emporio Armani 상표에 대해 유럽, 미국, 캐나다, 한국을 포함한 다수 국가에 상표 등록을 보유하고 있다. 그 중에서도 대표적인 것은 다음과 같다.
상표: EA7 (“EA”와 “7” 으로 상하 이단 병기 형태)
지정상품 및 지정서비스: 제3류(화장품류), 제25류(의류, 신발류), 제41류(교육업, 광고업) 등 12 개류
국제상표등록번호: 847894
등록일: 2004년12월20일
지정국: 알제리, 프랑스, 한국 등
신청인은 이태리, 한국을 포함한 세계 각국에서 2004년경부터 상표 EA7 및 상표 EA7 Emporio Armani와 함께 사용을 하고 있다.
피신청인은 분쟁도메인이름을 2010년1 월 1 일에 등록하였다. 5. 당사자들의 주장 A. 신청인의 주장
i) 신청서에서의 주장
첫째, 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
신청인이 권리를 가지고 있는 상표는 EA7이고 분쟁도메인이름은 으로 구성되어 있는 바 분쟁도메인이름 중 “. com”은 일반최상위 도메인이름이므로 식별력이 없어 이를 제외하고 판단하면 신청인의 상표와 분쟁도메인이름은 동일하여 양자는 혼동할 정도로 유사하다.
둘째, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다.
신청인은 피신청인에게 EA7을 포함한 신청인의 상표를 사용할 권한을 부여한 바가 없고 피신청인은 EA7이라는 이름으로 알려져 있지도 아니하고 같은 이름으로 상호나 상표를 사용하고 있는 것도 발견할 수 없으므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다.
셋째, 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다.
신청인은 신청인의 상표 EA7 및 신청인의 또 다른 상표 Emporio Armani의 세계적인 주지·저명성에 비추어 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시에 신청인의 상표 EA7의 존재를 알고서 등록하였음이 분명하다. 피신청인은 분쟁도메인이름을 전혀 사용하지 않고 이른바 소극적으로 보유하고 있다. 신청인의 주지·저명한 상표와 동일한 분쟁도메인이름을 소극적으로 보유하는 것도 부정한 목적으로 도메인이름을 사용하는 것으로 인정한 WIPO 사건 결정사례가 있다. 신청인은 피신청인에게 분쟁도메인이름에 대한 신청인의 상표법 및 부정경쟁방지법 위반의 가능성 등을 내용으로 하는 서신을 보낸 바 있으나 아무런 응답이 없었다. 더욱이 피신청인은 “”에 분쟁도메인이름을 판매하려고 올려놓았는데 신청인은 “”을 통하여서도 피신청인에게 연락을 시도하여 보았으나 전혀 응답이 없었다. 이러한 무응답도 부정한 목적으로 인정한 WIPO 사건의 결정사례가 있다.
그러므로 분쟁도메인이름은 신청인에게 이전되어야 한다.
ii) 추가 제출 서류에서의 주장
신청인의 2013년3월29일자 및 4월9일자 추가 제출 서류에서의 주장 내용은 다음과 같다.
2004년 이후 한국의 대리인에게 발행한 청구서에 EA7 및 EA7 Emporio Armani 상표가 표시되어 있는 바 이 청구서는 한국에서 EA7 상표를 붙인 제품을 처음 사용한 날이 2004년 7월 21일임을 보여준다.
엑셀에 포함된 데이터는 2008년부터 2013년까지 한국 고객이 구매한 제품과 금액이 표시되어 있다.
또한 제출된 2004년부터 2007년까지 EA7 상표의 전세계 판매 데이터의 한국에 해당하는 열에서 제품의 수량과 유로 금액을 보여준다. B. 피신청인의 주장
i) 답변서에서의 주장
첫째, 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하지 않다.
피신청인은 분쟁도메인이름을 신청인의 등록상표의 지정상품인 “스포츠 의류” 등과는 전혀 다른 “교육 컨설팅 및 영어 교육”등의 서비스에 사용하고자 등록한 것이므로 신청인의 등록상표와 분쟁도메인이름은 혼동할 가능성이 전혀 없다. 더욱이 신청인의 등록상표 EA7은 신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시부터 현재까지 일반 수요자를 기준으로 주지·저명하지 않으므로 신청인의 등록상표와 분쟁도메인이름 사이에 혼동의 우려는 없다.
둘째, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있다.
피신청인은 분쟁도메인이름을 이용한 교육사업을 준비 중에 있다. 이와 관련한 상표 등록 출원도 준비하고 있다. 특정 사업을 영위하는 경우 준비 기간이 반드시 필요하고 따라서 해당 사업에 따른 관련 상표권의 확보에도 시간이 걸린다. 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용하여 영위하고자 하는 사업은 신청인의 등록상표와는 전혀 무관한 교육업이므로 신청인의 상표권과는 무관하고 따라서 분쟁도메인이름의 사용에 대해서 신청인에게 동의를 받을 이유가 전혀 없다. 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 전혀 사용하지 않고 있는 것을 두고 악의적인 소극적 보유로서 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 사용하고 있다고 주장하고 있으나 피신청인은 사업의 준비를 위한 준비기간이 필요한데 준비 기간 중 분쟁도메인이름을 사용하지 않고 있는 것을 두고 악의적인 사용이라고 주장하는 것은 성립할 수 없다. 이러한 사실은 신청인 회사 조차도 자신들이 보유하고 있는 일부 도메인이름에 대하여는 사용하고 있지 아니한 것으로부터도 알 수 있다. 피신청인은 교육업에 관한 열망이 있었고 특히 영어 분야에 대한 교육 사업으로 전 세계 한국인 ESL 학생과 원어민을 이어주는 솔루션 시스템에 관하여 상호명은 아이에세이(iEssay)로 정하고 2010년 3월12일에 도메인이름을 등록하였다. 2011년 1월17일에는 “아이에세이” 상호명으로 사업을 개시하고 솔루션 개발에 착수하였다. 분쟁도메인이름도 교육지원사업을 의미하는 Education Aid의 두문자 “EA”에 행운의 숫자 “7”을 결합하여 구성한 것이다. 피신청인은 현재 3D 렌즈 관련 사업을 주로 하는 ㈜SM 옵티컬의 대표로서 영업 활동을 활발히 하고 있으며 관련 특허 출원도 하고 동시에 교육 관련 사이트인 “www.”의 운영을 준비 중에 있다.
피신청인은 2012년 9월14일 실제 교육업을 운영하기 위하여 분쟁도메인이름의 웹호스팅을 신청하였고, 2013년 1월17일에는 피신청인이 감사로 있는 ㈜ 강남 온라인을 통하여 “번역, 통역 및 교정에 관련되는 일체의 서비스업”을 사업 목적에 추가하였다. WIPO 사건의 결정사례에서도 “구체적인 사업이 현재 없더라도 유사한 사업을 수행해온 경험이나 관련 사업을 수행할 계획이 있으면 피신청인의 정당한 권리와 이익을 인정할 수 있다”고 명시하고 있다 (Easyspace Limited v.김윤재, WIPO Case No. D2002-0452 ). 그러므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 관하여 정당한 이익을 가지고 있다.
셋째, 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 신청인의 주장은 성립되지 않는다.
신청인이 제출한 신청인 상표의 주지·저명성을 입증하기 위한 자료에 EA7 상표의 노출이 없는 것이 대부분이며, 신청인이 인용한 WIPO 사건의 결정사례 중 신청인의 주장이 받아들여진 예는 모두 ARMANI 상표의 주지 · 저명성과 기타 정황을 고려한 것이므로 해당 사건의 피신청인의 분쟁도메인이름의 사용에 있어서 정당한 이익이 없고 도메인이름 사용에 있어서 부정한 목적의 존재를 추정할 수 있었기 때문인데, 사안을 달리하는 이 건에 있어서는 참고할 바가 아니다. G. A. Modefine S.A. v. A.R. Mani, WIPO Case No. D2001-0537 사건과 GA Modefine S.A. v. Sparco P/L, WIPO Case No. D2000-0419, 사건에서 신청인의 양도 신청은 거절되었다는 사실은 이를 더욱 명백하게 보여주는 것이다. 이 사건은 ARMANI에 대한 사안이 아니라 이들의 서브브랜드인 EA7상표에 관한 사안이라는 점에서도 신청인이 인용한 WIPO 사건의 결정사례는 이 사건에 적용할 수 없다.
신청인은 EA7 및 EA7 Emporio Armani의 상표가 ARMANI 상표처럼 전세계적으로 잘 알려진 유명한 상표이기 때문에 EA7 상표에 대한 법적 권리의 존재를 알지 못했을 가능성은 희박하다고 주장하고 있으나, 신청인은 EA7 자체에 대한 주지성은 입증하지 않은 채 ARMNI 상표가 유명하므로 EA7 상표의 존재를 알지 못했을 가능성은 희박하다는 주장은 논리적으로 맞지 않는다.
신청인은 피신청인에게 다양한 방법으로 연락을 시도하고 피신청인을 찾아보려고 노력하였으나 찾을 수도 없었으며 신청인의 연락에 대하여 피신청인이 전혀 응답을 하지 않은 것도 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 사용한 것에 해당한다고 주장하고 있으나, 피신청인은 WhoIs 정보에 이메일 주소를 노출하였는데도 이메일을 통해서는 연락하지 않고 일반 우편으로 연락하고서 연락이 되지 않았다거나 응답을 하지 않았다고 주장하는 것은 납득이 되지 않는다. 실제로 피신청인은 신청인으로부터 어떤 서신도 접수한 바가 없다.
신청인은 피신청인에 대하여 조사를 한 바 있으나 발견하지 못한 사실이 피신청인의 악의가 있는 것으로 주장하고 있으나 이 주장 역시 논리적으로 성립하지 않는다.
피신청인은 “”으로부터 분쟁도메인이름을 판매하라는 제안을 받은 적이 있었지만 신청인이 보낸 것인지 알 수 없었고, 신청인이 연락을 취하려 시도했다는 주장은 신청인측의 일방적인 주장에 불과하다. 오히려 피신청인이 악의를 가지고 있었다면 더욱 적극적으로 임하는 것이 상식이라 할 것이므로 피신청인이 판매 제안에 대해 응답을 하지 않은 것을 근거로 피신청인에게 부정한 목적이 있었다고 하는 신청인의 주장은 억지다.
규정 제4조 (a)(iii)항을 적용하기 위해서는 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 “등록 및 사용”하고 있음을 입증하여야 하는데 신청인은 분쟁도메인이름이 이 요건에 해당함을 입증하지 못하였다.
ii) 추가 답변서에서의 주장
피신청인의 2013년 4월15일자 추가 답변서에서의 주장은 다음과 같다.
첫째, 신청인이 제출한 자료들이 신청인의 상표 EA7의 주지성을 입증할 수 있는 지 매우 의문이 들 뿐만 아니라 신청인의 상표 EA7이 전세계적으로 유명하다는 신청인의 주장과 증거로 제출된 자료는 일반적으로 주지· 저명한 브랜드의 매출 실적과는 현저히 차이가 난다는 점에서 신청인의 상표 EA7의 주지성을 인정하기에는 부족하다.
신청인이 제출한 “450310_co_def Worldwide_sales__detail_of_Korea_” 증거자료를 살펴보면, 한국에서 연평균 1억 원 정도의 매출 실적을 기록하고 있는데 한국에서 조사 대상 502개 브랜드의 연간 매출액은 300억 원 내지 500억 원 정도에 이르고 이러한 브랜드조차 반드시 주지성을 획득하였다고 보기 어렵다. 주지성 있는 브랜드의 경우 연간 수천억 원의 매출액을 기록하고 있는 점에 비추어 보면 한국에서 연간 1억 원 정도의 매출 실적만을 기초로 신청인의 상표 EA7이 주지성을 얻었다고 하는 신청인의 주장은 성립할 수 없다.
신청인은 증거로 제출한 광고자료의 연월 및 자료의 출처를 밝힐 것을 행정패널의 명령에 의하여 두차례에 걸쳐서 요구 받았음에도 불구하고 이와 관련된 그 어떤 자료도 제출하지 아니하였으며 광고비 지출액 도 제출하지 아니한 점에서도 신청인은 아무런 근거 없이 신청인의 상표 EA7의 주지성을 주장하고 있음을 알 수 있다. 6. 검토 및 판단
절차규칙 제15조 (a)항에 의거하여 패널은 “규정, 절차 규칙, 그리고 적용된다고 생각되는 모든 규칙 및 법률의 원칙에 따라 제출된 진술 및 문서에 기초하여 그 분쟁해결신청에 대한 결정을 내려야 한다”라고 규정하고 있다.
규정의 제4조 (a)항에 의거하여 도메인이름을 취소하거나 이전해야 하기를 원하는 경우 신청인은 다음 각 세 가지 요건을 모두 입증해야 한다.
(i) 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 피신청인이 등록한 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것
(ii) 피신청인이 해당 도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것
(iii) 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것 A. 상표와 도메인이름의 동일 혹은 혼동을 일으킬 유사성
신청인이 상표 EA7에 대해서 한국을 비롯한 세계 각국에서 분쟁도메인이름의 등록 전부터 등록상표를 보유하고 있음은 위에서 살펴본 바와 같다. 신청인의 등록상표 EA7과 분쟁도메인이름 을 비교하여 보면 이 분쟁도메인이름의 구성 중 “.com”은 식별력이 없는 일반최상위도메인에 해당하므로 이를 제외하고 보면 양자는 동일하므로 분쟁도메인이름 은 신청인의 등록상표 EA7과 혼동할 정도로 유사하다. 피신청인은 신청인의 등록상표는 그 지정상품이 “스포츠 의류” 인데 반하여 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용하여 하고자 하는 사업은 “교육업”에 관한 것이므로 분쟁도메인이름과 신청인의 상표 사이에는 혼동의 우려가 없다고 주장하고 있으나, 규정 제4조 (a)항의 첫 번째 요건에서는 신청인이 권리를 가지고 있는 상표와 분쟁도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것을 요구할 뿐 해당 상품이나 서비스의 동일 또는 유사 여부까지 요구하지 않고 있으므로 이 점에 관한 피신청인의 주장은 이유 없다. B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익
신청인은 피신청인에게 EA7을 포함한 신청인의 상표를 사용할 권한을 부여한 바가 없고 피신청인은 “EA7”이라는 이름으로 알려져 있지도 아니하고 같은 이름으로 상호나 상표를 사용하고 있는 것도 발견할 수 없으므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다고 주장한다. 이에 대하여 피신청인은 “아이에세이”의 상호로 분쟁도메인이름을 이용한 교육사업을 준비 중에 있으며, 분쟁도메인이름도 교육지원사업을 의미하는 Education Aid의 두음자 “EA”에 행운의 숫자 “7”을 결합하여 구성한 것이다. 피신청인은 현재 3D 렌즈 관련 사업을 주로 하는 ㈜SM 옵티컬의 대표로서 영업 활동을 활발히 하고 있으며, 관련 특허 출원도 하고 동시에 교육 관련 사이트인 “www.”의 운영을 준비 중에 있다고 주장하고 있다. 그러나, 살피건대 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록한지 2년여가 지나도록 분쟁도메인이름을 사용하여 성실하게(bona fide) 상품이나 서비스를 제공한 바가 없고 준비 중이거나 이미 개시한 사업의 상호도 “EA7”과는 전혀 무관하다. 그러므로 본 패널은 분쟁도메인이름에 대한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익이 인정되지 아니한다고 판단한다. C. 피신청인의 부정한 목적
신청인은 신청인의 상표 EA7 및 신청인의 또 다른 상표 Emporio Armani의 세계적인 주지·저명성에 비추어 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시에 신청인의 상표 EA7의 존재를 알고서 등록하였음이 분명하다고 주장하고 있다. 또한 피신청인은 분쟁도메인이름을 전혀 사용하지 않고 이른바 소극적으로 보유하고 있는데 신청인의 주지· 저명한 상표와 동일한 분쟁도메인이름을 소극적으로 보유하는 것도 부정한 목적으로 도메인이름을 사용하는 것으로 인정한 WIPO 사건의 결정사례가 있다고 주장하고 있다.
살피건대 피신청인이 분쟁도메인이름을 전혀 사용하지 않고 소극적으로 보유하고 있는 것이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 사용한다고 인정할 수 있기 위해서는 피신청인의 부정한 목적을 추정할 수 있을 정도로 신청인의 상표가 널리 알려져 있어야 하는데, 신청인의 상표가 널리 알려져 있음을 입증하기 위하여 신청인이 제출한 증거를 살펴보면 그 대부분이 사용 시기를 확인할 수 없는데다 그나마 신청인의 상표 EA7에 관한 광고인지 여부가 불분명하다는 점 (패널의 1차 및 2차 절차명령을 통하여 증거 자료의 출처와 시기를 밝힐 것을 요구한 바 있으나 이 점에 관하여서는 더 이상의 소명이 없다), 신청인의 상표 EA7과 관련한 연간 광고비 지출 규모도 알 수 없다는 점(이 점에 관해서도 절차 명령을 통해 소명을 구하였으나 더 이상의 소명이 없다), 신청인이 패널의 절차명령에 따라 제출한 신청인의 상표 EA7 관련 제품의 한국에서의 연간 매출액 규모를 살펴보면 2005년 52,938 유로, 2006년 48,710 유로, 2007년 92,118 유로이고 전세계의 연간 매출액 규모를 보면 2004년 약3,517,000 유로, 2005년 약9,470,000 유로, 2006년 약9,433,000 유로, 2007년 12,700,000 유로로 연 50억원 내지 연170억원의 매출액에 불과한 점 등을 종합하여 볼 때 이들 매출액 규모만으로는 신청인의 상표의 주지성의 정도가 한국에 위치한 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록 및 사용에 있어서의 부정한 목적을 추정기에는 부족하다고 아니할 수 없다. 신청인은 신청인의 상표 EA7의 주지· 저명성은 신청인의 다른 상표 ARMANI와 주지· 저명성에 비추어 당연히 인정된다는 것을 전제로 하고 있으나 신청인의 상표 EA7이 신청인의 또 다른 상표 ARMANI와 항상 함께 사용한다든지 또는 적어도 상당 부분 함께 사용하고 있음을 입증하지 않는 한 신청인의 그와 같은 주장은 인정되지 아니한다.
신청인은 분쟁도메인이름의 순수한 소극적 보유도 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 사용하는 것에 해당한다고 주장하면서 WIPO사건의 결정 사례 Telstra Corporation Limited v.Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003 결정을 들고 있으나 이 결정사례에서는 언제나 어느 경우에나 소극적 보유를 부정한 목적으로의 사용으로 볼 수 있다는 취지가 아니고 당해 사안의 특별한 상황을 고려하여 그렇게 볼 수도 있다는 것으로서 당해 결정 사례에서 든 특별한 상황 중에는 신청인의 상표가 강한 명성을 가지고 있고 널리 알려져 있음이 포함되어 있는바 이 사건의 경우에는 신청인의 상표 EA7의 주지성의 정도가 약하므로 신청인이 인용한 WIPO 사건 결정사례는 이 사건에 적용될 수 있는 것이 아니라고 할 것이다. 오히려 당해 사건의 정황에 따라 소극적 보유를 부정한 목적으로의 사용으로 인정하지 아니한 결정 사례도 다수 있다. (John D. Polstra & Co., Inc. v. CvsUp Ltd. and John Wesley,WIPO Case No. D2001-0586 참조; 이 사건의 패널은 Telstra 사건을 언급하면서 Telstra 사건에서 소극적 보유를 부정한 목적으로의 사용으로 인정한 5가지 사유 중 하나가 신청인의 상표의 강력한 저명성과 널리 알려져 있는 것이었는데 당해 사건의 신청인 상표는 그 정도로 저명하다거나 널리 알려져 있지 아니하다는 점에서 소극적 보유를 부정한 목적으로의 사용으로 보지 아니하였다) (또한 Do The Hustle, LLC v. Tropic Web,WIPO Case No. D2000-0624 참조; 이 사건에서는 신청인의 상표의 식별력이 약하다는 점과 다른 사정을 함께 고려하여 피신청인의 분쟁도메인이름의 소극적 보유를 부정한 목적으로 사용한 것에 해당하지 않는다고 판단하였다).
신청인은 피신청인에게 분쟁도메인이름에 대한 신청인의 상표권 침해 및 부정경쟁방지법 위반의 가능성 등을 내용으로 하는 서신을 보낸 바 있으나 아무런 응답이 없었으며 이러한 무응답도 부정한 목적으로 인정한 WIPO 사건의 결정사례가 있다고 주장하고 있으나 피신청인은 그러한 서신을 받은 사실이 없다고 답변하고 더욱이 신청인은 WhoIs 등록정보에 분쟁도메인이름의 등록인 연락처로 피신청인의e-mail이 등재되어 있는데도 이를 이용하여 피신청인에게 연락한 사실이 없는 상황을 고려해 패널은 신청인의 이 점에 관한 주장 역시 인정하지 아니한다.
신청인은 “”이라는 대리인을 통하여 분쟁도메인이름을 신청인에게 판매하라는 제안을 한 적이 있는데 이에 대하여도 아무런 응답을 하지 않은 것 역시 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록 및 사용한 것임을 알 수 있다고 주장하고 있으나 피신청인이 신청인에게 분쟁도메인이름을 등록 유지 비용을 초과하는 금액으로 판매하려는 시도를 하지 않은 점 등 이 사건의 상황을 고려할 때, 피신청인이 신청인의 제안에 대하여 응답을 하지 않은 것을 두고(더욱이 피신청인은 제안자가 신청인인지 여부도 몰랐다고 주장하고 있다) 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록 및 사용에 있어서의 부정한 목적이 있다고 단정할 수 없다.
그러므로 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록 및 사용하였다고 하는 신청인의 주장은 성립되지 않는다. 7. 결정
앞에서 검토한 바와 같이 신청인은 “규정” 제4조 (a)항 소정의 3가지 요건 중 적어도 하나의 요건을 성립시키지 못하였으므로 본 행정패널은 절차규칙 제15조에 따라서 신청인의 신청을 기각하기로 결정한다.
남호현
단독패널위원
일자: 2013년 4월19일
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