La Demandante es Inter IKEA Systems B.V. (“Demandante” o “Ikea”), con domicilio en Delft, Países Bajos, representada por Melbourne IT Digital Brand Services, Suecia.
La Demandada es VIAFACTORY, SL, (“Demandada”), con domicilio en Vigo, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa . El registrador del citado nombre de dominio es Dinahosting s.l. (el “Registrador”). 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de febrero de 2013. El 26 de febrero de 2013, el Centro envió al Registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 28 de febrero de 2013, el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El 6 de marzo de 2013, el Centro envió en inglés y en español una comunicación electrónica relativo al idioma del procedimiento. El 6 de marzo de 2013, la Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuese el inglés. La Demandada no presentó ningún comentario al respecto.
El 6 de marzo de 2013, el Centro envió un correo electrónico a la Demandante invitándola a enmendar la Demanda, concretamente el párrafo 6, con respecto a la identificación de la Demandada. La Demandante presentó dos enmiendas a la Demanda, esto es el 6 y 7 de marzo de 2013, respectivamente.
El Centro verificó que la Demanda junto con las enmiendas a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el ”Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda (y enmiendas a la Demanda) a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 13 de marzo de 2013. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 2 de abril de 2013. El Centro recibió dos comunicaciones informales de la Demandada el 7 de marzo de 2013 (en castellano) y 13 de marzo de 2013 (en inglés). Asimismo, el Centro recibió una comunicación electrónica el 13 de abril de 2013 de una tercera persona, en la que indica, en inglés, que él no registró el nombre de dominio en disputa y que se le ha contactado por error.
La Demandada no contestó formalmente a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a las partes el comienzo del proceso del nombramiento del Grupo Administrativo de Expertos el 3 de abril de 2013.
El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 12 de abril de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Conforme a la determinación del Experto, como se verá en la sección 6, el Experto dictará la decisión en español, conforme al párrafo 11.a) del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante tiene registrada la marca comunitaria IKEA bajo el No. 001672997, con fecha de registro 3 de abril de 2002, cubriendo servicios de venta por menor de la clase internacional 35.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 6 de septiembre de 2007.
Tal y como aportó la Demandante en la Demanda, así como la visita que el Centro realizó el 13 de marzo de 2013 al sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa muestra que el sitio Web “www.” se trataría de un blog de decoración que contiene un catálogo en español de la Demandante ,Ikea, así como vínculos a productos tales como cocina, decoración, dormitorio, comedores, salón, novedades de Ikea, así como anuncios publicitarios de fabricantes de otras marcas de muebles y productos en competencia de la Demandante, con sus sitios Web bajo el código de país “.ch”, correspondiente a Suiza, tales como muebles del fabricante “Heine”, sofás del fabricante “Quelle”, mobiliario de verano del fabricante “Topdek”, cocinas del fabricante “Forster”, diseño de interiores de Díaz, automóviles de la casa Toyota nuevos, objetos de decoración del fabricante “Kline”, entre otros. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
En la Demanda, la Demandante sostiene lo siguiente:
El nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de confundirse con la mundialmente famosa marca IKEA de la Demandante. Esta marca es un término inventado, un acrónimo formado con las iniciales del nombre del fundador Ingvar Kamprad, la granja Elmtaryd en la que él se crió y la parroquia Agunnaryd correspondiente a su domicilio. La adición del término “ndo” es irrelevante y no tiene impacto en la impresión general de la parte dominante, el término IKEA, instantáneamente reconocible como una marca mundialmente famosa. La adición del dominio genérico de nivel superior (“gTLD”) “.com” es irrelevante para determinar la similitud existente entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa. Hay un riesgo considerable de que el público percibirá el nombre de dominio en disputa o bien como perteneciente a la Demandante o bien como que hay algún tipo de relación comercial con la Demandante.
La Demandada no tiene ni derechos ni intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa. La Demandada no tiene ni marcas registradas ni nombres comerciales correspondientes al nombre de dominio en disputa, ni ha estado usando la marca IKEA de algún otro modo que le pudiera dar derechos legítimos sobre la misma. La Demandante no le ha dado a la Demandada ni licencia ni autorización para usar la marca IKEA. La Demandada no es un revendedor autorizado de los productos de la Demandante y nunca tuvo una relación comercial con la Demandante. Es muy improbable que la Demandada no haya sabido acerca de los derechos en relación con la marca IKEA al momento de registrar el nombre de dominio en disputa. IKEA es una marca mundialmente famosa. Es bastante obvio que es la fama de la marca IKEA lo que ha motivado a la Demandada a registrar el nombre de dominio en disputa, por lo que no puede sostener que ha estado usando esa marca sin conocer a la Demandante. Esto prueba que los intereses de la Demandada no pueden ser legítimos.
El mero registro de un nombre de dominio no le da a su dueño un derecho o un interés legítimo al mismo. La Demandada no está usando el nombre de dominio en disputa en conexión con una oferta de buena fe de bienes o servicios, sino que intencionalmente ha elegido un nombre de dominio basado en una marca registrada para generar tráfico e ingresos en un blog mediante vínculos patrocinados. De tal modo, la Demandada está usando la marca IKEA y llevando a la confusión a usuarios de Internet hacia sitios Web comerciales y de tal modo está denigrando la marca IKEA. No hay evidencia de que la Demandada use el nombre de dominio en disputa como nombre comercial o de compañía, o tenga algún derecho en el nombre “ikea”. Por lo tanto la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos con relación al nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa se registró y está siendo usado de mala fe. La marca IKEA de la Demandante es reconocida y afamada, con una reputación amplia y sustancial en todo el mundo. Muy probablemente contribuye a ello el valor considerable de la marca IKEA y de su fondo de comercio y es también lo que ha hecho que la Demandada registre el nombre de dominio en disputa. IKEA es una marca denominativa inventada y no se elegiría para usarla a menos que se quisiera crear una impresión de asociación con la Demandante. El nombre de dominio en disputa actualmente está conectado a un blog que contiene vínculos patrocinados. Consiguientemente la Demandada está usando el nombre de dominio en disputa para atraer intencionalmente, con un fin de ganancia comercial, usuarios de Internet a sitios Web mediante la creación de una probabilidad de confusión con la marca de la Demandante en cuanto al origen, afiliación o patrocinio de sus sitios Web.
Debe notarse que el Demandado no agregó a su sitio Web ninguna leyenda aclaratoria (“disclaimer”) sino después de recibir el requerimiento de cese de uso de la marca que le envió la Demandante. B. Demandado
El día 7 de marzo de 2013, el Demandado, por medio de un correo electrónico en español, confirmó la recepción de la Demanda con su documentación. Indicó que, en relación con el nombre de dominio en disputa, la Demandada trabajaba con el apoyo de IKEA Ibérica (“Ikea España”), que dicha empresa le paga viajes a la Demandada para ir a ver sus novedades y le envía regalos para sortear en la Web, y que no sólo conoce a la Demandada sino que la apoya. Por ello, la Demandada está en contacto con Ikea Ibérica para ver si ella resuelve la presente controversia en forma interna. Al mismo tiempo, la Demandada dice estar estudiando la documentación del procedimiento para poder decidir.
En su correo electrónico del 13 de marzo de 2013, la Demandada se disculpa por no haber contestado antes alegando que estuvo enfermo. Aclara que el firmante del correo electrónico es el director de la empresa Demandada, pregunta qué documentos se requieren para probar quién es él y agrega que de todos modos está hablando con el representante de la Demandante y que piensa que puede llegar a un acuerdo sin una disputa.
El Experto nota que aunque la Demandada no está formalmente en situación de falta de personación, en ninguna de sus comunicaciones ha contestado a las alegaciones de la Demandante, como era su carga de acuerdo al párrafo 5.b).i) del Reglamento. 6. Debate y conclusiones
El párrafo 4(a) de la Política establece los siguientes requisitos para poder estimar una demanda:
(i) Que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con una marca de productos o servicios sobre la que la demandante tiene derechos;
(ii) Que la demandada carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
(iii) Que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y se use de mala fe. A. Cuestión Preliminar: el idioma del procedimiento
De acuerdo al párrafo 11.a) del Reglamento, a falta de acuerdo entre las Partes o de una determinación del Experto en otro sentido, fundada en las circunstancias del procedimiento, el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio determina el idioma del procedimiento.
En el presente caso, el acuerdo de registro está en español. Por su parte, la Demandante presentó la Demanda en inglés, solicitando que el procedimiento fuera conducido en ese idioma, o por lo menos, que se permita a la Demandante presentar sus escritos en inglés y que la Demandada pueda hacerlo en español. La Demandante funda su solicitud en que envió a la Demandada un requerimiento de cese de uso de marca en inglés, y que la Demandada nunca lo contestó, ni para responder a las cuestiones planteadas en la carta, ni para declarar que no entendía el contenido. Agrega que si la Demandada no hubiera comprendido el contenido de la carta de requerimiento, lo natural habría sido enviar un breve correo electrónico diciendo que no entendía el contenido de la carta. Un registrante de buena fe que no comprendiera ese contenido respondería enviando un pedido de aclaración. Por último, dice que sería engorroso para la Demandante, y en su perjuicio, que se la obligue a traducir la Demanda entera al español.
Por otra parte, la Demandada no envió respuesta alguna a la comunicación del Centro, redactada tanto en inglés como en español, solicitándole sus comentarios sobre la solicitud de idioma del procedimiento de la Demandante.
Asimismo, el Centro recibió dos breves correos electrónicos de la Demandada. El primero, de fecha 7 de marzo de 2013, redactado en español, firmado por un señor Gómez, dice que entiende que puede usar el idioma español y que está en contacto con la abogada de la Demandante. El segundo correo electrónico, de fecha 13 de marzo de 2013, también firmado por el señor Gómez, está en inglés. Ninguna de esas comunicaciones se refiere a la cuestión del idioma del procedimiento ni al hecho que la Demanda esté en inglés.
Por todo ello, considerando a) que el idioma del acuerdo de registro es el español: b) que el contenido del sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa está mayormente redactado en español: c) que el nombre de dominio en disputa está compuesto por la marca de la Demandante más una terminación que produce un neologismo en español (la terminación del gerundio “-ndo” crearía un verbo de fantasía “ikear”): d) que el país de residencia de la Demandada es España; e) que de la evidencia del expediente surge que la Demandada comprende el inglés suficientemente y que no ha manifestado que no lo comprende; f) que una eventual impugnación de la presente Decisión debería plantearse ante un tribunal de justicia competente en España, y g) que la Demandada no ha declarado que no comprende el inglés, ni ha solicitado que se traduzca al español, el Experto determina, conforme al párrafo 11.a) del Reglamento dictar esta Decisión en español, sin requerir que la Demanda sea traducida. B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Por virtud de los numerosos registros de marca de los que es titular la Demandante, ésta ha probado, a satisfacción del Experto, que es titular de derechos sobre la marca IKEA. (Ver sección 4, Supra.)
El nombre de dominio en disputa incorpora la marca IKEA de la Demandante en su integridad y simplemente le agrega la terminación “ndo”, típica del gerundio español así como el gTLD “.com”. De tal modo, el término “ikeando” carece de un sentido propio. De hecho, el nombre de dominio en disputa no se distingue de la marca IKEA, sino que más bien refuerza la impresión de asociación con ella. Por lo tanto, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa es similar a la marca IKEA de la Demandante hasta el punto de la confusión.
Por todo ello, el Experto determina que se ha cumplido con el requisito del párrafo 4.a)i) de la Política. C. Derechos o intereses legítimos
Está bien establecido por los expertos que aplican la Política, que es carga del demandante crear al menos una presunción o caso prima facie de que el demandado carece de todo derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio. Una vez que el demandante cumple con esa carga, toca entonces al demandado presentar alegaciones y evidencia de que tiene, al menos, algún derecho o interés legítimo en relación al nombre de dominio en disputa.
En el presente caso, la Demandante sostiene que la Demandada no tiene ni marcas registradas ni nombres comerciales correspondientes al nombre de dominio en disputa, que no ha estado usando la marca IKEA de algún otro modo que le pudiera dar derechos legítimos sobre la misma, que la Demandante no le ha da ni licencia ni autorización para usar la marca IKEA, que no es un revendedor autorizado de los productos de la Demandante y que nunca tuvo una relación comercial con la Demandante. Además, afirma la Demandante que es muy improbable que la Demandada no haya sabido acerca de la marca IKEA al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, ya que es mundialmente famosa.
Por su parte, la Demandada afirma, en uno de sus correos electrónicos, que trabajaba con el apoyo de IKEA Ibérica, que dicha empresa paga a la Demandada viajes para ir a ver sus novedades que Ikea le envía regalos para sortear en la Web, y que Ikea no sólo conoce a la Demandada sino que la apoya. Sin embargo, la Demandada no ha presentado prueba alguna ni de dicha alegada relación, ni de sus alegados contactos con Ikea. Tampoco explica la Demandada por qué el sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa contiene anuncios publicitarios de competidores de la Demandante y de automóviles Toyota.
En suma, la Demandante ha probado que la Demandada está utilizando la marca de la Demandante para atraer a usuarios de Internet a un blog así como anuncios publicitarios, entre otros, de competidores de la Demandante, con lo que resulta claro que no está haciendo un uso actual ni preparando un uso futuro del nombre de dominio en disputa en conexión con una oferta de buena fe de bienes o servicios conforme al párrafo 4.c)i) de la Política. En opinión del Experto, la Demandada tampoco está haciendo un uso leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca IKEA de la Demandante con ánimo de lucro, en los términos del párrafo 4.c)iii) de la Política, sino más bien todo lo contrario. Asimismo, la Demandada no se denomina corrientemente por el nombre de dominio en disputa o con un nombre correspondiente al mismo, conforme al párrafo 4.c)ii).
De todo ello el Experto concluye que está probado que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa, por lo que entiende cumplido el párrafo 4.a)ii) de la Política. D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La marca IKEA es famosa o por lo menos muy conocida en el sector del mueble y objetos de decoración para el hogar. Teniendo en cuenta además que la Demandada presenta en el sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa productos de la Demandante, además de incluir anuncios publicitarios y vínculos que dirigen a los visitantes de la página hacia competidores de la Demandante, es evidente que la Demandada conocía de sobra a la Demandante, su marca IKEA y los productos que esa marca distingue y que la tuvo en mira al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, con lo el Experto considera probado el requisito de registro de mala fe.
En cuanto al uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, ya se vio más arriba que la Demandada utiliza la famosa marca IKEA en el sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa para atraer usuarios de Internet a un blog, presumiblemente interesados en conectarse con la Demandante y sus productos, aprovechando la confusión de los mismos para generar un beneficio económico a la Demandada vía comisiones o un esquema del tipo “pay-per-click”, desviando clientela potencial de la Demandante hacia competidores de la misma, o hacia fabricantes de otros productos que nada tienen que ver con la Demandante. En opinión del Experto, eso es claramente una circunstancia de registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa conforme al párrafo 4.b)iv) de la Política.
El Experto considera que se cumple el párrafo 4.a)iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Roberto Bianchi
Experto Único
Fecha: 26 de abril de 2013
Full & Egal Universal Law Academy