La Demandante es Garoa, S.A. con domicilio en San Sebastián, España, representada por Olleros Abogados, España (en adelante, la “Demandante”).
La Demandada es In División Norte, S.L. con domicilio en San Sebastián, España (en adelante, la “Demandada”). 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (en adelante, el “Nombre de Dominio”).
El registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM (en adelante, “NICLINE.COM”). 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 13 de marzo de 2013. El 14 de marzo de 2013, el Centro envió a NICLINE.COM por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 15 de marzo de 2013, NICLINE.COM envió al Centro, por vía de correo electrónico, su respuesta desvelando el registrante y los datos de contacto del Nombre de Dominio los cuales difieren del nombre de la Demandada y los datos de contacto señalados en la Demanda. El 19 de marzo de 2013, NICLINE.COM informó al Centro que había habido un error y confirmó que la Demandada era el registrante del Nombre de Dominio.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 20 de marzo de 2013. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de abril de 2013. La Demandada no contestó formalmente a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 11 de abril de 2013.
El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 18 de abril de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Idioma del procedimiento
A efectos de decidir sobre el idioma del presente procedimiento, de acuerdo con los criterios expresados en numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, Guillermo J. Fesser Pérez de Petinto y Juan L. Cano Ambros v. r&t y Tino Hernández,Caso OMPI No. D2000-0201; CPS 1 Realty LP. v. DomainA,Caso OMPI No. D2005-0869; Colombo Franchising Ltda. v. Mehdi Tchavosinia,Caso OMPI No. D2006-1572; o General Electric Company, GE Osmonics Inc. v. Optima di Federico Papi,Caso OMPI No. D2007-0645), deben tenerse en cuenta factores como el origen geográfico y lugar de residencia de las partes, las capacidades lingüísticas mostradas tanto antes del procedimiento como durante el mismo, los costes y retrasos que pueda suponer la adopción de una u otra lengua para el procedimiento así como los perjuicios que el uso de una determinada lengua puede ocasionar a las partes.
En este sentido, a pesar de que el idioma del acuerdo de registro del Nombre de Dominio es inglés, el Experto considera probado que ambas partes están domiciliadas en España así como que la Demandada ha probado que cuenta con un conocimiento suficiente del español, ya que el sitio Web que se encuentra relacionado con el nombre de dominio en disputa contiene información en español.
Atendiendo a lo indicado, la solución más lógica parece ser utilizar el español como idioma de este procedimiento, sin que por ello la Demandada vea en forma alguna afectado su derecho de defensa. De este modo, el Experto determina que, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 11 del Reglamento, el idioma del procedimiento es el español. 5. Antecedentes de Hecho A. Demandante
La Demandante es una sociedad española que ha explotado desde 1958 el establecimiento de camping “Camping Igueldo San Sebastián”, ubicado en el barrio Igueldo de dicha ciudad. De conformidad con lo indicado en la Demanda, dicho establecimiento fue el pionero en el sector del camping en San Sebastián, continuando a día de hoy siendo el único establecimiento de dichas características abierto en el mencionado municipio.
A fin de identificarse en el mercado, la Demandante registró ante la Oficina Española de Patentes y Marcas los dos siguientes signos distintivos:
- Nombre comercial No. 281.091 Camping San Sebastián-Donostia, registrado con efectos desde el 3 de octubre de 2008 en la clase 43 del Nomenclátor Internacional.
- Nombre comercial No. 281.090 Camping Donostia-San Sebastián, registrado con efectos desde el 3 de octubre de 2008 en la clase 43 de Nomenclátor Internacional.
Asimismo, la Demandante indica ser titular de los nombres de dominio y , los cuales - en ambos casos - redirigen al sitio Web oficial de la Demandante “”. De hecho, en la página inicial de dicho sitio Web, la Demandante se identifica (tanto en la parte superior como inferior) como “Camping Igueldo”, utilizándose igualmente como dirección electrónica general de contacto la siguiente: “[…]@”. B. Demandada
La Demandada es una sociedad española aparentemente dedicada a la provisión de productos y servicios informáticos. Sin perjuicio de ello, dicha sociedad aparentemente ha actuado tanto respecto del registro como del posterior uso del Nombre de Dominio por encargo de los promotores de un nuevo establecimiento de camping que se localizaría en el barrio de Igara, dentro del municipio de San Sebastián.
Así lo reconoce igualmente la Demandante en su Demanda, al considerar que ha sido la Demandada la que ha actuado como promotora del mencionado camping de Igara. Ello no obstante, el Experto no ha podido constatar de forma clara la implicación de la Demandada tanto respecto al registro y uso del Nombre de Dominio como respecto de la promoción del citado camping, dada la falta de personación de la Demandada en este procedimiento.
De conformidad con la información encontrada en Internet por el Experto, en efecto existe un proyecto de instalación de un camping en el barrio de Igara de San Sebastián. Ello no obstante, conforme a las noticias consultadas, actualmente dicho proyecto se encontraría paralizado por denuncias respecto al cumplimiento de las formalidades administrativas respecto de la construcción del citado establecimiento. C. Nombre de Dominio
La Demandada registró el Nombre de Dominio el 29 de junio de 2012.
En el momento en que se emite esta Decisión, el Nombre de Dominio se encuentra conectado a un sitio web en el que se publicita el inicio de actividades de un camping denominado “San Sebastián”, indicándose que se ubicará en el barrio de Igara. En dicho sitio Web se incluye una descripción de las futuras instalaciones así como los datos de contacto de los promotores de dicho proyecto. Asimismo, se incluye tanto un plano del futuro establecimiento como numerosas fotos de las instalaciones que estarán supuestamente disponibles una vez el citado establecimiento inicie sus actividades. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante alega en su Demanda:
- Que es titular de los nombres comerciales CAMPING DE SAN SEBASTIÁN – DONOSTIA y Camping De Donostia – San Sebastián, respecto a los cuales el Nombre de Dominio introduce un riesgo de confusión dada la similitud existente entre ellos.
- Que existe un riesgo real de que los usuarios de Internet lleguen a creer que existe una conexión real y económica entre la Demandada y la Demandante, por razón de la impresión general de asociación que provoca el Nombre de Dominio con los nombres comerciales de los que es titular la Demandante así como de los nombres de dominio y titularidad de la Demandante. En este sentido, considera ésta que esta circunstancia provoca un riesgo de que se perciba a la Demandada como una filial, franquicia o patrocinada de la Demandante.
- Que la Demandada no ostenta derechos legítimos sobre el Nombre de Dominio por existir los nombres comerciales titularidad de la Demandante, los cuales otorgan a la Demandante un derecho exclusivo de uso de la correspondiente denominación en el tráfico económico. Asimismo, considera la Demandante que el uso del Nombre de Dominio atenta contra las prácticas leales en materia industrial o comercial, ya que la Demandada - en opinión de la Demandante - debió adoptar las medidas pertinentes destinadas a evitar la confusión con los nombres comerciales anteriores titularidad de la Demandante y asegurar que el consumidor percibía que el uso de la denominación “Camping de San Sebastián” era meramente a título informativo. De este modo, la Demandante considera que la Demandada ha pretendido crear la falsa impresión en los consumidores de que su establecimiento sería el único existente en el municipio de San Sebastián, además de generar el mencionado riesgo de crear la imagen de que existe un vínculo entre Demandante y Demandada.
- Que la Demandada, al ser una empresa de reciente creación no ha sido conocida corrientemente por el Nombre de Dominio. Por el contrario, considera la Demandante que la Demandada, atendiendo a como se presenta en la página Web asociada al Nombre de Dominio, se da a conocer como camping de Igara.
- Que la Demandada, al no contar con un interés legítimo sobre el Nombre de Dominio y contravenir con el registro de aquél los derechos previos titularidad de la Demandante, registró el Nombre de Dominio de mala fe. A ello se le suma, en opinión de la Demandante, el hecho de que la Demandada actuó respecto al Nombre de Dominio porque conocía a la Demandante y sus nombres comerciales y pretendió aprovecharse de ellos, situación que podría haberse evitado con una mínima investigación por parte de la Demandada. A fin de acreditar con más detalle lo anterior, la Demandante considera que dicho conocimiento de sus nombres comerciales era obvio, atendiendo a la notoriedad que los mismos han adquirido al menos en el municipio de San Sebastián dado que la Demandante ha venido desarrollando sus actividades desde 1958.
- Que, atendiendo a lo anterior, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante. B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones del Demandante ni se ha personado de forma alguna en el presente procedimiento. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
- Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de las marcas en las que la Demandante tiene derechos;
- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y
- Acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe.
A continuación, se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso. No obstante, antes de entrar en dicho análisis, el Experto desea remarcar que el mismo se basará exclusivamente en las disposiciones de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional.
Este es el marco jurídico específicamente designado para decidirse en procedimientos como el presente. En este sentido, el Experto no entrará en el análisis de las cuestiones planteadas desde el punto de vista de otra normativa, como serían las normas españolas de protección de marcas o de competencia desleal. Lo contrario supondría no tan sólo un abuso en sus funciones sino la invocación de una normativa respecto a la cual no tiene las prerrogativas frente a las partes que puedan corresponder a la autoridad competente para ellos (los tribunales).
De este modo, las conclusiones que se deriven de la presente Decisión deberán entenderse necesariamente adscritas a la Política, sin que - en opinión del Experto - sean susceptibles de exportación inmediata a otros ámbitos como, por ejemplo, un procedimiento judicial basado en la normativa de marcas o de competencia desleal españolas. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El primero de los elementos requeridos por la Política es que el Nombre de Dominio pueda considerarse idéntico o similar hasta el punto de causar confusión respecto de los derechos invocados por la Demandante.
En este sentido, y de forma preliminar, debe analizarse si el nombre comercial tal y como se encuentra regulado por la normativa española puede interpretarse como equiparable al concepto de “marca” previsto por la Política. A tal efecto, cabe recordar numerosas decisiones que, efectivamente, han considerado que en el marco del derecho español los nombres comerciales tienen un régimen jurídico prácticamente idéntico al de las marcas, por lo que parece que el nombre comercial podría ser aceptado como “marca de productos y servicios”, para efectos de la Política. Así se ha interpretado, entre otras, en las decisiones Metro de Madrid, S.A. v. Ignacio Allende Fernández,Caso OMPI No. D2000 0768; Banca March, S.A. v. D,Caso OMPI No. D2000 1341; o Eco Green Palet, S.L. v. Juan Miguel Rodríguez Lumbreras, Caso OMPI No. D2005-0050. En el presente caso, el Experto está dispuesto a considerar los derechos invocados por la Demandante como asimilables a marcas de productos o servicios y por lo tanto referirá a estos derechos como tal, es decir, como las marcas de la Demandante.
Habiendo confirmado la validez, a efectos de la Política, de los derechos invocados por la Demandante para basar sus pretensiones, el siguiente punto a dilucidar es las marcas de las que es titular son idénticos o confusamente similares respecto del Nombre de Dominio. En este sentido, si se realiza una comparación entre ellos, se detectan las siguientes diferencias:
- El Nombre de Dominio se compone de la denominación “campingdesansebastian” mientras que al menos una de las marcas se basa en la denominación “Camping San Sebastián – Donostia”.
- El Nombre de Dominio no incluye espacios y concluye con el sufijo “.com”
Seguidamente se analizarán si dichas diferencias son lo suficientemente relevantes como para descartar cualquier identidad o similitud hasta el punto de crear confusión entre los Nombres de Dominio y los nombres comerciales alegados por la Demandante.
Por lo que respecta a la primera de las diferencias señaladas, no parece que la inclusión en el Nombre de Dominio de la preposición “de” así como del nombre “Donostia” (San Sebastián en euskera) en las marcas de la Demandante permita descartar la similitud hasta el punto de crear confusión con respecto a las mencionadas marcas de la Demandante. Por el contrario, el Experto considera que: (i) el núcleo distintivo del Nombre de Dominio y de las mencionadas marcas es común, basándose en los términos “Camping”, “de” y “San Sebastián”; y (ii) la inclusión de la preposición “de” en el Nombre de Dominio y el nombre “Donostia” en las marcas de la Demandante no hacen más que complementar el mencionado núcleo distintivo, sin modificar la percepción intuitiva del citado núcleo distintivo.
Tampoco parece que la ausencia de espacios o la inclusión del sufijo “.com” en el Nombre de Dominio pueda considerarse como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en New York Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; A & F Trademark Inc., Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night Inc., Caso OMPI No. D2003-0172; o Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. Oscar Espinosa Comín, Caso OMPI No. D2005-1029.
Atendiendo a lo anterior, el Experto considera que la Demandante ha acreditado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El apartado 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el correspondiente Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política. En concreto, tales supuestos son:
(i) Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
(ii) Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios.
(iii) Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
En relación con este segundo elemento, cabe recordar que en el marco de la Política se ha consolidado la interpretación de que el principio general de que la carga de la prueba recae sobre la parte demandante debe relajarse en relación con este segundo elemento. De este modo, la Demandante debería simplemente acreditar de forma preliminar la existencia de elementos que permitieran interpretar que la Demandada, en efecto, no ostenta un derecho para que sea después la parte demandada la que tenga que refutar esta acreditación.
Dicha acreditación preliminar debería bastar respecto de los deberes de prueba de la Demandante respecto de este segundo elemento, sin perjuicio de lo que posteriormente acreditara la Demandada. Así se ha establecido de forma recurrente en decisiones como por ejemplo, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., Caso OMPI No. D2003-0455; Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., Caso OMPI No. D2004-0110; Banco Itau S.A. v. Laercio Teixeira, Caso OMPI No. D2007-0912; Malayan Banking Berhad v. Beauty, Success & Truth International, Caso OMPI No. D2008-1393; o Accor v. Eren Atesmen, Caso OMPI No. D2009-0701.
Atendiendo a lo anterior, el Experto se enfrenta a unas circunstancias que dificultan determinar si este segundo elemento de la Política concurre o no en el presente caso. En este sentido, por un lado se podría considerar que la Demandada (si realmente fuera una entidad vinculada a la explotación de un camping en el municipio de San Sebastián con base, entre otros elementos, en el Nombre de Dominio que - tal y como se analizará con mayor detalle en el punto siguiente de esta decisión - se podría interpretar como basado en una denominación genérica) habría utilizado el Nombre de Dominio en relación con un proyecto legítimo como es el de explotación de un establecimiento de camping.
Ello no obstante, la Demandada no ha presentado argumento alguno para explicar su actuación e intereses respecto del Nombre de Dominio. Es más, de acuerdo con la información registral a la que ha podido acceder el Experto, la Demandada tiene por objeto social la prestación de servicios informáticos, por lo que la explicación más sencilla a tal respecto sería que la Demandada por sí misma no es la sociedad implicada en el desarrollo del proyecto de camping en el barrio de Igara, sino que es un prestador de servicios técnicos que ha sido encargado por los promotores del mencionado proyecto para registrar el Nombre de Dominio y desarrollar el sitio Web vinculado a dicho proyecto. No obstante, dichas interpretaciones deben limitarse al campo de la conjetura, atendiendo al hecho de que no se basan en elemento probatorio alguno.
Teniendo en cuenta lo anterior, y dado el desafortunado silencio de la Demandada, el Experto debe considerar que la Demandante ha aportado elementos suficientes para considerar (al menos preliminarmente) que la Demandada no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Por último, la Política exige que la Demandante pruebe que la Demandada registró y ha utilizado de mala fe el Nombre de Dominio. A este respecto, debe volverse a incidir en el hecho de que el objeto del presente procedimiento se limita a la evaluación de la actuación de la Demandada respecto del Nombre de Dominio en el marco exclusivo de la Política, sin poderse aplicar otros elementos normativos como serían la legislación marcaria o de competencia desleal españolas.
En este caso, el Nombre de Dominio se compone de una denominación con una evidente componente genérica, como es “Camping De San Sebastián”. En este sentido, y en relación con este tercer elemento, el Demandante debería probar que la Demandada, al registrar el Nombre de Dominio, tenía la intención de aprovecharse de los derechos dimanantes de los nombres comerciales de su titularidad.
En este sentido, y tal y como se ha indicado anteriormente, el Experto considera que la denominación de la que se compone el Nombre de Dominio tiene un doble carácter: tanto un carácter descriptivo general (haciendo referencia a un tipo de establecimiento ubicado en un determinado municipio) y un carácter distintivo (derivado de la titularidad de la Demandante de dos nombres comerciales o marcas de productos o servicios). De este modo, al evaluar la eventual intención que tuvo la Demandada al registrar el Nombre de Dominio, debe hacerse un examen basado en este doble carácter.
Así, a fin de poder considerar que la Demandada no estaba pretendiendo utilizar el carácter descriptivo del Nombre de Dominio, sino que pretendía aprovecharse de forma ilegal del carácter distintivo del mismo (cuyo uso debería corresponder en exclusiva a la Demandante, atendiendo al registro de sus nombres comerciales o marcas de productos o servicios), la Demandante debería acreditar que no existen dudas respecto a la intención de la Demandada de aprovecharse de sus nombres comerciales o marcas de productos o servicios al registrar el Nombre de Dominio.
A fin de decidir sobre este punto, parecería que el elemento clave sería que la Demandante acreditara que la denominación de la que se compone el Nombre de Dominio debería entenderse de forma inequívoca dirigida a ella y las actividades empresariales a las que sus nombres comerciales se refieren. Así, deberían aportarse pruebas que permitieran descartar un uso genérico de tal denominación por parte de la Demandada, atendiendo al hecho que el nombre “Camping de San Sebastián” debería percibirse como directamente vinculado a la Demandante.
A este respecto, el Experto alberga dudas sobre dicha asociación indudable entre el nombre “Camping de San Sebastián” y la Demandante. A tal efecto, deben tenerse en cuenta factores como los siguientes:
- Por un lado, el Experto ha podido comprobar que la Demandante se presenta en su página Web y en numerosos medios de comunicación como “Camping Igueldo” (siendo Igueldo el barrio del municipio de San Sebastián donde las correspondientes instalaciones de la Demandante se encuentran ubicadas). Es más, habiendo consultado la base de datos pública de la Oficina Española de Patentes y Marcas, el Experto ha podido comprobar que la Demandante es titular de dos marcas CAMPING IGUELDO con una significativa anterioridad respecto a los nombres comerciales alegados en este procedimiento (habiéndose registrado dichas marcas en 1981 y 2004).
- Habiendo consultado diversas guías de campings y sitios Web de turismo, el Experto ha podido comprobar que la Demandante se identifica en los mismos con la denominación “Camping Igueldo”. Asimismo, habiendo introducido los términos “Camping San Sebastián” en diversos motores de búsqueda en Internet ha encontrado resultados referidos a la Demandante, pero también a otros operadores de establecimientos de camping (incluyendo al al que se refiere el sitio Web relacionado con el Nombre de Dominio, incluso sin haber iniciado su actividad).
Atendiendo a lo anterior, el Experto considera que la Demandante no ha acreditado que la denominación “Camping de San Sebastián” se encuentra directa y exclusivamente referida a ella, sino que se trata de una denominación que predominantemente se debe entender como descriptiva. En este sentido, el registro del Nombre de Dominio por parte de la Demandada a fin de vincularlo a una página Web anunciando las instalaciones y servicios de un establecimiento de camping ubicado dentro del municipio de San Sebastián no parece una actuación de mala fe, en el sentido previsto por la Política.
Esta interpretación se ajusta a la seguida por otros grupos de expertos que han decidido en casos parecidos al planteado en el presente procedimiento. Así fue en Comexpo Paris v. Visiotex S.A., Caso OMPI No. D2000-0792, (relativo al nombre de dominio ); Keystone Publishing, Inc. v. UtahB, Caso OMPI No. D2004-0725, (relativo al nombre de dominio ); o en Pinnacle Intellectual Property v. World Wide Exports, elCaso OMPI No. D2005-1211 (relativo al nombre de dominio ).
Atendiendo a lo anterior, el Experto considera que la Demandante no ha probado la concurrencia en este caso del tercero de los elementos requeridos por la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único
Fecha: 15 de mayo de 2013
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