La Demandante es Mapfre Familiar, Compañía De Seguros Y Reaseguros, S.A. con domicilio en Madrid, España, representada por Elzaburu, España.
La Demandada es PRQ Inet KB con domicilio en Estocolmo, Suecia. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es eNom. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de marzo de 2013. El 20 de marzo de 2013 el Centro envió a eNom vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de marzo de 2013 eNom envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto. En el mismo día, la Demandante presentó documentación adicional.
El 27 de marzo de 2013 el Centro envió una comunicación vía correo electrónico e-mail a las partes en relación con el idioma del procedimiento. El 29 de marzo de 2013 la Demandante presentó sus comentarios acerca del idioma que debe ser usado en el presente procedimiento y solicitó que el idioma del procedimiento fuese el español.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 4 de abril de 2013. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de abril de 2013. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 25 de abril de 2013.
El Centro nombró a Rodrigo Velasco Santelices como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 8 de mayo de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
El Grupo Mapfre nace en España en agosto de 1933 como Mutua de Accidentes de Trabajo.
La empresa matriz del Grupo, Mapfre, S.A., tiene como misión principal gestionar, supervisar y administrar la actividad de todas sus filiales, entre otras Mapfre Familiar, a través de las cuales desarrolla su actividad no sólo en el campo de las aseguradoras y reaseguradoras, sino también en otros sectores como el financiero, inmobiliario o el sector servicios.
El Grupo Mapfre está presente en España a través de 423 oficinas directas y 2.732 delegadas, y en otros 46 países a través de sus 243 sociedades.
Mapfre Familiar, en sus más de tres décadas de actividad, ha venido ofreciendo seguros con una amplia gama de coberturas y servicios para el hogar, automóviles y salud, siendo además la división de seguros que mayores ingresos ha reportado en los últimos años en España al Grupo Mapfre, llegando a superar en el 2011 más de 4.500 millones de euros.
Toda la actividad del Grupo Mapfre gira desde su creación en torno a un signo distintivo: la marca MAPFRE. La elección del signo no es fruto de la casualidad, sino que responde a las siglas Mutua de Accidentes de Propietarios de Fincas Rústicas de España del año 1933.
Mapfre Familiar es titular de toda una familia de marcas en torno al distintivo MAPFRE tanto en España como a nivel comunitario e internacional (ver documento N°7)
El registro del nombre de dominio en disputa , fue realizado el 31 de diciembre de 2012. 5. Alegaciones de las Partes A. La Demandante
La Demandante afirma que:
- Mapfre Familiar es titular de toda una familia de marcas en torno al signo distintivo MAPFRE tanto en España como a nivel comunitario e internacional (ver documento N°7)
- El nombre de dominio en disputa está formado de dos elementos unidos por un guión: El primer elemento está compuesto por el término “mapfre”, lo cual supone una reproducción literal de la denominación de la marca renombrada MAPFRE. El segundo elemento está compuesto por le expresión descriptiva “te estafamos”, que evidentemente juega con la denominación del programa de fidelización de “Mapfre Te Cuidamos”.
- El registro de un nombre de dominio que coincide con la marca de un tercero implica una infracción de los derechos de exclusiva del titular de la marca. La infracción es aún más grave si la marca que ha sido incorporada como nombre de dominio es notoria, como es el caso del registro MAPFRE de la actora.
- La Demandada PRQ Inet KB no es comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa.
- La Demandada PRQ Inet KB carece de registros de marca en torno al elemento MAPFRE.
- Mapfre Familiar en ningún momento ha autorizado el registro del nombre de dominio similar a sus marcas.
- El derecho a la libertad de expresión no legitima a PRQ Inet KB el registro de un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con la marca MAPFRE.
- PRQ Inet KB tenía que conocer con anterioridad al registro del nombre de dominio la marca MAPFRE por ser un signo renombrado y aparecer los logotipos en la propia página web.
- PRQ Inet KB puede ejercer su derecho a la libertad de expresión haciendo uso de otro nombre de dominio que no sea idéntico o confundible con la marca MAPFRE.
- PRQ Inet KB no tiene necesidad de registrar el nombre de dominio en disputa en torno a una marca registrada para el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.
- PRQ Inet KB y Gottfrid Swartholm hacen uso de la expresión “te estafamos” junto a la marca MAPFRE con el manifiesto objeto de menoscabar el lema de la Demandante “te cuidamos” y su actividad a través del nombre de dominio .
PRQ Inet KB tal y como se puso de manifiesto en los antecedentes de hecho, han formado parte de otros procedimientos en materia de nombres de dominio ante la OMPI (General Steel Domestic Sales, LLC d/b/a General Steel Corporation v. PRQ Inet KB Caso OMPI No. D2011-1845 ), así como ante la NAF (Microsoft Corporation v. PRQ Inet KB / Gottfrid Swartholm Caso NAF FA1206001450976 ), con decisiones desfavorables en ambos casos para los demandados. Además, son titulares de hasta un total de 417 nombres de dominio. Todo ello evidencia que PRQ Inet y Gottfrid Swartholm conocían a la perfección la política y reglamentación que rige en esta materia y que el registro del nombre de dominio en disputa es abusivo.
- En definitiva, son numerosas las circunstancias que revelan cómo la Demandada no sólo no ostenta derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sino que ponen de manifiesto el registro y uso del mismo de mala fe. B. La Demandada
La Demandada no contestó las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
El artículo 15.a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Demanda sobre la base de:
- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.- Lo dispuesto en la Política Uniforme y en el propio Reglamento.
- De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el panel considere aplicables.
Los presupuestos de admisibilidad de la Demanda contenidos en el apartado 4.a) de la Política Uniforme son:
- Que el nombre de dominio registrado por la Demandada sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos.
- Que la Demandada carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio en disputa y,
- Que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y usado de mala fe. A. Idioma del Procedimiento
La Demandante ha presentado la Demanda en español y ha solicitado que éste sea el idioma de procedimiento, debido a que la página Web a la que redirecciona el nombre de dominio en disputa está íntegramente redactada y desarrollada en español, a su vez, la página va dirigida a los usuarios de habla hispana, ya que no hay posibilidad de visualizar la página en otro idioma distinta al español. En consecuencia, el Experto ha aceptado la solicitud y evidencia presentada por la Demandante para que el idioma del procedimiento en este caso sea el español. B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El nombre de dominio en disputa consiste en la conocida marca MAPFRE y la adición de los términos "teestafamos". En opinión del presente Experto, la inclusión en su totalidad de una marca notoriamente conocida en un nombre de dominio, independientemente de los elementos adicionales que la acompañan, no elimina la evidente identidad entre la una y la otra.
A su vez, la inclusión de elementos adicionales, sean estos peyorativos como en este caso en particular, o de cualquier otro tipo más neutral no disminuye ni elimina en la opinión de este Experto la identidad existente entre la marca registrada y la parte dominante del nombre de dominio en disputa.
En definitiva, este Experto concuerda con lo indicado por la Demandante en el sentido de que la mera adición de un término genérico o descriptivo a una marca renombrada o incluso cualquier otro signo distintivo no basta para disipar el riesgo de confusión.
Este Panel considera que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con la marca registrada MAPFRE por la Demandante. En consecuencia, este Experto constata que el artículo Política 4(a)(i) se ha cumplido. C. Derechos o intereses legítimos
El segundo elemento requiere de la Demandante demostrar que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
Según los términos indicados en el párrafo 4(a) de la Política, es claro que la carga global de la prueba recae sobre la Demandante, sin embargo, la Política proporciona a la Demandada medios para demostrar sus derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si la Demandada no hace uso de estos medios y la Demandante ha establecido una presunción conforme a lo señalado en el párrafo 4(a)(ii), la carga se desplaza a la parte demandada para demostrar lo contrario.
La Demandante afirma que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y no es titular de ninguna marca comercial en relación al nombre de dominio en disputa. La parte Demandada no ha utilizado la marca para la oferta de bienes o servicios y la Demandada no es conocida comúnmente por el nombre Mapfre. La Demandante no ha autorizado a la Demandada a utilizar la marca MAPFRE. No hay ninguna relación entre la Demandante y la Demandada.
La parte Demandada no ha dado respuesta a las alegaciones expuestas por la Demandante, a pesar de habérsele otorgado la oportunidad.
En virtud de lo anterior, uno ya podría considerar que no existen derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada. Sin embargo, este Experto considera importante analizar el uso mismo que le está dando la Demandada al nombre de dominio en cuestión y si este uso es legitimo.
Primeramente, al revisar la página web del caso, este Experto ha podido verificar que la página web se encuentra actualmente activa. A su vez, conforme a lo disponible en dicha página es posible concluir que esta página no le otorga algún beneficio comercial o económico a la Demandada. Por tanto, este Experto debe analizar si el uso dado a este nombre de dominio es legítimo tomando en consideración que se trata de un nombre de dominio que contiene una marca notoriamente conocida seguida por un término peyorativo.
Importante es destacar que este tema ha sido analizado por otros Expertos; al respecto se puede concluir que hay principalmente dos puntos de vista. Aquella opinión de que el derecho a la crítica no se extiende necesariamente a registrar y utilizar un nombre de dominio que es idéntico o confusamente similar a la marca del demandante. Y aquellos que consideran que independientemente de si el nombre de dominio como tal conlleva crítica, el demandado tiene un interés legítimo en el uso de la marca como parte del nombre de dominio si dicho sitio Web tiene por objeto exclusivamente criticar al demandante, siendo este uso justo y no comercial.
Ahora, en la opinión de este Experto, los nombres de dominio en Internet no deberían servir como vehículo negativo para denostar a personas o empresas, ya que este Experto considera que el sistema de nombres de dominio se fundamenta en el principio de la identificación y ciertamente no en el de la descalificación.
En virtud de lo anterior, este Experto considera que no equivale a actuar de buena fe registrar un nombre de dominio cuya parte dominante es la marca de un tercero para criticar a este tercero. El Experto considera que el derecho de criticar no se extiende necesariamente a registrar y usar un nombre de dominio idéntico o similar a la marca de la Demandante. Aunque se podría creer, erróneamente, que el uso que le está dando la Demandada al nombre de dominio en disputa es fruto de su derecho a la libertad de expresión, en opinión de este Experto dicho derecho debe necesariamente ser ejercido sin vulnerar derechos de terceros, como ocurre en este caso con el derecho de propiedad industrial, al usarse sin ninguna autorización la marca registrada MAPFRE.
El Experto considera que esto es especialmente cierto, si además dicho uso produce o puede producir detrimento a la reputación del tercero ajeno, tal como ocurre en la especie, al relacionarse la referida marca comercial con una mención peyorativa como es la expresión “te estafamos”.
En ausencia de una respuesta, y conforme a lo antes indicado, este Experto considera que la Demandante ha cumplido con el segundo elemento, el párrafo 4 (a) de la Política, y ha establecido una presunción de que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Este tercer elemento exige que el demandante demuestre que (1) el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe y (2) está siendo utilizado de mala fe.
El párrafo 4 (b) de la Política establece una lista no exhaustiva de circunstancias que de estar presente, a juicio del Experto, es prueba suficiente de registro y utilización de un nombre de dominio de mala fe.
El nombre de dominio en disputa se compone de la denominación .
Se entiende que cuando se procede al registro de un nombre de dominio, el apartado 2 de la Política implícitamente impone un esfuerzo de buena fe para evitar el registro y uso de nombres de dominio correspondientes a marcas de terceros. La responsabilidad recae sobre el solicitante de un nombre de dominio de realizar las averiguaciones necesarias para garantizar que el registro del nombre de dominio no infringe ni viola los derechos de terceros. Sin embargo en este caso en particular, es imposible presumir que el Solicitante, y ahora Demandada, registró el nombre de dominio en disputa sin ningún tipo de exploración de la posibilidad de violar derechos de terceros, y con aparente indiferencia de si el nombre de dominio en disputa que se registra corresponde a la marca de otra, dado que el nombre de dominio está compuesto por la marca registrada de la Demandante y la mención peyorativa “te estafamos” y de hecho la página web que se encuentra activa alude directamente a la Demandante.
En virtud de lo antes indicado, y en concordancia con lo ya establecido en el apartado anterior, el Experto considera que no es posible concebir un registro y uso de buena fe del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada, ya que este Experto considera que no equivale a actuar de buena fe registrar un nombre de dominio cuya parte dominante es la marca de un tercero para criticar a este tercero. Es más, solo se puede presumir un registro y uso de mala fe ya que la única intención de la Demandada al registrar el nombre de dominio en disputa fue intentar de manera intencionada atraer usuarios de Internet a su sitio Web, con la única finalidad de dañar la reputación de la Demandante y mediante la incorporación de la marca MAPFRE en el nombre de dominio en disputa.
En consecuencia, por todas las razones expuestas, el Experto constata que la Demandante ha cumplido con los requisitos del párrafo 4 (a) (iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones explicadas precedentemente, y en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Rodrigo Velasco Santelices
Experto Único
Fecha: 29 de mayo de 2013
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